ROLEX phản đối dấu hiệu hình vương miện xin đăng ký và nhận định gây tranh cãi của thẩm định viên nhãn hiệu

Một công ty trong nước đã nộp đơn số 4-2017-13527 đăng ký nhãn hiệu hình vương miện cho các sản phẩm thuộc Nhóm 17. Montres Rolex S.A (“ROLEX”) phản đối đơn đăng ký này với lý do dấu hiệu xin đăng ký tương tự gây nhầm lẫn với các Đăng ký nhãn hiệu có trước của họ, cụ thể là (i) Đăng ký nhãn hiệu số 13699  “Hình vương miện” và Đăng ký nhãn hiệu số 13685 “ROLEX, hình”. Dưới đây là các nhãn hiệu có trước và dấu hiệu xin đăng ký:

Phản đối của ROLEX đã bị bác bỏ vì thẩm định viên nhãn hiệu cho rằng: (i) “hình vương miện  xin bảo hộ được thiết kế về tỉ lệ và kích thước khác so với hình vương miện của nhãn hiệu có trước của ROLEX; (ii) hàng hóa của nhãn hiệu xin đăng ký là “màng nhựa (màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói) thuộc Nhóm 17 khác với hàng hóa của các nhãn hiệu có trước là “Kim loại quý và các hợp kim của chúng, các sản phẩm làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng các kim loại này không được xếp ở các nhóm khác; đồ trang sức, đồ kim hoàn; đá quí; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian” thuộc Nhóm 14; (iii) thêm vào đó, nhãn hiệu hình vương miện của ROLEX  “chỉ được biết đến rộng rãi và nổi tiếng với các sản phẩm là “đồng hồ, kim loại quý”.

Dựa trên kết luận của thẩm định viên, Cục SHTT đã có thông báo cấp Đăng ký nhãn hiệu cho dấu hiệu .

Quyết định nói trên gây nhiều tranh cãi. Bởi vì, (i) về ấn tượng tổng thể, sự tương tự về diện mạo và các đặc điểm tạo hình của hình vương miện ở nhãn hiệu có trước và nhãn hiệu xin đăng ký là rất rõ ràng và không thể bác bỏ; (ii) sự khác nhau về kích thước cũng như tỉ lệ các chi tiết không tạo nên sự khác biệt giữa hai nhãn hiệu này,  thêm nữa, (iii) lập luận của thẩm định viên nhãn hiệu rằng “nhãn hiệu hình vương miện của ROLEX  “chỉ được biết đến rộng rãi và nổi tiếng với các sản phẩm là “đồng hồ, kim loại quý” để bác bỏ phản đối cấp văn bằng là trái với quy định tại Điều 74.2.(i) về Khả năng phân biệt của nhãn hiệu (Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2023, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, được viết như sau:

i) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nhãn hiệu nổi tiếng của người khác trước ngày nộp đơn đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;”

Áp dụng quy định nói trên, dù nhãn hiệu xin đăng ký cho các sản phẩm thuộc Nhóm 17 cũng làm ảnh hưởng tới khả năng phân biệt của của nhãn hiệu hình vương miện của ROLEX, và như vậy đáng ra phải bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ./.