Úc: Vụ Botox kiện Protox - Tòa án Tối cao ủng hộ quyết định của Tòa án cấp sơ  thẩm

1. Các nhãn hiêu “Botox” và  “Protox”

Nhãn hiệu Botox

Allergan Inc (Allergan) là chủ sở hữu nhãn hiệu “Botox” đã được đăng ký ở Nhóm 05 cho "chế phẩm dược để điều trị… nếp nhăn" và nhãn hiệu phòng  tại  Nhóm 03 cho hàng hóa  gồm "kem chống lão hóa; kem chống nhăn... mỹ phẩm". các mặt hàng và chế phẩm… mỹ phẩm”.

Allergan không sử dụng nhãn hiệu “Botox” của mình trên hàng hóa Nhóm 03 (mỹ phẩm không chứa thuốc) nhưng đã được đăng ký với mục đích phòng thủ/bảo vệ bằng cách khẳng định danh tiếng của mình với nhãn hiệu cho hàng hóa thuộc Nhóm 05, điều đó có nghĩa là người tiêu dùng có thể tin rằng hàng hóa thuộc Nhóm 03 mang  nhãn hiệu “Botox” có liên quan đến Allergan. Việc đăng ký nhãn hiệu mang tính phòng vệ có thể được dựa vào để khiếu nại vi phạm theo mục 120.

Allergen Inc (Allergen) là nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm thuốc tiêm nổi tiếng được sử dụng trong  trị liệu và thẩm mỹ. Các sản phẩm này áp dụng các  đăng ký nhãn hiệu “Botox” khác nhau của Allergen, bao gồm nhiều loại hàng hóa, trong đó có “kem chống lão hóa; kem chống nhăn”.

Nhãn hiệu PROTOX

Self Care IP Holdings Pty Ltd và Self Care Corporation Pty Ltd (Self Care) đã bán các sản phẩm mỹ phẩm bao gồm các sản phẩm chống nhăn thuộc Nhóm 03 mang dòng chữ "instant Botox^® alternative" (“thuốc thay thế Botox® tức thời") và nhãn hiệu “PROTOX”. Hoạt động tiếp thị và đóng gói của Self Care hiện diện từ BOTOX bằng các cụm từ tổng hợp như “instant Botox^® alternative” và "prolong the look of Botox^{®" (}"kéo dài diện mạo của Botox®").

2. Vụ kiện

Allergan tuyên bố việc sử dụng nói trên, cùng với những hành vi khác, cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu theo Đạo luật Nhãn  hiệu 1995 (Đạo luật) vì nhãn hiệu “PROTOX” tương tự gây nhầm lẫn ' với nhãn hiệu “Botox” và Self Care đã sử dụng nhãn hiệu BOTOX trên các sản phẩm Freezeframe, đóng gói và quảng cáo thông qua cụm từ "instant Botox® alternative".

2.1 Sơ thẩm[1] (1)

Thẩm phán Stewart J nhận định rằng Allergan đã không chứng minh được hành vi vi phạm nhãn hiệu “Botox”, mặc dù PROTOX rất giống với “Botox” về cả hình thức lẫn ngữ âm đến mức người tiêu dùng sẽ nhớ đến “Botox” khi nhìn thấy “PROTOX”, nhưng người tiêu dùng khó có thể nhầm “PROTOX” với “Botox” do danh tiếng phổ biến của các nhãn hiệu “Botox”.

Self Care không sử dụng cụm từ "instant Botox® alternative" làm nhãn hiệu xuất xứ liên quan đến sản phẩm Inhibox, vì cụm từ này được coi là mang tính mô tả và từ “alternative” (“thuốc thay thế”) đã bác bỏ mọi kết luận có thể có rằng có sự liên quan hoặc phê duyệt với nhãn hiệu Allergen hoặc Botox

2.2 Phúc thẩm - Tòa án Liên bang toàn thể[2] (Full Federal Court)

Ủng hộ  kháng cáo của Allergan, Tòa án liên bang toàn thể (Tòa án liên bang) vào năm 2021 nhận thấy trên bao bì của sản phẩm từ “PROTOX” được sử dụng tách biệt với từ FREEZEFRAME. Ngoài ra, cả hai từ đều được trình bày trên nền màu khác nhau. Điều này giúp Tòa án  thấy rằng Stewart J đã đúng khi kết luận rằng “PROTOX” đã được sử dụng làm nhãn hiệu và nó được sử dụng độc lập với nhãn hiệu FREEZEFRAME.

Tòa cho rằng “PROTOX” gần giống “Botox” đến mức có nguy cơ thực sự là PROTOX sẽ đánh lừa hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, họ có thể cho rằng cả hai nhãn hiệu có cùng một nguồn gốc vì sự tương đồng giữa hai từ này ngụ ý có một mối liên hệ.

Do đó, “PROTOX” được coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Allergen theo điều 120 của Đạo luật.

Nội dung mà Self Care nhắc đến Botox đã được thể hiện như nhãn hiệu và gây hiểu lầm, cụ thể:

Tòa án  nhận thấy rằng  Self Care đã sử dụng cụm từ “instant Botox® alternative” như một nhãn hiệu .Mặc dù Toà án chấp nhận rằng từ “alternative” (“thuốc thay thế”) mô tả một khả năng hoặc lựa chọn khác, nhưng nó không ngụ ý rằng nguồn gốc sản phẩm thương mại là khác. Theo đó, việc sử dụng từ “alternative” không bảo vệ Self Care khỏi vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký của Allergan.Hơn nữa dù các từ “instant”  và “alternative” mang tính mô tả, Toà án cho rằng cụm từ "instant Botox® alternative" không được Self Care sử dụng theo cách mô tả thuần túy để phân biệt sản phẩm của mình với các sản phẩm của Allergan. Đúng hơn, nó được sử dụng để biểu thị mối liên hệ nguồn thương mại với các sản phẩm của Allergan và do đó đã cấu thành việc sử dụng làm nhãn hiệu thương mại.

Những phát hiện khác của Tòa án Liên bang bao gồm:

• Cụm từ “instant Botox® alternative” không được sử dụng một cách thiện chí để chỉ ra các đặc tính của sản phẩm, do đó việc bào chữa theo điều 122(1)(b) đã thất bại.

• Cụm từ này  gây hiểu lầm hoặc lừa đảo về hiệu quả (theo Luật Người tiêu dùng Úc), vì nó sẽ truyền đạt cho người tiêu dùng rằng tác dụng của sản phẩm “PROTOX” sẽ kéo dài trong cùng thời gian với tác dụng mà “Botox” đạt được tác dụng.

• Việc đăng ký nhãn hiệu “FREEZEFRAME PROTOX” không cung cấp biện pháp bảo vệ theo điều 122(1)(e) cho việc chỉ sử dụng nhãn hiệu “PROTOX”.

2.3.Tòa án tối cao (ngày 15.3.2023)

- Tòa án tối cao tóm tắt các quyết định của các Tòa án cấp dưới như sau :

Thẩm phán sơ thẩm  nhận thấy rằng việc Self Care sử dụng "instant Botox® alternative” và “PROTOX” không vi phạm nhãn hiệu “Botox” và việc Self Care sử dụng "instant Botox® alternative” liên quan đến chất Inhibox không vi phạm Luật người tiêu dùng .

 Khi kháng cáo,Tòa án Liên bang đã phán quyết rằng cả "instant Botox® alternative” và “PROTOX” đều vi phạm nhãn hiệu “Botox”. Tòa án Liên bang dựa vào danh tiếng của “Botox”, cho rằng “PROTOX” có vẻ giống nhau một cách rõ ràng  vì một số khách hàng tiềm năng sẽ thắc mắc liệu Allergan có quyết định mở rộng sang các sản phẩm mỹ phẩm chống nhăn bôi ngoài da hay không. Toà án cũng cho rằng việc Self Care sử dụng "instant Botox® alternative” đã vi phạm Luật Người tiêu dùng Úc khi tuyên bố rằng tác dụng giảm nếp nhăn của Inhibox sẽ kéo dài, sau khi điều trị, trong một khoảng thời gian tương đương với thời gian đạt được khi điều trị bằng cách tiêm Botox.

- Tòa án Tối cao đã đảo ngược quyết định của Tòa án Liên bang đầy đủ vì những lý do sau:

(i) Vấn đề thứ nhất: Cụm từ “instant Botox® alternative” trên bao bì và trang web của (được mô tả bên dưới) có vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký BOTOX hay không.

Việc sử dụng cụm từ "instant Botox® alternative" không phải là sử dụng  nhãn hiệu Botox.

Tòa án Tối cao nhận thấy rằng thuật ngữ "alternative (“thuốc thay thế") là quan trọng và cụm từ "instant Botox® alternative" được sử dụng theo cách thức  mô tả. Các khía cạnh bổ sung sau đây của bao bì “PROTOX” ngăn cản việc sử dụng Botox® được coi là chỉ dẫn nguồn gốc thương mại: cách thức không nhất quán trong việc sử dụng Botox® của Self Care trên bao bì và trang web; việc đặt Botox® cùng với nhãn  hiệu FREEZEFRAME của Self Care và việc sử dụng tên sản phẩm Inhibox.

(ii) Vấn đề thứ hai được xem xét là liệu việc Self Care sử dụng PROTOX làm nhãn hiệu  có giống với nhãn hiệu BOTOX hay không.

PROTOX” không giống với nhãn hiệu “Botox” của Allergan. Tòa án tối cao cho rằng Tòa án Liên bang  đã sai lầm vì những người có trí thông minh và trí nhớ bình thường khó có thể nhầm lẫn giữa “PROTOX” và “Botox”.Đặc biệt, bằng cách áp dụng những phát hiện của mình dựa trên danh tiếng, Tòa án Tối cao đã bác bỏ lý do của Tòa án phúc thẩm  rằng, dựa trên danh tiếng của BOTOX, có khả năng người tiêu dùng sẽ đưa ra kết luận rằng BOTOX đã “quyết định mở rộng sang các sản phẩm mỹ phẩm chống nhăn bôi ngoài da”.

Các từ BOTOX và PROTOX đủ khác nhau để người mua danh nghĩa không bị nhầm lẫn bởi nhãn hiệu hoặc sản phẩm mà chúng biểu thị. Thực tế là không có bằng chứng về sự nhầm lẫn và nhãn hiệu PROTOX luôn được sử dụng gần với nhãn FREEZEFRAME (như hình trên) cũng có liên quan đến phân tích

(iii) Về danh tiếng nhãn hiệu trong quá trình tố tụng vi phạm.

Khi xác định rằng nhãn hiệu “PROTOX” không tương tự gây nhầm lẫn  với nhãn hiệu “Botox” , Tòa án phải xem xét chi tiết vai trò  đối với danh tiếng  phục vụ mục đích của mục 120(1), trong đó sự  tương tự  gây nhầm lẫn là vấn đề trọng tâm.

Mặc dù cả thẩm phán  cấp sơ thẩm và Tòa án Liên bang  đều coi danh tiếng của nhãn hiệu “Botox” là có liên quan, nhưng điều kỳ lạ là cả hai bên đối nghịch là Allergan và Self Care đã đồng ý trước Tòa án Tối cao rằng danh tiếng của nhãn hiệu đã đăng ký sẽ không được xem xét khi đánh giá mức độ tương tự gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của vấn đề và lịch sử gần đây (có phần nặng nề) của vấn đề này, Tòa án Tối cao đã bổ nhiệm hai luật sư IP có kinh nghiệm làm amicae curiae (còn gọi là  “những người bạn của tòa án”), để phản bác lại các bên. Tuy nhiên, cuối cùng thì amicae curiae đã đồng ý với Allergan và Self Care.

Các quan tòa nhận thấy rằng Đạo luật Nhãn hiệu chỉ quy định bốn trường hợp phải  xét  đến danh tiếng/uy tín  của nhãn hiệu :

• Phản đối việc đăng ký nhãn hiệu theo Điều 60;

• Đăng ký nhãn hiệu phòng thủ theo Điều 185;

• Vi phạm nhãn hiệu “nổi tiếng” theo mục 120(3); Và

• Khi nhãn hiệu (chữ) đã thực sự trở thành từ 'chung' mô tả một sản phẩm cụ thể, theo Điều  24.

Tòa án cho biết những điều khoản này phản ánh sự cân bằng thận trọng giữa các lợi ích khác nhau. Ngoài những trường hợp cụ thể đó, thì “chỉ có việc đăng ký nhãn hiệu mới  quyết định quyền của chủ sở hữu”.Ý kiến  này cũng được hỗ trợ bởi những cân nhắc thực tế. Đưa sự nổi tiếng  vào trình tự đánh giá xâm  phạm sẽ khiến ranh giới độc quyền trở nên không chắc chắn. Tòa án cũng lưu ý đến sự khó khăn và phức tạp của bằng chứng trong việc xác định mức độ nổi tiếng .

3. Nhận xét

Quyết định của Tòa án tối cao  làm rõ vai trò của nổi tiếng trong việc đánh giá hành vi xâm phạm nhãn hiệu, một vấn đề đã gây tranh cãi trong nhiều năm qua. Chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký phải nhớ rằng sự độc quyền của họ chỉ giới hạn ở những chi tiết được ghi trong văn bằng bảo hộ được công khai. Mọi danh tiếng gắn liền với nhãn hiệu hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu đó sẽ không được tính đến khi tòa án có nhiệm vụ đánh giá sự giống nhau gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu của họ và nhãn hiệu bị cáo buộc xâm phạm theo Điều 120.

Trước sự nhẹ nhõm của nhiều nhà quảng cáo, Tòa án Tối cao cũng khôi phục phán quyết của thẩm phán sơ cấp rằng các từ “instant Botox® alternative” chỉ mang tính mô tả và không được sử dụng làm nhãn hiệu . Đây được cho là cách giải thích hợp lý và mạch lạc hơn, và có thể mang lại sự yên tâm cho các công ty đang theo đuổi truyền thống quảng cáo sản phẩm của mình lâu đời bằng cách so sánh với các đối thủ cạnh tranh.

Cũng phải nhân xét rằng nếu vụ việc xảy ra tại Việt Nam có lẽ lập luận của Tòa án Liên bang sẽ dễ được chấp nhận hơn, đặc biệt việc sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền của người khác (trong trường hợp này là nhãn hiệu  “Botox”) trên bao bì  sản phẩm… của một chủ thể cạnh tranh để quảng cáo mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu thì chắc chắn sẽ dẫn đến tranh chấp theo các quy định về bảo hộ nhãn hiệu hoặc chống cạnh tranh không lành mạnh, và hành vi này theo logic thông thường thì khó được thông cảm và  cần phải bị chấm dứt./.

Nguồn : (i) Trade mark owner of PROTOX is all frowns after court decision: What happens if you think someone has copied your trade mark? - Sharon Givoni Consulting; 
(ii) https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/australian-high-court-smooths-out-wrinkle-in-trade-mark-law-reputation-not-relevant; 
(iii) https://www.claytonutz.com/knowledge/2023/march/reputation-and-consumer-confusion-in-trade-mark-infringement-proceedings-the-high-court-weighs-in

(+++)