Hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu do không trung thực

1. Sự việc

Ngày 20/7/2005, Công ty TNHH kỹ thuật TB (Công ty TB) nộp Đơn số 4-2005-08985 đăng ký nhãn hiệu “DESYLOIA” cho  “Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ chuồng nhốt trọ cho gia súc; dịch vụ chỗ ở tạm thời.” thuộc Nhóm 43.

Ngày 16/12/2008, Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) ban hành Quyết định số 26716/QĐ- SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (ĐKNH) số 116243 bảo hộ nhãn hiệu “DESYLOIA” cho các dịch vụ thuộc Nhóm 43 nói trên.

Ngày 09/9/2011, Công ty TNHH DN (Công ty DN) nộp đơn số ĐN1-2011- 00138 đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực của ĐKNH số 116243, với lý do nhãn hiệu DeSyloia có nguồn gốc và quá trình sử dụng của Công ty DN với khách sạn cùng tên  DeSyloia. Bởi vậy, theo quy định của pháp luật, Công ty TB không có quyền đăng ký nhãn hiệu DeSyloia và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với nhãn hiệu này.  

 Ngày 04/9/ 2013, Cục SHTT ban hành Quyết định số 2179/QĐ-SHTT hủy bỏ một phần hiệu lực ĐKNH số 116243, cụ thể là hủy bỏ phần “Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ chỗ ở tạm thời”; phần hiệu lực còn lại chỉ là: “dịch vụ chuồng nhốt trọ gia súc”. Chủ nhãn hiệu đã khiếu nại quyết định này, nhưng ngày 23/7/2014, Cục trưởng Cục SHTT đã ban hành Quyết định số 2310/QĐ-SHTT với nội dung giữ nguyên Quyết định số 2179/QĐ-SHTT nêu trên.

Công ty BZ (được đổi tên từ Công ty BT) tiếp tục khiếu nại các quyết đinh nêu trên của Cục SHTT lên cấp cao hơn là Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH-CN). Ngày 15/7/2016, Bộ trưởng Bộ KH-CN ban hành Quyết định số 1967/QĐ-BKHCN với nội dung không chấp nhận khiếu nại và giữ nguyên các quyết định trước đó của Cục SHTT.

2. Xét xử tại Tòa

2.1 Tòa sơ thẩm (Bản án hành chính sơ thẩm số 29/2017/HC-ST ngày 30/8/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

Ngày 27/7/2016, Công ty BZ khởi kiện ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị  Tòa tuyên hủy Quyết định số 1967/QĐ-BKHCN ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ KH-CN và các Quyết định số 2310/QĐ-SHTT ngày 23/7/ 2013 và số 2179/QĐ-SHTT ngày 04/9/2014 của Cục trưởng Cục SHTT với lý do các quyết định nêu trên là chưa phù hợp, có thể tóm tắt như sau:

(i) Tại thời điểm đơn đăng ký nhãn hiệu  “DESYLOIA” được nộp, Công ty TB là pháp nhân duy nhất thực hiện việc này,  và bởi vậy đã được cấp ĐKNH số 116243 “DESYLOIA”. Công ty DN sử dụng nhãn hiệu De Syloia cho các dịch vụ của mình là xâm phạm quyền nhãn hiệu được bảo hộ của công ty TB;

(ii) Chứng cứ chứng minh  Công ty DN đã sử dụng rộng rãi nhãn hiệu “De Syloia” được nộp tới Cục SHTT đều sau thời điểm Công ty TB đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu DESYLOIA”. Vì thế, việc Công ty TB được cấp ĐKNH  “DESYLOIA” là đúng  quy định pháp luật.

Trong quá trình xét xử, các bên khác đã trình bày ý kiến như sau:

- Ý kiến của Cục SHTT: Công ty BT được lập thành lập năm 2005, trong khi khách sạn mang tên DeSyloia, thuộc Công ty DN, được thành lập từ ngày 05/7/1995 và hoạt động từ ngày 27/8/1995 tới nay, trên một diện tích 300 m2 gồm khách sạn DeSyloia và nhà hàng Cây Cau tại địa chỉ số 17A phố Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội. Tại Quyết định số 2179/QĐ-SHTT ngày 04/9/ 2013 của Cục SHTT đã nêu rõ Công ty DN sử dụng chỉ dẫn thương mại  khách sạn DeSyloia thường xuyên và liên tục từ khi thành lập (1995) tới nay. Do đó, việc Công ty kỹ thuật TB nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “DESYLOIA” trùng với tên khách sạn “DeSyloia” của Công ty DN là không trung thực. Đồng thời Cục SHTT còn nêu rõ tại cùng một thời điểm, Công ty kỹ thuật TB đã tiến hành nộp đơn đăng ký một số nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi của các chủ thể khác nhau. Điều này cho thấy, Công ty kỹ thuật TB cố ý đăng ký các nhãn hiệu đó  nhằm mục đích chiếm đoạt, lợi dụng uy tín, danh tiếng của các chủ sở hữu nhãn hiệu.

- Công ty DN trình bày: Tên khách sạn DeSyloia có nguồn gốc từ tên của bà chủ cũ khu đất King Syloia (người Pháp). DeSyloia là tên thương mại hợp pháp sử dụng cho dịch vụ khách sạn, nhà hàng từ năm 1995 của Công ty DN và được sử dụng ổn định cho đến nay; ngoài ra còn có Bằng khoán điền thổ cấp cho bà King Syloia năm 1936 và xác nhận ngày 06/11/2012 của UBND phường Phan Chu Trinh và Công văn số 217/SVHTTDL-CSLT ngày 15-02-2012 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hà Nội về Khách sạn DeSyloia….

Năm 2011, khi Đội quản lý thị trường đến khách sạn DeSyloia tại 17A phố Trần Hưng Đạo thông báo rằng Công ty DN đang sử dụng trái phép tên thương mại DeSyloia thì Công ty DN mới biết là tên khách sạn DeSyloia đã được Công ty kỹ thuật TB đăng ký nhãn hiệu với Cục SHTT.

Ngày 30/8/2017 của Tòa án NDTP Hà Nội đã ban hành bản án sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH BZ đề nghị hủy Quyết định số 1967/QĐ-BKHCN ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ KH-CN về giải quyết khiếu nại nêu trên.

Ngày 13/9/2017, Công ty BZ có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

2.2  Phiên Tòa phúc thẩm (Bản án số 210/2018/HC-PT ngày 01.6.2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội

2.2.1 Ý kiến của các bên

Bên khởi kiện (Công ty BZ):

Kết luận của Quyết định số 1967/QĐ-BKHCN ngày 15/7/2016 của Bộ KH-CN hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận ĐKNH số 116243 “DESYLOIA” là không chính xác, vì:

(i) Chưa làm rõ sự khác biệt giữa “Desyloia” và “De Syloia”, cho rằng chúng giống nhau dẫn đến quyết định “Desyloia” trong tên “khách sạn De Syloia”  là chữ được bảo hộ với lý do đã dùng trước của Công ty DN  trùng với nhãn hiệu “DESYLOIA” của Công ty TB đã được cấp văn bằng bảo hộ  là thiếu chính xác;

(ii) Cục SHTT không chứng minh được Công ty TB chiếm đoạt tên thương mại của Công ty DN, nhưng lại ra quyết định hủy ĐKNH của Công ty kỹ thuật TB là gây tác động không tốt đến môi trường kinh doanh của Việt Nam….

-Ý kiến của người bị kiện:

- Nhãn hiệu “DESYLOIA” được bảo hộ theo ĐKNH số 116243 đối với “Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ chỗ ở tạm thời (trừ dịch vụ chuồng nhốt trọ gia súc)” thuộc Nhóm 43 cấp cho Công ty BZ và tên Khách sạn DeSyloia sử dụng cho dịch vụ khách sạn của Công ty DN có sự trùng lặp hoàn toàn về phần chữ cũng như cách phát âm.

- Công ty DN đã cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn gốc và việc sử dụng dấu hiệu “De Syloia” từ năm 1995, trước ngày Công ty BZ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu năm 2005. Do đó, “De Syloia” được coi như chỉ dẫn thương mại của Công ty TNHH DN (theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày 03-10-2000).

- Công ty BZ không chỉ ra được nguồn gốc nhãn hiệu “DESYLOIA” do mình đăng ký.

Do đó, Quyết định số 2179/QĐ-SHTT ngày 04/9/2013 của Cục SHTT hủy bỏ một phần hiệu lực ĐKNH số116243 là có căn cứ. Ngày 15/7/2016, Bộ trưởng Bộ KH-CN đã ra  Quyết định số 1967/QĐ-BKHCN về giải quyết khiếu nại không chấp nhận khiếu nại của Công ty TB đối với Quyết định số 2310/QĐ-SHTT ngày 23/7/2014 của Cục trưởng Cục SHTT là đúng pháp luật.

2.2 Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội

Tên khách sạn DeSyloia của Công ty DN có nguồn gốc từ tên của bà chủ cũ khu đất King Syloia (người Pháp); thửa đất này được cấp Bằng khoán điền thổ cho bà K Syloia từ năm 1936. DeSyloia là tên thương mại hợp pháp sử dụng cho dịch vụ khách sạn, nhà hàng từ năm 1995 của Công ty DN sử dụng ổn định cho đến nay theo xác nhận ngày 06/11/ 2012 của UBND phường PCT và Công văn số 217/SVHTTDL-CSLT ngày 15/02/2012 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hà Nội về khách sạn DeSyloia. Theo quy định của pháp luật thì tên khách sạn DeSyloia là tên thương mại được bảo hộ. Việc Công ty TB đăng ký nhãn hiệu DESYLOIA đối với “dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ chỗ ở tạm thời” là tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên Khách sạn DeSyloia của Công ty DN đã sử dụng trước đó.

Nội dung kháng cáo của Công ty BZ là không có cơ sở nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính để bác yêu cầu kháng cáo của Công ty BZ.

2.3 Nhận định  của tòa án về vụ việc có nội dung chính như sau:

- Về tính tương tự

Nhãn hiệu “DESYLOIA” được bảo hộ theo GCNĐKNH số 116243 đối với “Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ chỗ ở tạm thời” thuộc nhóm 43 cấp cho Công ty Kỹ thuật TB và tên Khách sạn DeSyloia (DeSyloia Hotel) sử dụng cho dịch vụ khách sạn của Công ty TNHH DN có sự trùng lặp về phần chữ cũng như cách phát âm theo quy định tại điểm e, f khoản 1 Điều 6 Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ.

- Về nguồn gốc của nhãn hiệu

- Công ty TB được thành lập năm 2005, còn DeSyloia là tên khách sạn DeSyloia và Nhà hàng Cây Cau của Công ty DN được thành lập từ ngày 05/7/1995 và hoạt động từ ngày 27-8-1995 tới nay tại địa chỉ số 17A phố THĐ, quận HK, thành phố Hà Nội. Công ty DN đã cung cấp tài liệu là xác nhận của UBND phường PCT, Công văn số 217 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để chứng minh việc đã sử dụng tên khách sạn DeSyloia và chỉ dẫn thương mại khách sạn DeSyloia thường xuyên, liên tục từ năm 1995 đến nay.

Công ty BZ cho rằng nguồn gốc nhãn hiệu “DESYLOIA” được chủ quán cà phê sử dụng trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh. Công ty BZ không có tài liệu chứng minh nguồn gốc nhãn hiệu “DESYLOIA” do mình đăng ký và chưa có kế hoạch sử dụng nhãn hiệu đăng ký đến thời điểm ngày 04/9/2013.

- Nhận định về sự không trung thực trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh.

Công ty DN đã chứng minh nguồn gốc và việc sử dụng nhãn hiệu “DeSyloia” từ nhiều năm trước ngày Công ty TB nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Công ty TB không sử dụng nhưng lại nộp đơn đăng ký để được cấp ĐKNH số 116243 bảo hộ nhãn hiệu “DESYLOIA” cho các dịch vụ thuộc nhóm 43 đã dẫn đến kết quả là việc tiếp tục sử dụng dấu hiệu “Hotel DeSyloia” của Công ty DN bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Do đó, Công ty DN cho rằng Công ty  TB đăng ký nhãn hiệu “DESYLOIA” là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, nhằm chiến đoạt nhãn hiệu “De Syloia” đang được sử dụng hợp pháp của Công ty DN là có căn cứ, theo quy định tại Điều 5.1.b Nghị định 12/1999/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Công ty TB không chỉ ra được nguồn gốc nhãn hiệu “DESYLOIA” do mình đăng ký và chưa có kế hoạch sử dụng nhãn hiệu đăng ký; đồng thời cố ý nộp đơn đăng ký tên “DeSyloia” đã được sử dụng nhiều năm của Công ty DN với động cơ không trung thực nhằm mục đích chiếm đoạt, lợi dụng uy tín, danh tiếng của chủ sở hữu đích thực nhãn hiệu/chỉ dẫn thương mại đó. Đồng thời, việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “DESYLOIA” của Công ty TB là hành vi cạnh tranh không lành mạnh nên Cục SHTT đã ban hành Quyết định số 2179/QĐ- SHTT ngày 04/9/2013 hủy bỏ một phần hiệu lực ĐKNH số 116243 và Cục trưởng Cục SHTT đã ban hành Quyết định số 2310/QĐ-SHTT ngày 23/7/ 2014 giải quyết khiếu nại với nội dung giữ nguyên Quyết định số 2179/QĐ-SHTT ngày 04/9/2013 là có căn cứ.

Với các lý do trên Tòa án xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Công ty BZ.

4. Nhận xét

- Áp dụng Luật :

Do đơn đăng ký nhãn hiệu được bảo hộ theo KNH số 116243  nộp vào năm 2005 nên việc hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH được áp dụng theo Nghị định 63/CP năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, tại Nghị định hành vi không trung thực được quy định tại Điều 15.4 như sau:

Người nộp đơn phải bảo đảm sự trung thực của các thông tin về quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, về người nộp đơn và về tác giả khai trong đơn. Khi Văn bằng bảo hộ bị huỷ bỏ hiệu lực vì lý do các thông tin nói trên không trung thực thì chủ Văn bằng bảo hộ phải chịu trách nhiệm do hậu quả của việc sử dụng quyền gây ra.

- Xác định hành vi không trung thực:

Điều kiện then chốt để Tòa xác định hành vi không trung thực bao gồm:

- Chứng cứ do phía Công ty DN cung cấp cho phép xác định được nguồn gốc của dấu hiệu DeSyloia và quá trình sử dụng dấu hiệu đó trong hoạt động kinh doanh;

- Chủ nhãn hiệu không chỉ ra được nguồn gốc của nhãn hiệu “DESYLOIA”  trong đơn đăng kýcủa mình.

Điều nói trên hoàn toàn tương tự với vụ việc tranh chấp nhãn hiệu “NEYMAR”[1]  đó là: chủ nhãn hiệu không chứng minh được lý do vì sao chọn chữ đó để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trong khi phía đề nghị hủy bỏ nhãn hiệu chứng minh được nguồn gốc và sự nổi tiếng của tên gọi “NEYMAR” từ trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu bị tranh chấp. Lập luận của Tòa về hành vi không trung thực của Công ty TB cũng rõ ràng và mạnh mẽ, tuy nhiên có điều đáng tiếc rằng Tòa không đề cập chi tiết về việc đăng ký nhãn hiệu Bảo Sơn cho các dịch vụ khách sạn thuộc Nhóm 43 vào năm 2005 để khẳng định thêm về hành  vi không trung thực của Công ty TB (mặc dù đại diện của Cục SHTT đã nêu hành vi đăng ký này  từ phiên sơ thẩm) , trong khi đó Tòa án Chung châu Âu đã đề cập đến đến hành vi đăng ký nhãn hiệu “IKER CASILLAS” (tên thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha) của chủ nhãn hiệu “NEYMAR”như là bằng chứng khách quan để làm rõ động cơ  không trung thực của người này khi lấy tên cầu thủ “Neymar” để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

- Cạnh tranh không lành mạnh:

Do Công ty TB sau khi trở thành chủ sở hữu ĐKNH số 116243  “DESYLOIA” thì vào năm 2011 đã đề nghị Cơ quan có thẩm quyền xử lý khách sạnDeSyloia,  đã được thành lập và sử dụng tên thương mại này từ năm 1995, về hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu nên Tòa án kết luận đó là hành vi cạnh tranh không lành mạnh; mặc dầu  hành vi này xảy ra sau ngày nộp đơn nhưng cũng làm rõ thêm động cơ không trung thực của Công ty TB, củng cố thêm nhận định về  hành vi không trung thực của chủ ĐKNH 116243 khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.