Anh: Match Group thắng trong vụ kiện Muzmatch vi phạm nhãn hiệu (Phần 2)

(tiếp theo)

2.2. Xét xử phúc thẩm (Case No: CA-2022-001355)

Phán quyết của Tòa Phúc thẩm vào tháng 2/2023 đã giải quyết các lập luận của Muzmatch về việc sử dụng đồng thời một cách trung thực và vi phạm nhãn hiệu thông qua khả năng gây nhầm lẫn gián tiếp. Tòa án đã chấp nhận kháng cáo với một số căn cứ nhất định, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên phán quyết của Tòa án Doanh nghiệp Sở hữu Trí tuệ , như sau :

- Khả năng gây nhầm lẫn gián tiếp

Tòa Phúc thẩm ủng hộ lập luận của Match Group rằng  có vấn đề khả năng gây nhầm lẫn gián tiếp, chứ không phải nhầm lẫn trực tiếp, đối với người tiêu dùng thông thường. Như được mô tả trong phán quyết, nhầm lẫn gián tiếp là "khi người tiêu dùng không nhầm lẫn dấu hiệu với nhãn hiệu, nhưng tin rằng hàng hóa hoặc dịch vụ được biểu thị bằng dấu hiệu đó đến từ cùng một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ được biểu thị bằng nhãn hiệu".

Muzmatch lập luận rằng thẩm phán sơ thẩm đã không xem xét đủ bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế, mặc dù thực tế là các bên đã giao dịch cạnh tranh với nhau trong hơn 10 năm. Thẩm phán sơ thẩm đã phán quyết rằng bất kỳ sự nhầm lẫn nào của người tiêu dùng khó có thể bị phát hiện. Mặc dù ông không nêu rõ đây là trường hợp nhầm lẫn gián tiếp, nhưng ông quyết định rằng "người tiêu dùng trung bình sẽ nghĩ rằng Muzmatch là một nhãn hiệu con của Match”. Tòa Phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết của thẩm phán sơ thẩm và lập luận rằng "sự nhầm lẫn gián tiếp về bản chất ít có khả năng bị phát hiện hơn so với sự nhầm lẫn trực tiếp". Hơn nữa, Tòa Phúc thẩm khẳng định phán quyết sơ thẩm rằng không cần phải có bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế để xác định hành vi vi phạm và chỉ ra khó khăn trong việc phát hiện bất kỳ sự nhầm lẫn nào của khách hàng liên quan đến các dịch vụ hẹn hò.

- Sử dụng đồng thời một cách trung thựcĐiều đáng quan tâm hơn (thực tế, Thẩm phán đã mô tả đây là "phần quan trọng nhất của đơn kháng cáo") là việc sử dụng đồng thời trung thực. Trong khi Muzmatch lập luận rằng việc sử dụng đồng thời trung thực là một biện hộ độc lập, Tòa Phúc thẩm đã đồng ý với thẩm phán sơ thẩm ngay từ đầu rằng việc sử dụng đồng thời trung thực không phải là một biện hộ riêng biệt mà là "một yếu tố trong phân tích vi phạm".

Thẩm phán Arnold LJ cho rằng việc sử dụng đồng thời một cách trung thực có thể được dựa vào liên quan đến: 
 

• Điều 10(1) TMA 1994, là "phản bác đầy đủ giả định rằng có khả năng gây nhầm lẫn"; 
• Điều 10(2) TMA 1994, "khi đánh giá liệu [có] khả năng gây nhầm lẫn ngay từ đầu hay không, xét đến sự khác biệt về bảo đảm nguồn gốc của nhãn hiệu và dấu hiệu", và 
• Điều 10(3) TMA 1994, "khi đánh giá sự tồn tại của một trong những loại thiệt hại cụ thể liên quan đến [sự khác biệt về bảo đảm nguồn gốc của nhãn hiệu và dấu hiệu]". Cụ thể là việc sử dụng đồng thời một cách trung thực là một phần của việc đánh giá xem liệu có bất kỳ sự hoen ố hoặc làm suy yếu danh tiếng của nhãn hiệu hay không.

Do đó, việc sử dụng đồng thời một cách trung thực là một phần của phân tích hành vi vi phạm nhãn hiệu: một khi Nguyên đơn đã tố cáo  rằng đã Bị đơn đã  vi phạm khi bắt đầu sử dụng , gánh nặng thuộc về Bị đơn để chứng minh rằng không có tác động bất lợi nào đến bất kỳ chức năng nào của nhãn hiệu của nguyên đơn và riêng biệt, nhóm người tiêu dùng có liên quan đến nhãn hiệu của Bị đơn  đã được hướng dẫn  để hiểu rằng nhãn hiệu đó  không liên quan đến nhãn hiệu của bên kia.

Tòa Phúc thẩm phán quyết rằng hầu hết nhóm người tiêu dùng liên quan chưa được hướng dẫn để hiểu rằng nhãn hiệu “Muzmatch” không liên quan đến nhãn hiệu “MATCH”. Hơn nữa, Tòa Phúc thẩm phán quyết rằng đã có tác động tiêu cực đến nhãn hiệu của Match Group, do khả năng gây nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu. Thẩm phán thuộc Tòa Phúc thẩm khẳng định về đánh giá của thẩm phán sơ thẩm đối với lập luận của Bị đơn  rằng "việc tiếp tục vi phạm dẫn đến việc khiếu nại vi phạm" bị coi  là một "trường hợp rất bất thường", ông giải thích thêm rằng một "trường hợp rất bất thường" có thể là trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu không có hành động nào, nhãn hiệu vi phạm đã phát triển thiện chí thông qua thương mại song song và người tiêu dùng nhận ra rằng các dấu hiệu có nguồn gốc khác nhau. Điều này không đúng trong vụ kiện vì Match Group đã nhiều lần phản đối hành vi vi phạm của Muzmatch và người tiêu dùng không nhận ra các dấu hiệu có nguồn gốc khác nhau.

Cuối cùng, Tòa án phán quyết rằng, không giống  trường hợp như nhãn hiệu “Budweiser”[1], đây không phải là trường hợp mà thời gian và quy mô sử dụng đồng thời  nhãn hiệu buộc Tòa phải suy luận rằng hầu hết người tiêu dùng đã biết sự khác biệt giữa nhãn hiệu “match” và “muzmatch”. Do đó, đơn kháng cáo của Muzmatch đã bị bác bỏ.

Tuy nhiên Thẩm phán nêu rõ rằng trong một số trường hợp hiếm hoi khi chủ sở hữu nhãn hiệu không có hành động chống lại các hành vi xâm phạm nhãn hiệu, thì nhãn hiệu xâm phạm có thể trở thành không xâm phạm nếu nó phát triển thiện chí thông qua thương mại song song và những người tiêu dùng đó nhận ra các dấu hiệu có nguồn gốc thương mại khác nhau.

3. Nhận xét

(i) Đơn kiện được nộp tại Tòa trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 và do đó liên quan đến các hành vi vi phạm trước khi Anh rời khỏi EU (Brexit). Tòa án lưu ý rằng việc biện hộ độc lập về việc sử dụng đồng thời một cách trung thực không được phép đối với các hành vi trước Brexit khi áp dụng  theo luật nhãn hiệu EU. Tuy nhiên, Thẩm phán đã bỏ ngỏ câu hỏi liệu trong tương lai, một tòa án Anh có thể diễn giải biện hộ như vậy vào Đạo luật năm 1994 như một vấn đề của luật trong nước hay không. Do đó, có khả năng đây sẽ trở thành một lĩnh vực có sự khác biệt tiềm ẩn giữa luật pháp EU và Anh.

(ii) Phán quyết trong vụ kiện là một phán quyết mới nhất và  quan trọng về việc áp dụng và xác định  phạm vi của nguyên tắc sử dụng đồng thời một cách  trung thực đối với nhãn hiệu, theo đó việc  sử dụng đồng thời trung thực không phải là một biện pháp phòng vệ cụ thể đối với hành vi vi phạm, mà là một yếu tố cần được xem xét như một phần của đánh giá toàn diện về hành vi vi phạm (trước đây hành vi này được sử dụng trong các vụ việc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu – NV).Vụ kiện này cho thấy việc dựa vào biện hộ cho việc sử dụng đồng thời một cách trung thực là rất khó khăn , đặc biệt là khi việc sử dụng đó đã xâm phạm quyền nhãn hiệu  ngay từ đầu. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, yêu cầu sử dụng đồng thời một cách trung thực mới có thể thành công, ví dụ trong vụ kiện nhãn hiệu  “BUDWEISER”, khi mà các bên đã đồng thời sử dụng nhãn hiệu “BUDWEISER” trong gần 30 năm. Thẩm phán nêu rõ rằng trong một số trường hợp hiếm hoi khi chủ sở hữu nhãn hiệu không có hành động chống lại các hành vi xâm phạm nhãn hiệu, thì nhãn hiệu xâm phạm có thể trở thành không xâm phạm nếu nó phát triển thiện chí thông qua thương mại song song và những người tiêu dùng đó nhận ra các dấu hiệu có nguồn gốc thương mại khác nhau.

Để tránh những tranh chấp phức tạp như thế này, các doanh nghiệp nên tiến hành tìm kiếm thông tin đầy đủ trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ nhãn hiệu mới nào, đồng thời  vụ việc này cũng nhắc nhở chủ sở hữu nhãn hiệu phải hành động nhanh chóng ngay khi họ nhận thấy có khả năng vi phạm nhãn hiệu, vì có khả năng rằng việc sử dụng một nhãn hiệu ban đầu bị coi là xâm phạm có thể trở thành không xâm phạm do việc sử dụng đồng thời một cách trung thực , như Thẩm phán đã nêu : "Các vụ kiện nhãn hiệu giống như vườn tược luôn trở nên tồi tệ hơn do bị bỏ bê ngay cả khi quyền thực sự không bị mất, sự chậm trễ có thể biến những gì có thể kết thúc trong vài tuần bằng một đơn kiện nhanh chóng thành một phiên tòa xét xử cấp Nhà nước thu nhỏ”, đó là  một lời cảnh báo cho các chủ sở hữu nhãn hiệu rằng họ không thể chấp nhận hành vi xâm phạm./.

 Nguồn : 
https://www.theguardian.com/law/2022/apr/20/dating-app-muzmatch-may-have-to-change-name-after-trademark-row  
https://ipkitten.blogspot.com/2023/11/guest-post-retromark-volume-xiii-last.html  
https://nipclaw.blogspot.com/2022/10/trade-marks-and-passing-off-match-group.html
(++)