Đài Loan: Tòa án tối cao ban hành diễn giải mới về nhãn hiệu nổi tiếng

I. Quá trình hình thành  và áp dụng Quy định về nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo Điểm 11, Điều 30 của Luật Nhãn hiệu Đài Loan, một nhãn hiệu sẽ không được đăng ký nếu nó trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hoặc biểu tượng nổi tiếng và do đó có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng liên quan hoặc làm loãng đặc tính riêng biệt hoặc danh tiếng của sản phẩm/nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên cách hiểu về quy định này không nhất quán,  liên quan đến quá trình sửa đổi của nó, có thể tóm tắt như sau:

Để tăng cường bảo vệ các nhãn hiệu nổi tiếng, Luật Nhãn hiệu sửa đổi năm 2003 đã đưa “lý thuyết về sự làm  loãng nhãn hiệu (“trademark dilution”) vào Luật. Trước sửa đổi,  Điểm 11, Điều 30 của Luật Nhãn hiệu (sau đây gọi là “Điểm 11”) chỉ đề cập đến “sự trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu nổi tiếng của người khác và do đó có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng liên quan” [ta gọi đây là phần trước] làm căn cứ để từ chối nhãn hiệu. Sau sửa đổi năm 2003, nội dung “hoặc khả năng làm suy giảm tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu nổi tiếng nói trên [ta gọi đây là phần sau] cũng được đưa vào Điểm 11.

Tuy nhiên,khi xét xử tòa án đã có những quan điểm khác nhau về việc liệu cách giải thích thuật ngữ “nhãn hiệu nổi tiếng” có nên khác nhau khi được đề cập ở phần trước và phần sau của Điểm 11 hay không?. Trong một số bản án, các thẩm phán đã định nghĩa thuật ngữ “nổi tiếng” một cách nhất quán trong cả hai phần của Điểm 11, cụ thể là “thường được các doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng có liên quan biết đến hoặc công nhận”. Ngược lại cũng có bản án mà các thẩm phán đã định nghĩa “nổi tiếng” khác nhau ở hai phần của Điểm 11; đó là họ đã nâng cao tiêu chuẩn đối với những gì được coi là “ nổi tiếng” ở phần sau, yêu cầu thuật ngữ này phải được định nghĩa là “thường được công chúng biết đến hoặc công nhận” thay vì chỉ được “người tiêu dùng liên quan” biết đến.

Vào ngày 17/3/2023, phán quyết của Đại hội đồng của Tòa án hành chính tối cao Đài Loan đã đưa ra cách giải thích thống nhất về định nghĩa “nhãn hiệu nổi tiếng” được đề cập tại Điều 30.1.11 của Đạo luật nhãn hiệu; cách giải thích này đã thay đổi tiền lệ trước đó  yêu cầu nhãn hiệu nổi tiếng như được đề cập  phần sau tại Điểm 11 của Đạo luật Nhãn hiệu phải đạt đến mức độ nhận thức của công chúng nói chung để đối phó với nguy cơ làm giảm đặc tính phân biệt (“dilution”) hoặc danh tiếng của một sản phẩm. Vụ việc dẫn đến phán quyết trên được thể hiện tại phần II dưới đây .

II.       Đăng ký nhãn hiệu ‘Giovanni Valentino’

1. Phản đối  đăng ký  nhãn hiệu ‘Giovanni Valentino’

Vào ngày 3/5/2017 công dân Anh Anna Bella Van Lente (người nộp đơn), đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ‘Giovanni Valentino’ cho một số hàng hóa thuộc Nhóm 24, bao gồm vải, lụa mỏng và thảm dệt. Nhãn hiệu đã được đăng ký sau khi được Văn phòng  Sở hữu trí tuệ Đài Loan (TIPO) thẩm định.

Tuy nhiên, một công ty Ý, LVMH, đã đệ đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu ‘Giovanni Valentino’. Công ty Ý  cho rằng họ đã đăng ký và sở hữu  nhiều nhãn hiệu “liên quan đến VALENTINO” tại Đài Loan. Sản phẩm của họ có chất lượng tuyệt vời và đã được đưa tin rộng rãi trên các báo, tạp chí và giành được nhiều giải thưởng. Thậm chí, có một số phán quyết ở Đài Loan cho rằng nhãn hiệu của họ là nhãn hiệu nổi tiếng. Nếu “GIOVANNI VALENTINO” được chấp nhận là nhãn hiệu, nó sẽ khiến người tiêu dùng không thể phân biệt được giữa “GIOVANNI VALENTINO” và “VALENTINO” và có thể gây nhầm lẫn cho công chúng.

Đơn phản đối đã bị TIPO bác bỏ. Sau trình tự hành chính vào năm 2020, LVMH nộp đơn kiện quyết định hành chính (Quyết định số 109- Shing-Shang-Su-55) của TIPO. Tòa án Sở hữu trí tuệ đã bác bỏ vụ kiện này. Tòa án cho rằng các điều kiện để một nhãn hiệu được coi là “nổi tiếng” phải được giải thích khác nhau ở phần trước và phần sau của Điểm 11. Vì vậy, trong trường hợp này, mặc dù nhãn hiệu “VALENTINO” được các doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng có liên quan coi là “nổi tiếng” nhưng vẫn chưa đến mức được công chúng coi là “nổi tiếng”, điều này khiến nhãn hiệu không ở trong tình trạng bị pha loãng. Ngoài ra, tòa khẳng định yếu tố phân biệt trong nhãn hiệu đang tranh chấp là “GIOVANNI”, có thể phân biệt được với nhãn hiệu đối chứng “VALENTINO”. Vì vậy, không có khả năng việc đăng ký nhãn hiệu đang tranh chấp  “GIOVANNI VALENTINO” sẽ gây nhầm lẫn hoặc làm giảm tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu “VALENTINO. LVMH đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án hành chính tối cao, được coi là biện pháp pháp lý cuối cùng.

2.  Phán quyết của Tòa án hành chính tối cao.

2.1      Tranh luận .

Trong phiên điều trần về tranh chấp, các thành viên hội đồng Tòa án Hành chính Tối cao đã có những ý kiến ​​khác nhau về tiêu chuẩn nhãn hiệu nổi tiếng như quy định tại Điều 30.1.11.

Cuộc tranh luận nội bộ tập trung vào việc liệu một nhãn hiệu nổi tiếng “có nên được công chúng biết đến rộng rãi” hay chỉ là  “nhận thức chung của người tiêu dùng liên quan” là đủ. Vấn đề này nảy sinh là do có sự khác biệt giữa các tiêu chí của nhãn hiệu nổi tiếng đề cập đến phần trước và phần sau của Điểm 11, Điều 30 Luật Nhãn hiệu, cụ thể là: Điểm 11, khoản 1, Điều 30 của Luật Nhãn hiệu quy định rằng nhãn hiệu sẽ không được đăng ký nếu nhãn hiệu đó “trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu nổi tiếng của người khác và do đó có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng liên quan” (phần trước của điểm 11) hoặc “khả năng làm suy giảm tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu nổi tiếng nói trên” (phần sau của điểm 11).

Do đó, đối với các tiêu chí về mức độ nổi tiếng được quy định ở phần sau của điểm 11 đối với “nhãn hiệu nổi tiếng”, nội bộ Tòa án Hành chính Tối cao có quan điểm  khác nhau về việc liệu nhãn hiệu đó có nên được “công chúng  biết đến rộng rãi” hay không hay là nhãn hiệu “được người tiêu dùng liên quan biết đến một cách rộng rãi” là đủ .

Đi vào bế tắc, sự bất đồng đó  được đưa lên Đại Hội đồng  Tòa án hành chính tối cao để giải quyết.

2.2.  Giải thích của Đại Hội đồng

Đại Hội đồng  Tòa án hành chính tối cao đã đưa ra những giải thích như sau:

• Theo Khuyến nghị chung liên quan đến các quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng do WIPO công bố vào tháng 9/1999, liệu danh tiếng của nhãn hiệu có nên đạt đến mức độ nhận thức “công chúng nói chung” hay “nhận thức của người tiêu dùng liên quan”, do đó có thể gây ra sự suy giảm danh tiếng của mình sẽ được quyết định bởi từng quốc gia thành viên;

• Quy định tại Điều 30.1.11 rằng “một nhãn hiệu sẽ không được đăng ký nếu nó trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc biểu tượng của người khác” cũng là điều kiện tiên quyết để chống làm loãng nhãn hiệu nổi tiếng. Theo đó, “nhãn hiệu nổi tiếng” được đề cập tại phần trước và phần sau của Điều 30.1.11 của Luật Nhãn hiệu phải có cùng định nghĩa;

• Theo Điều 31 của hướng dẫn  thi hành Luật Nhãn hiệu, “danh tiếng” (reputation) có nghĩa có bằng chứng khách quan chứng minh nhãn hiệu được biết đến rộng rãi đối với các ngành liên quan hoặc người tiêu dùng. Định nghĩa về nhãn hiệu nổi tiếng được đề cập trong phần trước hoặc phần sau của Điều 30.1.11 của Đạo luật Nhãn hiệu không được khác nhau:

• Theo Mục 3.2 của Tiêu chí thẩm định việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo Điều 30.1.11 của Luật nhãn hiệu, danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng không nhất thiết phải đạt mức độ nhận biết cao hơn; tức là mức độ nhận thức của công chúng nói chung như được đề cập ở phần sau của Điều 30.1.11 của Đạo luật Nhãn hiệu. Nói cách khác, chỉ cần đạt được mức độ nhận thức ‘người tiêu dùng liên quan’ là đủ.

Căn cứ vào những điều trên, nhãn hiệu nổi tiếng được đề cập tại phần sau Điều 30.1.11 của Luật Nhãn hiệu liên quan đến nguy cơ bị suy giảm đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng có nghĩa là nhãn hiệu đó đã được chứng minh bằng bằng chứng khách quan cho thấy nó được các ngành liên quan hoặc người tiêu dùng biết đến rộng rãi, tức là không cần phải đạt được mức độ nhận thức cao hơn của công chúng nói chung.

3.    Tác động của phán quyết

Cách giải thích pháp lý nhất trí nêu trên của Đại Hội đồng của Tòa án Hành chính Tối cao đã thay đổi thông lệ lâu đời. Như vậy, nhãn hiệu nổi tiếng quy định tại Điều 30.1.11 Luật Nhãn hiệu chỉ cần đạt đến mức độ “nhận thức của người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp liên quan”, thay vì mức độ nhận biết của “công chúng nói chung”.

Tuy nhiên, liệu có nguy cơ làm suy giảm đặc tính phân biệt hay danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng hay không vẫn cần phải xem xét các yếu tố khác tùy từng trường hợp, chẳng hạn như mức độ tương tự giữa các nhãn hiệu, mức độ nhãn hiệu đó được sử dụng phổ biến trên thế giới, hàng hóa hoặc dịch vụ khác, khả năng phân biệt vốn có hoặc có được của nhãn hiệu nổi tiếng và liệu chủ sở hữu nhãn hiệu bị phản đối có ý định liên kết nhãn hiệu của mình với nhãn hiệu nổi tiếng hay không.

III.   Nhận xét

Cách diễn giải của Tòa án tối cao Đài Loan cho thấy có mức độ khác biệt rất lớn giữa “người tiêu dùng có liên quan” và “công chúng” và cuối cùng họ đã chọn đối tượng ảnh hưởng của nhãn hiệu nổi tiếng là “người tiêu dùng có liên quan”, là mức thấp hơn. Có một điều  lưu ý là Việt Nam và Đài Loan đều là thành viên của WTO và đều tuân thủ Hiệp định các về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT - Hiệp định TRIPS, tuy nhiên Luật SHTT sửa đổi năm 2022[1] của Việt Nam lại sửa đổi  khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 4.20[2] theo đó đối tượng “người tiêu dùng” được thay bằng “công chúng có liên quan” với lý do là  căn cứ vào Hiệp định TRIPS.

Nguồn: 
(i)https://www.managingip.com/article/2blzp3rlz5ox5u0kj2fwg/expert-analysis/local-insights/taiwan-changes-the-threshold-to-establish-a-claim-of-dilution-of-a-trademark; 
(ii)https://www.worldtrademarkreview.com/article/lvmh-ruling-establishes-new-interpretations-of-well-known-marks-and-their-protection; 
(iii)https://winklerpartners.com/how-are-well-known-trademarks-defined-under-taiwans-trademark-act-supreme-administrative-court-grand-chamber-no-111-da-1/