Vương quốc Anh:  Vụ SkyKick kiện Sky -Tòa án tối cao ra phán quyết về "không trung thực" khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Tòa án Tối cao Anh cuối cùng đã đưa ra phán quyết trong vụ SkyKick UK Ltd kiện Sky Ltd vào thứ Tư ([2024] UKSC 36). Tòa án Tối cao đã chấp nhận kháng cáo một phần của SkyKick.

Tòa án Tối cao có một số vấn đề cần giải quyết, nhưng mối quan tâm chính của cộng đồng sở hữu trí tuệ (IP) là ý nghĩa của quy định"không trung thực” (“bad faith") theo luật nhãn hiệu. Tòa án cũng giải quyết vấn đề về xâm  phạm và thẩm quyền của mình sau Brexit.

1.Các bên

Nguyên đơn Sky Group (Sky), cung cấp một loạt các dịch vụ giải trí phát sóng mang nhãn hiệu "SKY", viễn thông internet kỹ thuật số và phần mềm, bao gồm các kênh truyền hình vệ tinh Sky TV nổi tiếng, hiện nay  Sky là một đài truyền hình vệ tinh và truyền hình nổi tiếng và có chiến lược nộp đơn đăng ký nhãn hiệu rộng bao trùm nhiều lĩnh vực .

Bên bị đơn (SkyKick ) là một doanh nghiệp khởi nghiệp cung cấp dịch vụ di chuyển, sao lưu và quản lý công nghệ thông tin dựa trên đám mây cho các đối tác của Microsoft. Các bên bị đơn đã áp dụng tên SkyKick vào tháng 11 năm 2011.

2. Khởi kiện

Sky đã kiện Skykick năm 2016 tại Anh với lý do vi phạm nhãn hiệu khi sử dụng từ “Skykick” và dấu hiệu  Skykick liên quan đến dịch vụ di chuyển đám mây. Sky đã dựa vào các hàng hóa và dịch vụ được chọn dưới đây trong đơn kiện xâm phạm của mình:

Nhóm 09:phần mềm máy tính;phần mềm máy tính được cung cấp từ internet ;phần mềm máy tính và thiết bị viễn thông cho phép kết nối với cơ sở dữ liệu và internet ;lưu trữ dữ liệu .

Nhóm 38: dịch vụ viễn thông ;dịch vụ thư điện tử (Nhóm38; dịch vụ cổng thông tin internet; và dịch vụ máy tính để truy cập và lấy thông tin/dữ liệu qua máy tính.

Skykick phản bác rằng Sky đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu một cách không trung thực vì Sky không có ý định sử dụng nhãn hiệu  liên quan đến tất cả các hàng hóa và dịch vụ đã được đăng ký.

3. Phán quyết tại các cấp Tòa

3.1 Tòa án Công lý Châu Âu

Vào tháng 1/2020 Tòa án Công lý Châu Âu, đã ra phán quyết ràng buộc đối với các tòa án Vương quốc Anh, có nội dung :

“Một đơn đăng ký nhãn hiệu được thực hiện mà không có ý định sử dụng nhãn hiệu đó cấu thành hành vi gian dối nếu người nộp đơn có ý định làm suy yếu, theo cách không phù hợp với các thông lệ trung thực, lợi ích của bên thứ ba hoặc có được, thậm chí không nhắm vào một bên thứ ba cụ thể, quyền độc quyền cho các mục đích khác ngoài các mục đích nằm trong chức năng của nhãn hiệu”.

Có phán quyết nêu trên vì tại Tòa án cấp cao Thẩm phán Arnold J nhận thấy rằng nhãn hiệu SKY đã bị vi phạm, nhưng đã chuyển năm câu hỏi cho Tòa án Công lý Châu Âu về các lập luận về tính hợp lệ (2018).

Tuy nhiên cũng phải thấy rằng quyết định của Tòa án Công lý Châu Âu khá đáng thất vọng. Tòa án lưu ý rằng có thể là hành vi không trung thực  khi "không có lý do chính đáng cho đơn đăng ký" nhưng cần có "bằng chứng  nhất quán, khách quan, có liên quan có xu hướng cho thấy" không trung thực. Khi đơn đăng ký được thực hiện một cách không trung thực chỉ liên quan đến một số hàng hóa hoặc dịch vụ thì  điều này không làm ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình đăng ký và Tòa án Công lý Châu Âu xác nhận rằng việc đăng ký có thể bị coi là vô hiệu chỉ đối với những hàng hóa hoặc dịch vụ đó.

3.2 Tòa án cấp cao

Tòa án cấp cao nhận thấy Sky không có ý định sử dụng nhãn hiệu Sky liên quan đến một số hàng hóa và dịch vụ và không có triển vọng nào cho thấy họ sẽ sử dụng các nhãn hiệu đó liên quan đến một số hàng hóa và dịch vụ nhất định.

Tòa án cũng phát hiện Sky đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với mục đích có được quyền độc quyền cho các mục đích khác ngoài các mục đích nằm trong chức năng của nhãn hiệu và sử dụng chúng như một “vũ khí pháp lý” chống lại bên thứ ba. Do đó, Tòa án cấp cao đã giới hạn Sky dựa trên bằng chứng được trình bày liên quan đến hàng hóa và dịch vụ được chọn phù hợp làm căn cứ để xác định vi phạm, tuy nhiên SkyKick vẫn bị coi là đã vi phạm nhãn hiệu ở phạm vi  sản phẩm, dịch vụ sau khi đã bị giới hạn như vừa nêu.

3.3. Tòa phúc thẩm

Tòa Phúc thẩm đã lật ngược phán quyết của Tòa án cấp cao về nội dung không trung thực và áp dụng cách tiếp cận khoan hồng hơn nhiều đối với chủ sở hữu nhãn hiệu “Sky”.

Tòa Phúc thẩm đã chỉ trích rất nhiều phán quyết của Tòa án cấp cao về cả khía cạnh  thủ tục tố tụng và nội dung bản án. Tòa Phúc thẩm nhận thấy rằng khi Sky có hoạt động thương mại hiện tại đáng kể và kỳ vọng tương lai về hoạt động thương mại liên quan đến một phần của danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ, "có thể có lý do chính đáng và lý do không chính đáng để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, và mục đích duy nhất của đơn đăng ký không được trái với chức năng của nhãn hiệu, cụ thể là chỉ ra nguồn gốc". Do đó, việc Sky không có ý định sử dụng liên quan đến tất cả phần mềm không phải là cơ sở hợp lý để kết luận rằng bất kỳ phần nào của đơn đăng ký đều được thực hiện một cách thiếu trung thực .

Do Tòa Phúc thẩm không đồng ý với những nhận đinh của Tòa cấp cao về hành vi không trung thưc nên đã khôi phục danh mục sản phẩm. SkyKick đã được  phép kháng cáo lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh vào tháng 7 năm 2021 và các phiên điều trần đã được tiến hành vào tháng 6 năm 2023.

4. Tòa án Tối cao

Phán quyết của Tòa án Tối cao ban hành ngày 24/11/2024, nhận xét của Tòa tối cao về kháng cáo có đoạn (mục 2, trang 4):

….Bản kháng cáo tiếp theo này hiện đặt ra những câu hỏi có tầm quan trọng đáng kể đối với hoạt động của bất kỳ hệ thống nhãn hiệu đã đăng ký nào. Vấn đề chính là liệu việc đăng ký nhãn hiệu có thể bị vô hiệu toàn bộ hay một phần trên cơ sở đơn đăng ký nhãn hiệu được thực hiện một cách không trung thực  hay không vì người nộp đơn, tại thời điểm đơn được nộp, không có ý định thực sự sử dụng nhãn hiệu liên quan đến một số hoặc tất cả các hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ muốn được bảo hộ.

Phán quyết của Tòa có các  các nội dung sau đây:

(i) Không trung thực

Tòa án Tối cao đã lật ngược kết luận của Tòa Phúc thẩm và khôi phục phán quyết của Tòa án cấp cao. Tòa án Tối cao lưu ý rằng danh mục sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu của Sky rất rộng, bao gồm một số lượng lớn các nhóm và sử dụng các  tiêu đề trong nhóm (ý là không xác định chi tiết về các sản phẩm/dịch vụ - NV)  và Sky đã không tiết lộ các tài liệu biện minh cho lý do của họ khi tìm kiếm sự bảo hộ rộng như vậy trong bằng chứng của mình. Tòa án Tối cao cũng lưu ý rằng Sky đã dựa vào khoảng 800 quyết định “có lợi” trên toàn thế giới mà họ đã thành công. Ví dụ, Sky đã dựa vào các nhãn hiệu của mình trong hàng hóa và dịch vụ mà họ không giao dịch để phản đối thành công đơn xin cấp nhãn hiệu 'LittleSky' cho da động vật và giày dép tại Cơ quan Nhãn hiệu châu Âu (EUIPO).

Như vậy, Tòa án Tối cao đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo của SkyKick và cho rằng trong một số trường hợp nhất định, nhãn hiệu có thể bị thu hồi vì hành vi không trung thực nếu không có ý định sử dụng nhãn hiệu đó cho tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã được áp dụng. Điều này đặc biệt đúng nếu ý định tại thời điểm nộp đơn chỉ đơn giản là sử dụng nhãn hiệu đó như một vũ khí pháp lý chống lại các thương nhân khác.

(ii) Tác động của Brexit

Tất cả các bên đều đồng ý rằng đây không phải là trường hợp mà việc tách khỏi luật lệ của EU là phù hợp.

Tòa án đã ra phán quyết rằng hiệu lực kết hợp của điều 4(1) của Thỏa thuận Rút khỏi [EU] (Withdrawal Agreement)[1] và phần 7A của Đạo luật Rút khỏi [EU] (Withdrawal Act 2018) là đảm bảo rằng một số luật nhất định, bao gồm Quy định về Nhãn hiệu của EU, sẽ tiếp tục có hiệu lực trực tiếp đối với các thủ tục đã được bắt đầu trước khi kết thúc thời gian chuyển tiếp (tức là trước ngày hoàn tất thủ tục SHTT, ngày 31 tháng 12 năm 2020), như trong vụ này. Đối với các thủ tục đang chờ xử lý như vậy, tòa án Vương quốc Anh tiếp tục hoạt động như tòa án nhãn hiệu của EU  và có thể xác định tính hợp lệ của nhãn hiệu của châu Âu  được bảo hộ trên lãnh thổ châu Âu , không chỉ đối với Vương quốc Anh .

Tuy nhiên, Sky đã đưa ra những lập luận mới trước Tòa án Tối cao về thẩm quyền trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu EU sau Brexit. Sky đã lập luận rằng "máy chém đã hạ xuống" và các tòa án Anh không còn thẩm quyền đối với các đăng ký ở các quốc gia thành viên EU còn lại. Tòa án Tối cao đã xem xét rằng đơn nêu trên và nhận thấy có số nội dung , "dựa trên sự hiểu lầm về luật và nói rộng hơn, không tương thích với các nguyên tắc cơ bản về tính chắc chắn của pháp lý và tính không hồi tố và ý định rõ ràng của Thỏa thuận Rút khỏi EU” .

5. Nhận xét

Có khả năng vụ việc  này sẽ có tác động sâu sắc đến các đăng ký nhãn hiệu hiện có , là do: đối với các nhãn hiệu đã được đăng ký trong thời gian dưới 5 năm và chưa được sử dụng liên quan đến tất cả các hàng hóa và dịch vụ được đăng ký thì giờ đây sẽ dễ bị hủy bỏ một phần nếu chủ sở hữu nhãn hiệu khi bị khiếu nại không thể chứng minh rằng họ đã nghĩ đến vào ngày nộp đơn rằng có triển vọng hợp lý về việc sử dụng nhãn hiệu cho các hàng hóa và dịch vụ có liên quan trong vòng 5 năm kể từ ngày đăng ký.

Nếu chỉ là một nhãn hiệu nổi tiếng thì cũng không tự nó biện minh cho một danh sách hàng hóa và dịch vụ rất rộng ngoài lĩnh vực kinh doanh gắn nhãn hiệu đó. Trong vụ kiện này, Sky là một nhãn hiệu hàng đầu được biết đến trên toàn quốc, nhưng điều đó không biện minh cho việc đăng ký nhãn hiệu với danh mục quá rộng.

Nguồn: 
https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/uksc/2024/36/press-summary; 
https://www.reddie.co.uk/2018/02/28/sky-v-skykick-sky-plcs-claim-trade-mark-infringement-kicked-long-grass/; 
https://brandwrites.twobirds.com/post/102jo3i/long-awaited-uk-supreme-court-decision-in-skykick-v-sky

(+++)