Canada: Tòa án Liên bang hướng dẫn xác định hành vi “sử dụng” nhãn hiệu liên quan đến dịch vụ nhà hàng

Tòa án Liên bang đã chấp nhận  kháng cáo và tuyên hủy quyết định trước đó của Cơ quan Nhãn hiệu chấm dứt Đăng ký nhãn hiệu “PIEOLOGY” của Little Brown Box Pizza  LLC (“Chủ sở hữu”) vì Chủ sở hữu không chứng minh được việc đã sử dụng nhãn hiệu. Vụ việc như sau: 

1. Chủ nhãn hiệu và đề nghị phải chứng minh sử dụng

The Little Brown Box Pizza, LLC (Little Brown Box) sở hữu Đăng ký nhãn hiệu số  929431-“PIEOLOGY”, được cấp ngày 19/2/2016 cho các dịch vụ sau  :

(i) Quán pizza; Dịch vụ nhà hàng; Dịch vụ nhà hàng phục vụ pizza, salad, món ăn kèm và món tráng miệng; Dịch vụ nhà hàng, bao gồm dịch vụ ăn uống tại chỗ và dịch vụ mang đi; Dịch vụ nhà hàng, cụ thể là cung cấp thực phẩm và đồ uống để tiêu thụ tại chỗ và mang đi.

(ii) Dịch vụ nhà hàng; dịch vụ nhà hàng, cụ thể là cung cấp thực phẩm và đồ uống để tiêu thụ tại chỗ và mang đi.

Bị đơn - DJB đã yêu cầu Cơ quan Nhãn hiệu ban hành thông báo theo Điều 45 yêu cầu Chủ sở hữu phải chứng minh rằng họ đã sử dụng nhãn hiệu “PIEOLOGY” tại Canada liên quan đến từng dịch vụ đã đăng ký trong khoảng thời gian ba năm trước ngày  thông báo, nếu không thì phải chứng minh những trường hợp đặc biệt để có thể miễn trừ việc chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu do không sử dụng. 

2.  Quy định liên quan

Theo luật Nhãn hiệu Canada, đăng ký nhãn hiệu có thể bị chấm dứt do không sử dụng sau ba năm kể từ ngày cấp. Thủ tục  chấm dứt có thể được bên thứ ba thực hiện theo Điều 45 của Đạo luật Nhãn hiệu bằng cách nộp đơn lên Cơ quan Nhãn hiệu yêu cầu họ ban hành thông báo cho Chủ sở hữu nhãn hiệu .

Sau đó, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp bằng chứng tuyên thệ chứng minh rằng họ đã sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký tại Canada, trong hoạt động thương mại thông thường, trong khoảng thời gian ba năm trước ngày ban hành thông báo cho mỗi hàng hóa/dịch vụ thuộc phạm vi đăng ký.

Ngoài ra, chủ sở hữu có thể chứng minh rằng đã nảy sinh hoàn cảnh đặc biệt khiến họ không sử dụng nhãn hiệu. Trong những trường hợp như vậy, bằng chứng của chủ sở hữu phải nêu rõ ngày nhãn hiệu được sử dụng lần cuối và lý do  khiến nhãn hiệu không được sử dụng kể từ ngày đó. Cho đến nay, án lệ đã phần nào định nghĩa “những trường hợp đặc biệt” này là những trường hợp “bất thường, không phổ biến hoặc ngoại lệ” .Khi xác định liệu những trường hợp mà người đăng ký trình bày có đủ lý do để không sử dụng nhãn hiệu tại Canada hay không, Cơ quan Nhãn hiệu  sẽ xem xét cả ba tiêu chí sau, đó là:

i. Khoảng thời gian nhãn hiệu không được sử dụng;

ii. Liệu lý do của việc không sử dụng có phải do những trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của người đăng ký hay không; và

iii. Liệu có lý do chính đáng nào để tiếp tục sử dụng nhãn hiệu trong thời gian ngắn hay không.

3. Giải quyết đề nghị chấm dứt hiệu lực tại Cơ quan nhãn hiệu

 - Thông báo theo quy định Điều 45 được Cơ quan Nhãn hiệu ban hành vào ngày 28/7/2020 và do đó, Chủ sở hữu phải chứng minh việc đã sử dụng Nhãn hiệu tại Canada trong khoảng thời gian từ ngày 28/7/2017 đến ngày 28/7/2020 (“Thời kỳ có liên quan”).

 - Để đáp lại thông báo, Chủ sở hữu đã nộp Bản tuyên thệ do giám đốc điều hành Gregg Imamoto tuyên thệ, giải thích rằng doanh nghiệp của họ bắt đầu hoạt động vào năm 2011 với tư cách là một nhà hàng pizza tại California và đã phát triển thành một chuỗi quốc tế với hơn 140 nhà hàng pizza. Bản Tuyên thệ nêu rõ chủ sở hữu đã quảng cáo dịch vụ nhà hàng của họ tại Canada trên các trang web và tài khoản mạng xã hội mà người Canada có thể truy cập và họ đã tìm kiếm các bên nhượng quyền tại Canada. Cụ thể, Bản tuyên thệ của Imamoto giải thích rằng chủ sở hữu đã tích cực tìm cách mở rộng sang Canada nhưng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các bên nhượng quyền đủ điều kiện, một phần do đại dịch Covid.

- Cơ quan Nhãn hiệu đã chấm dứt Đăng ký nhãn hiệu này do không sử dụng (2023) với lập luận :

- Chủ nhãn hiệu chưa chứng minh được việc đã sử dụng Nhãn hiệu với bất kỳ dịch vụ nào được đăng ký. Cơ quan Nhãn hiệu  nhận thấy Chủ nhãn hiệu đã không cung cấp bằng chứng cho thấy người Canada đã truy cập vào trang web và mạng xã hội của Chủ nhãn hiệu, và ngay cả khi họ đã truy cập, Chủ nhãn hiệu cũng không chứng minh được rằng họ đang cung cấp và chuẩn bị cung cấp dịch vụ nhà hàng tại Canada.

- Cơ quan Nhãn hiệu  cũng cho rằng Chủ nhãn hiệu đã không chứng minh được hoàn cảnh đặc biệt nào để bào chữa cho việc không sử dụng Nhãn hiệu. Cơ quan Nhãn hiệu  lưu ý rằng Chủ nhãn hiệu đã không giải thích lý do tại sao họ không bắt đầu sử dụng Nhãn hiệu trước tháng 3/2020 khi đại dịch được công bố, cũng như không giải thích đại dịch đã ảnh hưởng như thế nào đến khả năng thu hút các bên nhượng quyền Canada của họ.

- Chủ nhãn hiệu đã khởi kiện  quyết định trên.

4.  Phán quyết của Tòa án - bản án Little Brown Box Pizza, LLC v. DJB¹ 2024 FC 1592 ngày 18/12/2024

- Tại Tòa án Liên bang, Little Brown Box - Chủ sở hữu đã nộp thêm bằng chứng để cố gắng giải quyết một số thiếu sót mà Cơ quan Nhãn hiệu đã nhận xét. Bằng chứng này đến từ giám đốc tài chính của Chủ sở hữu, Stephen Ostaszewicz (Bản tuyên thệ Ostaszewicz). Bản tuyên thệ  Ostaszewicz cũng đề cập đến những khó khăn của Chủ sở hữu nhãn hiệu trong việc thành lập một nhà hàng nhượng quyền tại Canada và ảnh hưởng của đại dịch đến khả năng thu hút các bên nhượng quyền Canada của Chủ sở hữu. Bên khởi kiện lập luận rằng họ đã sử dụng nhãn hiệu của mình liên quan đến "dịch vụ nhà hàng" tại Canada bằng cách cung cấp "dịch vụ phụ trợ" cho người Canada, mặc dù không có nhà hàng thực tế nào tại Canada. Cụ thể, họ đã cung cấp một trang web và ứng dụng di động hiển thị nhãn hiệu “PIEOLOGY”, cho phép người dùng Canada truy cập và xem lại thực đơn, tra cứu địa điểm nhà hàng tại Hoa Kỳ, đặt trước pizza theo yêu cầu, lưu các loại pizza yêu thích để đặt hàng trong tương lai và nhận tin tức về các món ăn mới nhất.

- Khi chấp nhận một phần đơn kháng cáo, Tòa án khẳng định rằng thuật ngữ "dịch vụ" phải được diễn giải một cách rộng rãi và "dịch vụ nhà hàng" không nhất thiết đòi hỏi phải có một nhà hàng thực tế tại Canada. Tòa án đã trích dẫn các văn bản pháp lý hiện hành quy định rằng việc sử dụng nhãn hiệu liên quan đến các dịch vụ tại Canada không bắt buộc phải có địa điểm "thực tế" tại Canada. Tòa án nhận thấy rằng chủ sở hữu đã cung cấp dịch vụ nhà hàng tại Canada, mặc dù không điều hành nhà hàng tại Canada, bởi vì, trong giai đoạn liên quan đã có những yếu tố sau :

i. Trang web và ứng dụng di động đã hiển thị nhãn hiệu;

ii.Việc tùy chỉnh pizza là một phần không thể thiếu trong dịch vụ nhà hàng của chủ sở hữu, rằng hàng nghìn người dùng duy nhất tại Canada đã truy cập trang web PIEOLOGY trong khoảng thời gian liên quan, và ít nhất một người Canada đã tải xuống ứng dụng di động PIEOLOGY. Trang web và ứng dụng di động này cho phép người tiêu dùng Canada xem lại thực đơn của chủ sở hữu, tra cứu địa điểm nhà hàng tại Hoa Kỳ, lên kế hoạch trước cho các loại pizza tùy chỉnh, lưu các loại pizza yêu thích để đặt hàng trong tương lai và nhận thông tin về các sản phẩm mới nhất của chủ sở hữu.; và

iii.Quảng cáo trực tuyến nhằm mục đích nhắm đến người tiêu dùng Canada.

Do đó, đơn kháng cáo đã được chấp nhận và  Đăng ký nhãn hiệu được duy trì hiệu lực  liên quan đến "dịch vụ nhà hàng".

Tuy nhiên, Tòa án đã bác bỏ lập luận cho rằng việc cung cấp tài liệu quảng cáo và cổng thông tin điện tử cho bên nhượng quyền tiềm năng cấu thành việc sử dụng có liên quan đến dịch vụ nhà hàng và tiếp tục bác bỏ kháng cáo đối với các dịch vụ còn lại được liệt kê trong Đăng ký, nhận thấy rằng chủ sở hữu đã không chứng minh được hoàn cảnh đặc biệt để không sử dụng.

5. Nhận xét

Quyết định này nhấn mạnh rằng mặc dù gánh nặng chứng minh việc sử dụng trong thủ tục theo Điều 45 không quá nặng nề, nhưng chất lượng bằng chứng do chủ sở hữu nhãn hiệu cung cấp là một yếu tố không thể thiếu để quyết định nhãn hiệu đang tranh chấp cuối cùng sẽ bị xóa bỏ hay được duy trì.

Luật lệ Canada đầy rẫy những phán quyết liên quan tới việc xem xét những gì có thể cấu thành “hoàn cảnh đặc biệt” để biện minh cho việc không sử dụng nhãn hiệu, và phán quyết trong vụ “PIEOLOGY” khẳng định rằng đây có thể là một ngưỡng cao cần đáp ứng. Mỗi vụ việc được quyết định dựa trên những tình tiết riêng, và chủ sở hữu nhãn hiệu dựa vào “hoàn cảnh đặc biệt” nên đảm bảo rằng các nỗ lực của mình là rõ ràng, nhất quán và toàn diện, nếu không sẽ có nguy cơ bị chấm dứt hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu./.

Nguồn : 
https://cassels.com/insights/federal-court-serves-up-fresh-guidance-on-the-meaning-of-use-of-a-mark-in-association-with-restaurant-services/ ;
https://www.dentons.com/en/insights/newsletters/2024/december/18/dentons-intellectual-property-hub/from-pepperoni-to-paperwork; 
https://www.ilnipinsider.com/2024/11/special-circumstances-lessons-from-canadas-federal-court-on-trademark-non-use/ ;