Úc: Không mở rộng phạm vi cho BOTOX - Sử dụng nhãn hiệu trong tiếp thị không phải là vi phạm

Allergan cáo buộc rằng các chỉ dẫn tham khảo khác nhau đến nhãn hiệu BOTOX do Self Care thực hiện khi tiếp thị các sản phẩm điều trị da của mình đã vi phạm nhãn hiệu BOTOX.

Ở Úc có rất ít án lệ liên quan đến việc vi phạm nhãn hiệu bởi việc chỉ dẫn tham khảo nhãn hiệu  của bên thứ ba khi quảng cáo hoặc đề cập đến các sản phẩm cạnh tranh hoặc tương tự. Bởi vậy, vụ án này có ý nghĩa quan trọng.

Trong khi Đạo luật Nhãn hiệu s122(1)(d) năm 1995 quy định rằng không có hành vi vi phạm khi một người sử dụng một nhãn hiệu “vì mục đích quảng cáo so sánh”, thì điều khoản này dường như không được tranh luận trong vụ việc. Đúng hơn, biện pháp bảo vệ có ý nghĩa quan trọng trước hành vi vi phạm dựa trên tuyên bố rằng không có việc sử dụng “BOTOX” như một nhãn hiệu, mà đây là điều kiện tiên quyết để phát hiện hành vi vi phạm. Người ta cũng lập luận rằng không được sử dụng nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn.

Bối cảnh

Self-Care đã bán các sản phẩm dưới tên PROTOX và FREEZEFRAME, là các chế phẩm chăm sóc da được quảng cáo là cải thiện vẻ ngoài của làn da để loại bỏ hoặc giảm nếp nhăn.

Họ đã sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau dưới những cái tên này và hoạt động tiếp thị cũng như bao bì sản phẩm của họ có đề cập đến BOTOX. Trong số đó đáng kể nhất là các tài liệu tham khảo như:

• Phương pháp thay thế Botox® mạnh mẽ nhất từng được phát hiện;

• Giải pháp thay thế Botox tình cờ

• Giải pháp thay thế Botox tức thời và lâu dài đầu tiên trên thế giới

• Thay thế Botox tức thì;

• Một giải pháp thay thế tại chỗ cho việc tiêm Botox®

• Sản phẩm thay thế Botox® tức thời ban đầu;

• Thay thế Botox® qua đêm

• Phương pháp thay thế Botox® lâu dài

Allergan tuyên bố rằng việc Self-Care sử dụng PROTOX là vi phạm đăng ký nhãn hiệu BOTOX của họ và các tài liệu tham khảo khác nhau về BOTOX cũng vi phạm đăng ký nhãn hiệu của họ.

Để xác định rằng sự vi phạm đã xảy ra phải có:

• Việc sử dụng như một nhãn hiệu;

• Dấu hiệu tương tự hoặc giống đến mức gây nhầm lẫn;

• Liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng ký, hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ có cùng mô tả hoặc có quan hệ đến hàng hóa hoặc dịch vụ;

• Không có biện pháp bảo vệ phù hợp

PROTOX

Liên quan đến PROTOX, Thẩm phán Stewart nhận thấy rằng nhãn hiệu này về cơ bản không giống hoặc giống đến mức gây nhầm lẫn với BOTOX. Ông cũng phát hiện ra rằng các chế phẩm dược phẩm thuộc Nhóm 05 để điều trị nếp nhăn không phải là hàng hóa có cùng mô tả với (tức là tương tự) các chế phẩm mỹ phẩm chống nếp nhăn.

Quyết định về hàng hóa tương tự dựa trên cơ sở rằng:

• BOTOX là sản phẩm trị liệu chỉ được cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và được quản lý bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe

• Thực tế là một số phòng khám bán các sản phẩm chăm sóc da và cũng cung cấp các sản phẩm tiêm như BOTOX là không đáng kể nếu xét đến sự khác biệt giữa các sản phẩm và công dụng của chúng

• Sản xuất và cung cấp dược phẩm khác với sản xuất và cung cấp mỹ phẩm bôi ngoài da

• Việc tham khảo tới  “giải pháp thay thế” trong quảng cáo không tạo nên sự tương tự. Nó chỉ là một tham chiếu đến một khả năng tác động. Quan trọng hơn là những khác biệt bao gồm giá cả, cách sử dụng, mức độ đau liên quan hoặc sự xâm nhập cơ thể và thời gian tác dụng của các sản phẩm tương ứng.

Ngoài đăng ký cho các sản phẩm thuộc Nhóm  5, Allergan còn sở hữu đăng ký cho Nhóm  3; tuy nhiên, vì nhãn hiệu PROTOX và BOTOX không được coi là giống nhau hoặc tương tự gây nhầm lẫn nên cũng không có hành vi vi phạm các đăng ký nhãn hiệu đó.

BOTOX

Liên quan đến việc sử dụng BOTOX, vấn đề vi phạm đặt ra câu hỏi liệu các tài liệu tham khảo khác nhau về BOTOX có sử dụng Botox “như một nhãn hiệu” cho mục đích vi phạm hay không.

Self-Care đã sử dụng BOTOX theo nhiều cách khác nhau. Trong một số trường hợp, nó xuất hiện trong các cụm từ tường thuật hoặc mô tả chung chung, ví dụ như: “đã được chứng minh lâm sàng giúp kéo dài tác dụng của Botox®”. Việc sử dụng như vậy rõ ràng được coi là không sử dụng như một nhãn hiệu vì chúng không nói gì về nguồn gốc của sản phẩm được bán hoặc về mối quan hệ thương mại. Thẩm phán Stewart coi những cách diễn đạt như vậy mang tính chất 'ngôn ngữ quảng cáo' nhiều hơn.

Thẩm phán Stewart bày tỏ sự do dự về các cụm từ không có động từ như: “Giải pháp thay thế Botox vô tình”, “Giải pháp thay thế BOTOX® tức thì”, “Giải pháp thay thế Botox® qua đêm” và “Giải pháp thay thế BOTOX® dài hạn” (“the accidental Botox Alternative”, “Instant BOTOX® alternative”, “Overnight Botox® alternative” and “Long term BOTOX® Alternative”.).

Những tuyên bố rằng việc viết hoa chữ cái đầu tiên của từ Botox nhằm biểu thị việc sử dụng làm nhãn hiệu không được coi là thuyết phục. Đó được coi là một chỉ thị yếu.

Cuối cùng, sự phụ thuộc đáng kể được dựa trên quyết định 1934 của Hạ viện trong vụ Irving's Yeast-Vite Ltd kiện Horsenail (1934) 51 RPC 110, trong đó cụm từ "Viên men, sản phẩm thay thế cho Yeast-Vite" (“Yeast tablets, a substitute for Yeast-Vite”) không bị coi là vi phạm.

Các mục đích sử dụng khác nhau của BOTOX được phát hiện là không được sử dụng như một nhãn hiệu trên cơ sở rằng:

• BOTOX đã được sử dụng theo cách để phân biệt các sản phẩm của Allergan với các sản phẩm của Self Care thông qua việc sử dụng từ “thay thế” (“alternative”)

• Việc sử dụng dấu hiệu ® khi xuất hiện cạnh từ BOTOX thừa nhận nhãn hiệu  là mác/nhãn  xuất xứ của sản phẩm do Allergan sản xuất

• Đã sử dụng FREEZEFRAME và PROTOX làm tên thương hiệu để nhận biết các sản phẩm của Self-Care

• Self-care sử dụng BOTOX không phải để chỉ ra mối liên hệ với chính nó mà để so sánh và đối chiếu các sản phẩm của mình     

Thẩm phán Stewart đề cập đến việc sử dụng “Instant Botox® Alternative” trong chương trình khuyến mãi kéo dài một tuần tại cửa hàng như một trường hợp ngoại lệ duy nhất, tuy nhiên cũng không coi đó là sử dụng như một nhãn hiệu.

Justice Stewart went further and expressed the view that none of the phrases or expressions used by Self Care amounted to use of a trade mark deceptively similar to BOTOX. He indicated that even “Instant Botox® Alternative” it is not deceptively similar because use of the word “alternative” indicates that the product being advertised is quite different from BOTOX.

Đi xa hơn, thẩm phán Stewart đã bày tỏ quan điểm rằng không có cụm từ hoặc sự diễn đạt nào mà Self Care sử dụng bị coi là sử dụng một nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với BOTOX. Ông chỉ ra rằng ngay cả “Instant Botox® Alternative” cũng không có vẻ tương tự gây nhầm lẫn vì việc sử dụng từ “alternative” cho thấy rằng sản phẩm được quảng cáo hoàn toàn khác với BOTOX.

Bình luận cuối cùng

Nếu việc bào chữa theo điều 122(d), liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu cho mục đích quảng cáo so sánh, đã được tranh luận thì vụ kiện đó có thể đã thành công. Tuy nhiên, phần đó vẫn chưa được Tòa án xem xét.

Rõ ràng, chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có lợi ích trong việc hạn chế hoặc hạn chế các doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu của mình. Việc người tiêu dùng có bị nhầm lẫn khi sử dụng các tham chiếu như vậy hay không là một câu hỏi riêng biệt với việc liệu việc sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng có mức độ liên kết nào đó mang lại lợi ích cho người dùng hay không, có khả năng gây bất lợi cho chủ sở hữu thương hiệu.

Quyết định hiện tại, trong khi ủng hộ những người muốn tham khảo các thương hiệu của bên thứ ba, chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa việc sử dụng được phép và không được phép.

Mặc dù không cần thiết cho quyết định cuối cùng, nhưng quan điểm cho rằng “Instant Botox® Alternative” không tương tự gây nhầm lẫn với BOTOX, là một quan điểm gây tranh cãi.

Đơn kháng cáo đã được nộp và mọi người rất quan tâm chờ đợi kết quả của nó ./.

Nguồn: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=38974372-be7d-4edf-9bdb-db508a70c7df