Nhật Bản: Tòa án SHTT cấp  cao giải quyết xâm phạm xuyên biên giới qua vụ kiện nhãn hiệu  "Sushi Zanmai"

Tòa án Sở hữu Trí tuệ (SHTT) cấp cao đã bác bỏ một phán quyết của Tòa án Quận Tokyo, vốn đã xác nhận hành vi xâm phạm nhãn hiệu cũng như ban hành các lệnh cấm và bồi thường thiệt hại một phần do việc thể hiện nhãn hiệu trên trang web. Phán quyết này rất đáng chú ý và có giá trị khi phân tích rủi ro tiềm ẩn của nhãn hiệu được hiển thị trên các trang web.  

Việc "sử dụng nhãn hiệu trên internet" không có ranh giới trừ khi có các hạn chế kỹ thuật được áp dụng. Do đó, điều quan trọng là phải chú ý đến phạm vi quyền nhãn hiệu ở mỗi quốc gia dựa trên "nguyên tắc lãnh thổ và nguyên tắc độc lập nhãn hiệu".Quá trình  vụ kiện như sau :

1.Các bên và nội dung tranh chấp

- Kiyomura, là một công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng sushi, thu mua hải sản, phát triển và sản xuất nguyên liệu thực phẩm tại Nhật Bản. Kiyomura sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký “SUSHI ZANMAI” bằng cả tiếng  tiếng Nhật và tiếng  Anh theo các Đăng ký nhãn hiệu số 5511447 và 5758987 đồng thời còn điều hành một chuỗi nhà hàng trên toàn quốc dưới tên “SUSHI ZANMAI” (hình dưới – bên trái) .

Daisho Japan  là một công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, xuất khẩu và bán các sản phẩm hải sản và thủy sản, cũng như vận hành và quản lý các nhà hàng tổng hợp. Daisho Japan là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Daisho Singapore  và là một phần của Tập đoàn Daisho, bao gồm các công ty con có trụ sở tại Thái Lan và Malaysia. Tập đoàn Daisho phụ trách việc thu mua nguyên liệu thực phẩm tại Nhật Bản và xuất khẩu chúng cho các công ty con ở Đông Nam Á.

Bên không phải là bên liên quan, Super Sushi (SUPER SUSHI SDN. BHD.), là một công ty có trụ sở tại Malaysia và là thành viên của Tập đoàn Daisho. Super Sushi vận hành các nhà hàng tại Malaysia dưới tên gọi “Sushi Zanmai” (hình trên – bên phải)và nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm Nhật Bản từ Daisho Japan.

Daisho Japan đã giới thiệu các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc thu mua và xuất khẩu hải sản và các sản phẩm thủy sản trên trang web công ty bằng tiếng Nhật. Super Sushi đã vận hành nhà hàng “Sushi Zanmai” tại Malaysia (sau đây gọi là “nhà hàng sushi của Daisho”). Daisho Japan đã thể hiện  nhãn hiệu của mình trên trang web công ty.

- Kiyomura – Nguyên đơn lập luận rằng hành vi của Daisho Japan thể hiện  nhãn hiệu “Sushi Zanmai” trên trang web của mình là hành vi xâm phạm nhãn hiệu và vi phạm Đạo luật Phòng chống Cạnh tranh Không lành mạnh , các dấu hiệu  tranh chấp liên quan được thể hiện  dưới đây:

Nguyên đơn đã đệ đơn kiện để yêu cầu lệnh cấm, gỡ bỏ nhãn hiệu và bồi thường thiệt hại.

Đáp lại, Daisho Japan  - Bị đơn lập luận rằng Nhãn hiệu của Bị đơn được hiển thị trên trang web chỉ liên quan đến các Nhà hàng Sushi do Super Sushi điều hành tại Malaysia, và bản thân Bị đơn không cung cấp dịch vụ "cung cấp sushi và thực phẩm, đồ uống liên quan đến sushi". Do đó, Bị đơn lập luận rằng các dịch vụ liên quan đến Nhãn hiệu của Bị đơn được hiển thị trên trang web không giống với các dịch vụ được chỉ định liên quan đến Nhãn hiệu của Nguyên đơn, và bị đơn không "sử dụng" Nhãn hiệu của Nguyên đơn.

3.Xét xử

3.1 Sơ thẩm

Trong phiên tòa sơ thẩm (19.3.2024), Tòa án Quận Tokyo đã phán quyết rằng việc bị đơn - Daisho Japan sử dụng nhãn hiệu của họ trên trang web tiếng Nhật của mình cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Hành vi đăng nhãn hiệu "Sushi Zanmai" của Bị đơn trên trang web tiếng Nhật của nhà hàng sushi Malaysia được coi là "sử dụng nhãn hiệu" theo Điều 2, Khoản 3, Mục 8 của Luật Nhãn hiệu (1) vì trang web được viết bằng tiếng Nhật và do đó bị coi là một "Quảng cáo" nhắm vào người tiêu dùng Nhật Bản, làm suy yếu chức năng chỉ dẫn nguồn gốc và chức năng đảm bảo chất lượng của nhãn hiệu của nguyên đơn tại Nhật Bản.

Khi tuyên án Tòa án Quận Tokyo nhận thấy nhãn hiệu của Bị đơn đã được sử dụng với lời giải thích "Sushi cuốn, một món ăn có giá cả phải chăng và được nhiều đối tượng khách hàng ưa chuộng. Món ăn này đang ngày càng phổ biến với các nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng và thực đơn đa dạng." và tuyên bố rằng nhãn hiệu của Bị đơn được sử dụng cho mục đích quảng cáo và do đó vi phạm quyền nhãn hiệu của Nguyên đơn.

Tòa án đã chấp thuận yêu cầu lệnh cấm và bồi thường thiệt hại (khoảng 6 triệu yên) do hành vi xâm phạm nhãn hiệu, và tính toán số tiền bồi thường thiệt hại có tính đến tỷ lệ phí bản quyền nhãn hiệu trung bình là 3,8% và các tình tiết khác liên quan đến việc cung cấp thực phẩm và đồ uống.

Bị đơn kháng cáo.

3.2 Phúc thẩm

Tòa án Sở hữu trí tuệ cấp cao  đã bác bỏ hành vi vi phạm nhãn hiệu vì việc sử dụng chỉ dẫn của bị đơn không thuộc định nghĩa “sử dụng làm nhãn hiệu” theo Luật Nhãn hiệu và đã viện dẫn đến quy định  lãnh thổ và Khuyến nghị chung của WIPO (Khuyến nghị liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu và các quyền sở hữu công nghiệp khác đối với dấu hiệu trên Internet/ Recommendation Concerning The Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, On The Internet), cụ thể như sau :

- Hành vi trình bày   nhãn hiệu “Sushi Zanmai” của Bị đơn trên trang web tiếng Nhật không  được coi là “sử dụng nhãn hiệu” (Điều 2, Khoản 3, Mục 8 của Luật Nhãn hiệu) bởi vì :

Việc trang web có được công nhận là quảng cáo cho dịch vụ của một nhà hàng sushi hay không không chỉ được xác định bởi việc nhãn hiệu  có được sử dụng hay không, mà cần được xác định bằng cách xem xét cách thức sử dụng nhãn hiệu và nội dung của toàn bộ trang web. Nhãn hiệu của bị đơn chỉ được sử dụng để giới thiệu doanh nghiệp của bị đơn trên trang web  và không được sử dụng cho mục đích quảng cáo cho người tiêu dùng tại Nhật Bản, và không có bằng chứng nào cho thấy tác động thương mại của nó trên thị trường Nhật Bản thực sự xảy ra.

- Hành vi của bị đơn không cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu,  bởi vì :

Trang web của Daisho Japan không tương ứng với “quảng cáo liên quan đến dịch vụ” của dịch vụ nhà hàng sushi thuộc Điều 2(3)(viii) của Luật Nhãn hiệu. Do đó, không thể coi là sử dụng nhãn hiệu của Nguyên đơn - Kiyomura và không cấu thành việc sử dụng nhãn hiệu tại Nhật Bản.Ngay cả khi một số người tiêu dùng tại Nhật Bản có thể bị lừa dối về nguồn gốc của các dịch vụ được cung cấp theo chỉ dẫn của Bị đơn, thì kết quả của sự lừa dối chỉ xảy ra bên ngoài Nhật Bản (vượt ra ngoài phạm vi quyền nhãn hiệu của Nhật Bản), do đó chức năng chỉ dẫn nguồn gốc của quyền nhãn hiệu không bị xâm phạm (do giới hạn lãnh thổ).

Hơn nữa, theo khuyến nghị chung của WIPO, việc sử dụng các dấu hiệu trên Internet chỉ cấu thành việc sử dụng tại một Quốc gia thành viên nếu nó có tác động thương mại đối với Quốc gia thành viên đó (Điều 2). Tuy nhiên:

(i) Nhà hàng sushi của Daisho không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào tại Nhật Bản và không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ khởi xướng các kế hoạch cung cấp các dịch vụ như vậy (Điều 3(1) (a)).

(ii) Trang web của Daisho không hiển thị bất kỳ giá nào bằng tiền Nhật Bản .Không có thông tin liên hệ nào tại Nhật Bản được cung cấp trên trang web.

Do vậy các  Thẩm phán kết luận rằng việc sử dụng các nhãn hiệu của Daisho trên trang web có liên quan không có bất kỳ tác động thương mại nào tại Nhật Bản. Tóm lại, trang web nên được công nhận là quảng cáo dịch vụ xuất khẩu nguyên liệu thực phẩm từ Nhật Bản. Các nhãn hiệu của Daisho được sử dụng trong bối cảnh giới thiệu chuỗi nhà hàng nước ngoài đã sử dụng các nguyên liệu đó. Do đó, ngay cả khi nội dung trang web được viết bằng tiếng Nhật và không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Daisho không có ý định cung cấp dịch vụ nhà hàng Sushi cho người tiêu dùng Nhật Bản thì hoạt động của Daisho cũng không cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

- Trang web cũng không cấu thành việc sử dụng “trùng lặp” theo Điều 2(1)(i) và (ii) của Luật Phòng chống Cạnh tranh Không lành mạnh (2).

4.Nhận xét

Tóm lại, từ phán quyết của Tòa án Sở hữu trí tuệ cấp cao này, để xác định hành vi xâm phạm nhãn hiệu xuyên biên giới, cần xem xét những điều sau đây.

- Cần chứng minh rằng một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký đang được sử dụng làm nhãn hiệu cho các dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ được chỉ định của nhãn hiệu đã đăng ký.

- Cần chứng minh rằng việc sử dụng đó có hiệu lực thương mại tại Nhật Bản (tức là bên bị cáo buộc xâm phạm đang cung cấp hàng hóa và dịch vụ sử dụng nhãn hiệu đó tại Nhật Bản).

Phán quyết của Tòa án Sở hữu trí tuệ cấp cao này không gây ngạc nhiên, vì nó tuân thủ nguyên tắc“lãnh thổ” và khuyến nghị chung của WIPO (2001). Do đó, phán quyết này cung cấp một hướng dẫn mang tính bước ngoặt cho các vụ kiện trong tương lai liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu xuyên biên giới./.

Nguồn: 
https://www.itohpat.co.jp/en/ip/2472/;  
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6255; 
https://www.noandt.com/wp-content/uploads/2024/11/ip_en_no7_1.pdf

(1). Điều 2 (1) “Nhãn hiệu” trong Luật này có nghĩa là bất kỳ ký tự, hình ảnh, dấu hiệu hoặc hình dạng ba chiều nào, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng với màu sắc (sau đây gọi là “nhãn hiệu”) là:

(3) “Sử dụng” đối với nhãn hiệu được sử dụng trong Luật này có nghĩa là bất kỳ hành vi nào sau đây:

(viii) trưng bày hoặc phân phối tài liệu quảng cáo, bảng giá hoặc chứng từ giao dịch liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ có gắn nhãn hiệu hoặc cung cấp thông tin về nội dung đó có gắn nhãn hiệu bằng thiết bị điện từ.

(2). Điều 2 (1) Thuật ngữ “cạnh tranh không lành mạnh” được sử dụng trong Luật này có nghĩa là bất kỳ hành vi nào sau đây:

(i) hành vi gây nhầm lẫn với hàng hóa hoặc doanh nghiệp của người khác bằng cách sử dụng chỉ dẫn về hàng hóa hoặc chỉ dẫn khác (sau đây gọi là “chỉ dẫn về hàng hóa hoặc chỉ dẫn khác” có nghĩa là tên gọi gắn liền với doanh nghiệp, tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, bao bì hoặc bao bì hàng hóa của một người, hoặc bất kỳ chỉ dẫn nào khác được sử dụng để chỉ dẫn hàng hóa hoặc doanh nghiệp) trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn về hàng hóa hoặc chỉ dẫn khác của người khác đã được người tiêu dùng hoặc người mua khác biết đến rộng rãi, hoặc bằng cách chuyển nhượng, giao hàng, trưng bày cho mục đích chuyển nhượng hoặc giao hàng, xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa sử dụng chỉ dẫn đó;

(ii) hành vi sử dụng chỉ dẫn về hàng hóa hoặc chỉ dẫn khác làm của riêng mình mà chỉ dẫn này trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn về hàng hóa hoặc chỉ dẫn khác của người khác đã được biết đến rộng rãi; hoặc hành vi chuyển nhượng, giao hàng, trưng bày cho mục đích chuyển nhượng hoặc giao hàng, xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa sử dụng chỉ dẫn đó;