Tòa án chung châu Âu giữ nguyên quyết định hủy bỏ nhãn hiệu “ICELAND” dù có sự can thiệp của INTA

Công ty  Iceland Foods Ltd đã từ bỏ tranh chấp nhãn hiệu  hiệu kéo dài hàng thập kỷ với đất nước Iceland sau phán quyết của Tòa án chung châu Âu giữ nguyên quyết định của EUIPO hủy bỏ  nhãn hiệu “ICELAND”. Mặc dù quyết định này không gây bất ngờ nhưng nó cung cấp một cái nhìn tổng quan hữu ích về án lệ tại EU liên quan đến các tên mô tả địa lý và cách áp dụng cụ thể cho tên quốc gia, sự việc như sau :

1. Nhãn hiệu “ICELAND”

Iceland Foods Ltd là một chuỗi siêu thị, được thành lập vào năm 1970 và có trụ sở chính tại Wales. Đây là một trong những nhà bán lẻ thực phẩm lớn của Vương quốc Anh, với hơn 900 cửa hàng trên khắp nước Anh, và thêm các cửa hàng ở châu Âu, đặc biệt là Ireland.

Vào năm 2002, công ty đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chữ  “ICELAND” (EUTM số 002673374) cho một loạt các hàng hóa và dịch vụ thuộc các lớp 7, 11, 16, 29, 30, 31, 32 và 35. Vào thời điểm đó,Công ty  thực ra thuộc sở hữu của một doanh nghiệp Iceland, tập đoàn bán lẻ Baugur. Không may, họ đã phải nhượng lại quyền kiểm soát Iceland Foods cho các ngân hàng vào năm 2008 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính.

Sau đó, vào năm 2014, công ty đã xin đăng ký nhãn hiệu chữ  cách điệu “ICELAND” (EUTM số 011565736) cho hàng hóa và dịch vụ thuộc các nhóm 29, 30 và 35. Điều này đã khiến chính phủ Iceland tức giận. Họ ngay lập tức cố gắng giải quyết vụ việc ngoài tòa án nhưng không thành công.

2. Giải quyết đề nghị hủy bỏ hiệu lực tại Cơ quan SHTT Liên minh  châu Âu (EUIPO)

Vào năm 2016, Chính phủ Iceland - thông qua Bộ Ngoại giao và Kinh doanh Iceland – đã nộp đơn xin hủy bỏ nhãn hiệu chữ 'ICELAND' theo các Điều của Luật Nhãn hiệu châu Âu - EUTMR , bao gồm : Điều 59 (1) về việc hủy bỏ nhãn hiệu  kết hợp với  Điều 7(1)(b): Những nhãn hiệu không có  tính phân biệt ;Điều 7(1)(c) Nhãn hiệu mang tính mô tả;  Điều 7(1)(g): Những nhãn hiệu có khả năng gây lừa dối công chúng  (ví dụ, về tính chất, chất lượng, hoặc xuất xứ địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ).

Bộ phận xem xét hủy bỏ của EUIPO chấp nhận đơn  và thông qua quyết định chỉ dựa trên Điều 7(1)(c) EUTMR. EUIPO cho rằng nhãn hiệu chữ 'ICELAND' mang tính mô tả về nguồn gốc địa lý của hàng hóa và dịch vụ và nhãn hiệu Iceland Foods đã ngăn các công ty từ Iceland quảng bá hàng hóa và dịch vụ Iceland ở các nước khác.Tuy chủ sở hữu nhãn hiệu đã tuyên bố nhãn hiệu có tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng  và đã nộp bằng chứng liên quan,  nhưng điều này không được coi là đủ, đặc biệt là liên quan đến các lãnh thổ của Malta, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan và Phần Lan.

Quyết định trên đã bị khiếu nại. Trong quyết định của mình, Hội đồng Giải quyết khiếu nại thứ nhất cho rằng vụ việc phải làm sáng tỏ vấn đề sử dụng tên quốc gia làm nhãn hiệu và phạm vi bảo hộ theo Điều 7(1)(c) EUTMR khi một dấu hiệu là tên địa lý. Do đó, Hội đồng quyết định ban hành quyết định tạm thời chuyển vụ việc lên Hội đồng Giải quyết khiếu nại cao cấp để đưa ra quyết định về phạm vi của yêu cầu được nêu theo Điều 7(1)(c) EUTMR khi một dấu hiệu là tên địa lý.

Vào năm 2018, Chính phủ Iceland một lần nữa đệ đơn đề nghị hủy bỏ  đối với nhãn hiệu tượng hình, dựa trên cùng lý do như đối với nhãn hiệu chữ. Và một lần nữa, yêu cầu hủy bỏ đã được Bộ phận xem xét hủy bỏ của EUIPO chấp thuận chỉ dựa trên Điều 7(1)(c) EUTM, tức là ngay cả nhãn hiệu  cách điệu cũng mang tính miêu tả về xuất xứ địa lý của hàng hóa và dịch vụ. Ngay cả trong trường hợp này, tính phân biệt do sử dụng trước cũng được viện dẫn nhưng một lần nữa  không được coi là đủ để  chứng minh. Quyết định này bị  khiếu nại  nhưng một lần nữa Hội đồng Giải quyết khiếu nại  thứ nhất đã ra quyết định tạm thời (Quyết định tạm thời thứ hai) chuyển vụ việc lên  Hội đồng Giải quyết khiếu nại cao cấp.

- Hội đồng Giải quyết khiếu nại cao cấp  tổ chức phiên điều trần trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử, tuy nhiên các đơn khiếu nại đã bị bác bỏ vào vào ngày 15/12/2022 tại  các quyết định R 1238/2019-G Iceland và R1613/2019-G, Iceland.

Dựa trên án lệ đã được thiết lập phù hợp với các tiêu chí của trong vụ Chiemsee,  Hội đồng Giải quyết khiếu nại cao cấp  xác nhận rằng về nguyên tắc, các tên địa lý có thể được đăng ký. Tuy nhiên, nguyên tắc chung này có giới hạn khi liên quan đến Điều 7(1)(c) EUTMR và chỉ nên áp dụng cho các nhãn hiệu bao gồm các tên địa lý mà công chúng quan tâm chưa biết đến – hoặc ít nhất là chưa biết như là chỉ định một địa điểm địa lý – hoặc cho những tên mà, do bản chất của nơi mà chúng chỉ định, khả năng công chúng tin rằng loại hàng hóa hoặc dịch vụ tương ứng xuất phát từ đó là khó xảy ra.Hội đồng Giải quyết khiếu nại cao cấp  xác nhận hai quyết định của Bộ phận xem xét hủy bỏ của EUIPO – chấp nhận các lập luận và lý do của người nộp đơn đề nghị hủy bỏ các đăng ký nhãn hiệu.

Ngoại trưởng Iceland tuyên bố :“Tôi ăn mừng kết quả này, mặc dù điều đó không hề gây bất ngờ cho tôi, vì thật phi lý khi một công ty nước ngoài có thể đăng ký độc quyền với tên của một quốc gia có chủ quyền.”

Không hài lòng với kết quả, Iceland Foods đã yêu cầu Tòa án chung châu Âu yêu cầu  hủy bỏ  quyết định của Hội đồng Giải quyết khiếu nại cao cấp.

3. Vai trò của  Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA )

Vào năm 2021, INTA đã nộp Ý kiến của Bên Thứ ba trong các thủ tục trước Hội đồng Giải quyết khiếu nại cao cấp liên quan đến các nhãn hiệu “ICELAND”, trong đó INTA chia sẻ chuyên môn và quan sát của Hiệp hội về vấn đề đánh giá tính mô tả và tính độc đáo của các tên địa lý như tên quốc gia.

Sau khi các quyết định của Hội đồng Giải quyết khiếu nại cao cấp  bị khởi kiện, INTA quyết định can thiệp vào các thủ tục trước Tòa án chung châu Âu dựa trên Điều 40 của Quy chế của Toà án Công lý Châu Âu cho phép các bên thứ ba, nếu có thể chứng minh lợi ích trong kết quả của vụ án được tham gia vào thủ tục kháng cáo. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2023, INTA đã nộp đơn xin can thiệp vào các vụ án T-105/23 và T-106/23. Theo các lệnh ngày 28 tháng 7 năm 2023,  Tòa án chung châu Âu đã chấp thuận cả hai đơn, cho phép INTA can thiệp dựa trên cơ sở là họ đã chứng minh được lợi ích trong kết quả của vụ án.

INTA ủng hộ đơn khởi kiện của Iceland Foods tin rằng vụ việc này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của luật nhãn hiệu ở Liên minh Châu Âu. Quyết định cuối cùng trong vụ việc hiện tại có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đăng ký tên quốc gia (và một cách tiềm năng, các tên địa lý khác) như là Nhãn hiệu châu Âu -EUTM và nhãn hiệu quốc gia ở các quốc gia thành viên EU, cũng như đến mức độ dễ bị hủy bỏ của nhiều nhãn hiệu đã đăng ký dựa trên căn cứ Điều (7)(b) và (c) EUTMR và các điều khoản tương ứng trong luật nhãn hiệu quốc gia.

Trong các tuyên bố can thiệp của mình, INTA lập luận rằng tên quốc gia không nên đương nhiên bị loại trừ khỏi việc đăng ký nhãn hiệu và, giống như tất cả các tên địa lý khác, tên quốc gia không nên đương nhiên bị coi là mô tả nguồn gốc địa lý, chất lượng hoặc các đặc tính khác của hàng hóa/dịch vụ. INTA cũng lập luận rằng một đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm tên quốc gia, dù nó mô tả và/hoặc không mang tính phân biệt đối với hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, nên được quyết định từng trường hợp cụ thể và theo đúng án lệ hiện có bằng cách đánh giá xem tên bang cụ thể (hoặc một tên địa lý khác) hiện có được biết đến, nổi tiếng, hoặc liên kết trong tâm trí của nhóm người liên quan với loại hàng hóa hoặc dịch vụ đang xét, hay liệu có thể hợp lý giả định rằng nó có thể được liên kết trong tương lai với hàng hóa và/hoặc dịch vụ đó.

4. Quyết định của Tòa án chung châu Âu.

Tòa án , giống như Hội đồng Giải quyết khiếu nại cao cấp, đã dựa vào án lệ đã được thiết lập, đặc biệt là các yếu tố từ vụ Windsurfing Chiemsee[1] . Cụ thể như sau:

Lợi ích công cộng 

Tòa án nhấn mạnh rằng lợi ích công cộng là để những tên địa lý mô tả vẫn được tự do sử dụng cho tất cả mọi người, “đặc biệt vì chúng có thể là dấu hiệu về chất lượng và các đặc điểm khác của loại hàng hóa liên quan, và cũng có thể, theo nhiều cách khác nhau, ảnh hưởng đến sở thích của người tiêu dùng, chẳng hạn như liên kết hàng hóa với một địa điểm có thể tạo ra phản ứng tích cực.” 

Điều quan trọng trong vụ việc này, lợi ích công cộng áp dụng cho cả những tên địa lý đã nổi tiếng hoặc được biết đến với loại hàng hóa hoặc dịch vụ, cũng như những tên địa lý có khả năng được doanh nghiệp sử dụng và phải giữ được tự do sử dụng khi “có lý do để cho rằng mối liên kết như vậy có thể được thiết lập trong tương lai.”

Mức độ quen thuộc với tên gọi 

Khi đánh giá xem tên địa lý có khả năng chỉ ra xuất xứ của hàng hóa hoặc dịch vụ trong tương lai hay không, Tòa trước tiên đã xem xét mức độ quen thuộc với tên gọi này trong công chúng có liên quan. Tòa nhấn mạnh rằng việc công chúng biết đến một địa điểm địa lý thôi chưa đủ, và trái với những lo ngại do INTA và Iceland Foods nêu ra, Hội đồng Giải quyết khiếu nại cao cấp đã không coi việc chỉ nhận biết Iceland là yếu tố quyết định. Thay vào đó, Hội đồng Giải quyết khiếu nại cao cấp đã nhận thấy mức độ quen thuộc với tên địa lý Iceland rất cao trong công chúng có liên quan.

Đặc điểm của vị trí

Yếu tố tiếp theo từ vụ Windsurfing Chiemsee là mức độ quen thuộc với các đặc điểm của nơi được gọi là Iceland. Tòa án không thấy có lý do để tranh cãi rằng Iceland được biết đến như một quốc gia thân thiện với môi trường, là điểm đến du lịch phổ biến, và là một quốc gia có khả năng sản xuất nhiều loại hàng hóa khác nhau cũng như cung cấp đa dạng các dịch vụ, đồng thời duy trì các mối quan hệ thương mại đáng kể với các quốc gia EEA.

Liên kết với các loại hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan 

 Khi xem xét liên kết giữa tên địa danh Iceland và từng loại hàng hóa và dịch vụ, Tòa án đã bác bỏ tuyên bố rằng cần phải đánh giá danh tiếng mà Iceland có được trong mắt công chúng liên quan, hoặc có thể có trong tương lai, đối với các hàng hóa và dịch vụ được bảo hộ bởi nhãn hiệu đang xét. Tòa án có quyền xem xét nhiều hoàn cảnh khác nhau, không chỉ giới hạn ở câu hỏi về danh tiếng, ví dụ với các nhóm sản phẩm được nhận xét cụ thể như sau:

- Nhóm  29 đến 32 (thực phẩm, đồ uống và sản phẩm nông nghiệp)  :

Tòa án cho rằng việc xem xét rằng có nghĩa vụ pháp lý phải ghi xuất xứ đối với một số hàng hóa là đúng, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm. Mặc dù Iceland chủ yếu nổi tiếng với cá, hải sản, thịt và các sản phẩm từ sữa, các sản phẩm thực phẩm khác (như trái cây, rau củ và thảo mộc) vẫn có thể được sản xuất ở Iceland trong các nhà kính, được sưởi ấm bằng năng lượng địa nhiệt. 

Iceland Foods lập luận rằng một số hàng hóa thuộc các Lớp 29-32 khá là “tropi” (chẳng hạn như cà phê hay gạo) và việc chúng được xuất khẩu từ Iceland là “thuần túy lý thuyết”. Tuy nhiên, như đã khẳng định trong vụ Windsurfing Chiemsee, “không cần thiết hàng hóa phải được sản xuất tại vị trí địa lý đó để chúng được liên kết với nó.” Tòa án đã đưa lại các ví dụ về các bộ sưu tập trà từ Anh hoặc Ireland, nơi không trồng cây chè, nhưng vẫn có thể chế biến và điều chỉnh theo khẩu vị địa phương, điều này tạo ra nhận thức về một kết nối...

- Nhóm  7 và 11 (máy móc và thiết bị trong nước cho sưởi ấm, làm lạnh, v.v.) 

Tòa án đã xác nhận các kết luận cho những loại hàng hóa này. Nó nhắc lại quan điểm của Hội Đồng giải quyết khiếu nại cao cấp  rằng những mặt hàng như vậy sẽ được hưởng lợi từ việc liên kết với hình ảnh thân thiện với môi trường của Iceland và danh tiếng về năng lượng xanh cũng như sự bền vững...

- Nhóm 16 (giấy, hàng bìa cứng và văn phòng phẩm) 

Tòa án đã giữ nguyên nhận định rằng công chúng liên quan coi dấu hiệu đang xét là chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của những hàng hóa đó, hoặc đặc điểm của chúng như là hàng hóa thân thiện với môi trường. Đối với ấn phẩm in ấn hoặc tạp chí, Tòa án chấp nhận rằng công chúng liên quan có thể cho rằng chúng liên quan đến đất nước Iceland.

- Nhóm  35 (dịch vụ bán lẻ tại cửa hàng và trực tuyến) 

Tòa án cho rằng tên Iceland có thể được hiểu như một tham chiếu đến một chất lượng cụ thể của hàng hóa được tiếp thị bởi các dịch vụ này, hoặc Iceland có thể là quốc gia xuất xứ của hàng hóa. Tòa án bác bỏ các lập luận về dân số ít của Iceland và việc hiện tại không có xuất khẩu bất kỳ 'dịch vụ' nào như vậy.

5. Nhận xét

Quyết định của Tòa án Chung châu Âu  không thêm nhiều vào tình trạng hiện tại của luật nhãn hiệu EU. Quan trọng là Tòa đã nhanh chóng bác bỏ mọi sự hù dọa rằng quyết định này sẽ tự động đưa tất cả tên quốc gia vào phạm vi từ chối theo Điều 7(1)(c) EUTMR.

Tuy nhiên trường hợp này cho thấy  dù áp dụng phù hợp với các tiêu chí của vụ  Chiemsee , thf các nhãn hiệu  châu Âu bao gồm tên quốc gia (mặc dù đôi khi chúng có thể hoạt động như nhãn hiệu)  luôn nên được xem xét cẩn trọng, vì người tiêu dùng trung bình có thể dễ dàng đưa ra suy đoán về nguồn gốc sản phẩm dựa trên xuất xứ quốc gia. Do đó, các chủ thể  muốn đăng ký nhãn hiệu bao gồm tên quốc gia có thể tìm thấy điều đáng cân nhắc trong các quyết định hiện tại và đặc biệt là về các tiêu chí mà luật nhãn hiệu EU có khả năng áp dụng trong tương lai , mặc dù điều này luôn được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể.

Nguồn:

(i) The Grand Board of EUIPO ruled in the ICELAND case: Both contested EUTMs were registered in breach of Article 7(1)(c) EUTMR - The IPKat; 
(ii) UK supermarket Iceland ends trademark battle with nation | Luxembourg Times; 
(iii) Case No. T-105/23 and T-106/23 Iceland Foods Limited (IFL) v. European Union Intellectual Property Office (EUIPO) - International Trademark Association 
(iv)Country of Iceland successfully freezes out British supermarket's trade marks on the grounds of descriptiveness - The IPKat; 
(v)NTA Files Statements of Intervention with GCEU on the Issue of Registrability of Country Names as Trademarks - International Trademark Association