Kiến nghị về việc bổ sung hướng dẫn áp dụng căn cứ “đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu (“bad faith”) vào Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Sở hữu trí tuệ đã bổ sung căn cứ từ chối cấp văn bằng bảo hộ đối với trường hợp có cơ sở để khẳng định người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu. Đây là cơ chế quan trọng để xử lý hành vi chiếm đoạt nhãn hiệu, đăng ký trước nhãn hiệu của đối tác hoặc chủ thể sử dụng trước, đầu cơ nhãn hiệu, đăng ký nhằm ngăn cản hoặc gây sức ép đối với hoạt động kinh doanh hợp pháp của người khác.

Tuy nhiên, “dụng ý xấu” là khái niệm có yếu tố chủ quan. Nếu không có tiêu chí và phương pháp đánh giá thống nhất, việc áp dụng có thể quá hẹp, làm mất hiệu quả của quy định, hoặc quá rộng, dẫn đến việc đồng nhất đơn thuần yếu tố “biết về dấu hiệu của người khác” với dụng ý xấu.

Vì vậy, chúng tôi kiến nghị bổ sung vào Thông tư một điều riêng quy định về đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu, đồng thời xây dựng hướng dẫn thẩm định và các tình huống mẫu để bảo đảm áp dụng thống nhất. 

I. Các nguyên tắc đề xuất

a) Dụng ý xấu phải được xác định trên cơ sở đánh giá tổng thể các tình tiết khách quan có liên quan tại thời điểm nộp đơn; không một tình tiết đơn lẻ nào mặc nhiên đủ để kết luận có dụng ý xấu.

b) Việc người nộp đơn biết hoặc phải biết về dấu hiệu của người khác chỉ là một yếu tố để xem xét, không tự nó cấu thành dụng ý xấu. Cần có thêm các tình tiết cho thấy mục đích chiếm đoạt, ngăn cản, lợi dụng, gây sức ép, đầu cơ hoặc thu lợi không chính đáng.

c) Không bắt buộc dấu hiệu bị chiếm đoạt phải là nhãn hiệu nổi tiếng, đã đăng ký hoặc đã xác lập đầy đủ quyền tại Việt Nam. Tình trạng pháp lý, phạm vi sử dụng và mức độ biết đến là các yếu tố trong đánh giá tổng thể.

d) Dụng ý xấu được xác định tại thời điểm nộp đơn; hành vi trước hoặc sau ngày nộp đơn có thể được dùng làm chứng cứ để suy luận ý định tại thời điểm nộp đơn.

e) Không bắt buộc phải chứng minh thiệt hại thực tế hoặc lợi ích thực tế đã thu được từ việc đăng ký. 

II. Dự thảo điều khoản đề nghị bổ sung vào Thông tư

Điều … Đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu

1.  Việc đăng ký nhãn hiệu bị coi là được thực hiện với dụng ý xấu theo điểm b khoản 1 Điều 117 của Luật SHTT nếu, căn cứ vào các tình tiết khách quan có liên quan tại thời điểm nộp đơn, có đủ cơ sở để xác định rằng người nộp đơn:

a) Biết hoặc có căn cứ hợp lý để phải biết về quyền, lợi ích hợp pháp hoặc việc sử dụng trước dấu hiệu của tổ chức, cá nhân khác và việc nộp đơn nhằm chiếm đoạt, ngăn cản, gây thiệt hại hoặc lợi dụng không chính đáng quyền, lợi ích, uy tín hoặc thành quả đầu tư của tổ chức, cá nhân đó; hoặc

b) Mặc dù không nhằm vào một tổ chức, cá nhân cụ thể, đã sử dụng thủ tục đăng ký nhãn hiệu không đúng với mục đích và chức năng của chế định bảo hộ nhãn hiệu nhằm đạt được lợi ích không chính đáng hoặc cản trở hoạt động thương mại hợp pháp của người khác.

2. Việc xác định dụng ý xấu phải dựa trên đánh giá tổng thể các tình tiết của vụ việc. Không một tình tiết đơn lẻ nào quy định tại Điều này mặc nhiên đủ để kết luận có dụng ý xấu.

3. Khi đánh giá việc người nộp đơn biết hoặc có căn cứ hợp lý để phải biết về dấu hiệu của người khác, có thể xem xét một hoặc nhiều tình tiết sau đây:

a) Có hoặc đã có quan hệ đại lý, đại diện, phân phối, gia công, cung ứng, hợp tác, liên doanh, lao động, tư vấn hoặc quan hệ thương mại khác với người sử dụng trước dấu hiệu;

b) Đã tham gia đàm phán, trao đổi, giao dịch hoặc tiếp cận tài liệu liên quan đến dấu hiệu;

c) Dấu hiệu đã được sử dụng trong thời gian đáng kể hoặc có mức độ hiện diện trên thị trường mà người hoạt động trong cùng lĩnh vực kinh doanh thông thường phải biết;

d) Dấu hiệu đã được đăng ký, sử dụng hoặc quảng bá tại nước ngoài và có tình tiết cho thấy người nộp đơn thực tế biết hoặc có căn cứ hợp lý để phải biết;

đ) Nhãn hiệu đăng ký trùng hoặc tương tự ở mức độ cao với dấu hiệu có trước, đặc biệt có sự sao chép các yếu tố tùy ý, đặc thù hoặc bất thường mà khó có thể giải thích hợp lý là ngẫu nhiên;

e) Người nộp đơn đã tiếp xúc với hàng hóa, dịch vụ, website, catalogue, hội chợ, quảng cáo, hệ thống phân phối hoặc nguồn thông tin khác liên quan đến dấu hiệu có trước;

g) Các tình tiết khác chứng minh người nộp đơn thực tế biết hoặc, trong hoàn cảnh cụ thể, không thể hợp lý cho rằng người đó không biết về dấu hiệu có trước.

4.      Khi đánh giá mục đích hoặc ý định không trung thực, có thể xem xét một hoặc nhiều tình tiết sau:

a) Nộp đơn nhằm chiếm đoạt nhãn hiệu, dấu hiệu hoặc thành quả kinh doanh do người khác tạo lập;

b) Nộp đơn nhằm ngăn cản chủ thể đang sử dụng hợp pháp dấu hiệu tiếp tục sử dụng hoặc đăng ký;

c) Nộp đơn nhằm buộc người sử dụng trước phải mua lại, nhận chuyển nhượng, xin phép sử dụng hoặc trả tiền;

d) Nộp đơn nhằm lợi dụng uy tín, danh tiếng, giá trị thương mại hoặc khả năng thu hút khách hàng của dấu hiệu của người khác;

đ)       Nộp hàng loạt đơn đối với nhãn hiệu hoặc dấu hiệu của nhiều chủ thể khác nhau mà không chứng minh được mục đích kinh doanh hợp lý;

e) Nộp đơn đối với nhãn hiệu của đối tác, nhà sản xuất, nhà cung cấp, bên giao đại lý, bên thuê gia công hoặc bên có quan hệ kinh doanh khác mà không được phép;

g) Nộp đơn nhằm tạo căn cứ để ngăn chặn hàng hóa, yêu cầu xử lý vi phạm, gây sức ép thương mại hoặc hạn chế hoạt động kinh doanh hợp pháp của người khác;

h) Nộp đơn không nhằm sử dụng nhãn hiệu phù hợp với chức năng phân biệt nguồn gốc thương mại mà chủ yếu nhằm tạo quyền độc quyền phục vụ đầu cơ, gây sức ép hoặc thu lợi không chính đáng;

i) Che giấu, cung cấp thông tin không trung thực hoặc có hành vi khác liên quan đến việc nộp đơn thể hiện mục đích chiếm đoạt hoặc lợi dụng không chính đáng;

k)       Các tình tiết khác cho thấy mục đích đăng ký trái với nguyên tắc trung thực và tập quán thương mại lành mạnh.

5.       Các tình tiết sau đây, nếu đứng riêng lẻ, không đủ để kết luận có dụng ý xấu:

a) Người nộp đơn biết hoặc phải biết rằng người khác đang sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự;

b) Dấu hiệu tương tự với dấu hiệu đang được sử dụng hoặc đăng ký tại nước ngoài;

c) Người nộp đơn chưa sử dụng nhãn hiệu tại thời điểm nộp đơn;

d) Danh mục hàng hóa, dịch vụ có phạm vi rộng;

đ)       Người nộp đơn có nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu;

e) Giữa các bên có tranh chấp thương mại;

g) Người khác đã sử dụng dấu hiệu trước nhưng chưa xác lập quyền đối với dấu hiệu đó;

h) Nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với dấu hiệu của người khác nhưng người nộp đơn chứng minh được nguồn gốc độc lập hoặc lý do thương mại hợp lý cho việc lựa chọn dấu hiệu.

6. Người phản đối, người yêu cầu hủy bỏ hiệu lực hoặc người cho rằng đơn được nộp với dụng ý xấu có trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ hoặc lập luận ban đầu làm phát sinh cơ sở hợp lý để nghi ngờ có dụng ý xấu. Khi chứng cứ và tình tiết khách quan tạo thành một hệ thống chỉ dấu nhất quán đủ để làm phát sinh suy đoán hợp lý, người nộp đơn hoặc chủ văn bằng có trách nhiệm đưa ra giải thích hợp lý và tài liệu liên quan đến nguồn gốc nhãn hiệu, lý do lựa chọn và mục đích thương mại của việc đăng ký. Việc không đưa ra được giải thích hợp lý không tự nó là căn cứ duy nhất để xác định dụng ý xấu nhưng có thể được xem xét cùng các chứng cứ khác.

7. Dụng ý xấu được xác định tại thời điểm nộp đơn. Các hành vi xảy ra trước hoặc sau ngày nộp đơn có thể được sử dụng làm chứng cứ để xác định ý định tại thời điểm nộp đơn.

8. Việc xác định đăng ký với dụng ý xấu không phụ thuộc vào việc dấu hiệu của người khác có phải là nhãn hiệu nổi tiếng, đã đăng ký hoặc đáp ứng đầy đủ điều kiện bảo hộ tại Việt Nam hay không. Tình trạng pháp lý, phạm vi sử dụng và mức độ biết đến là các yếu tố được xem xét khi đánh giá tổng thể.

9. Không yêu cầu phải chứng minh người nộp đơn đã thực tế gây thiệt hại hoặc đã thực tế thu được lợi ích từ việc đăng ký.

10. Trường hợp dụng ý xấu chỉ được xác định đối với một phần hàng hóa, dịch vụ thì việc từ chối hoặc hủy bỏ hiệu lực được áp dụng đối với phần đó, nếu phần còn lại có thể tồn tại độc lập và không có chứng cứ cho thấy dụng ý xấu bao trùm toàn bộ đơn. 

III. Đề xuất phương pháp thẩm định – “Tiêu chí đánh giá 3 bước”

Bước 1 –  Biết hoặc phải biết (Knowledge): Xác định người nộp đơn có biết hoặc có căn cứ hợp lý để phải biết về dấu hiệu, quyền hoặc lợi ích của chủ thể khác hay không.

Bước 2 –  Mục đích không trung thực (Dishonest intention): Xác định có tình tiết khách quan thể hiện mục đích chiếm đoạt, ngăn cản, lợi dụng, gây sức ép, đầu cơ hoặc thu lợi không chính đáng hay không.

Bước 3 – Đánh giá tổng thể (Overall assessment ): Xem xét toàn bộ hoàn cảnh và đánh giá liệu người nộp đơn có đưa ra được lời giải thích thương mại hợp lý, nhất quán và đáng tin cậy cho việc lựa chọn và đăng ký nhãn hiệu hay không.

Ngoài các tiêu chí đánh giá trên, đề nghị thừa nhận nhánh độc lập về “lạm dụng hệ thống đăng ký nhãn hiệu”, trong đó không nhất thiết phải xác định một chủ thể cụ thể bị nhắm tới nếu mô hình và hoàn cảnh nộp đơn cho thấy thủ tục đăng ký được sử dụng chủ yếu để đầu cơ, gây sức ép hoặc đạt lợi ích không chính đáng không phù hợp với chức năng của quyền nhãn hiệu. 

IV Kiến nghị về hướng dẫn thực tiễn

Đề nghị Cục SHTT ban hành kèm Phụ lục hoặc Hướng dẫn thẩm định về dụng ý xấu với các tình huống mẫu, gồm: đăng ký nhãn hiệu của đại lý/nhà phân phối; đăng ký nhãn hiệu của đối tác; nhãn hiệu nước ngoài chưa đăng ký tại Việt Nam; sao chép logo, bao bì hoặc yếu tố đặc thù; trường hợp “không thể không biết”; đăng ký hàng loạt nhãn hiệu của nhiều chủ thể; đăng ký nhằm bán lại cho chủ thể sử dụng trước; đăng ký nhằm gây sức ép hoặc ngăn chặn hàng hóa; trường hợp có lý do thương mại hợp lý; và trường hợp chỉ có yếu tố “biết” nhưng không có bằng chứng về mục đích không trung thực.

Việc xây dựng tình huống mẫu sẽ giúp thẩm định viên và các bên dự đoán được cách áp dụng pháp luật, đồng thời hạn chế việc vận dụng khái niệm “dụng ý xấu” một cách chủ quan hoặc không thống nhất. 

V. Kết luận

Chúng tôi kiến nghị Cục Sở hữu trí tuệ xem xét bổ sung quy định cụ thể về “đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu” vào Thông tư theo hướng: không xây dựng một định nghĩa đóng; đánh giá tổng thể các tình tiết; phân biệt rõ yếu tố “biết hoặc phải biết” với “mục đích không trung thực”; cho phép suy luận ý định từ chứng cứ khách quan; đồng thời bảo đảm cơ chế này không bị biến thành một căn cứ từ chối tùy nghi.

Công thức định hướng có thể khái quát như sau:

BAD FAITH = Tình tiết khách quan + Biết/Phải biết + Mục đích không trung thực hoặc, đối với trường hợp lạm dụng hệ thống:

BAD FAITH = Tình tiết khách quan + Lạm dụng hệ thống đăng ký nhãn hiệu./.

Ls. Phạm Vũ Khánh Toàn 
Giám đốc, Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh