Tòa án Canada kết luận nhãn hiệu gồm đường vĩ độ là mang tính mô tả

Lần đầu tiên trong lịch sử Canada, Tòa án Liên bang đã làm rõ ý nghĩa của cụm từ “nơi xuất xứ” như được đề cập trong mục 12(1)(b) của Đạo luật Nhãn hiệu, theo đó phạm vi của thuật ngữ “nơi xuất xứ” có thể bao gồm các đường vĩ độ và kinh độ .

1. Các bên 

- North 42 Degrees Estate Winery Inc (“North 42”) đã tìm cách đăng ký nhãn hiệu “NORTH 42 DEGREES” gắn với hàng hóa “rượu vang” và dịch vụ “vận hành nhà máy rượu”. Đối với ngữ cảnh, hướng Bắc và 42 độ là các chỉ định số và hướng cụ thể cho một vị trí địa lý cụ thể. Trên thực tế, 42 độ Bắc (được đọc cùng nhau) chỉ định một đường (không gian) cụ thể chạy trên bề mặt trái đất. North 42 vận hành nhà máy rượu của mình từ một địa điểm chạy dọc theo đường vĩ tuyến 42 độ Bắc.

- Nia Wine Group Co., Ltd. (“Nia Wine Group”) điều hành một nhà máy rượu ở vùng Ontario Niagara và bán rượu vang khắp Canada dưới nhiều nhãn  hiệu khác nhau, bao gồm cả  nhãn hiệu “NORTH 43”.

Như vậy cả Nia Wine và North 42 đều vận hành nhà máy rượu và bán rượu ở Ontario.

Vào tháng 5/202, North 42 đã được đăng ký nhãn hiệu và Nia Wine đã nộp đơn phản đối.

2. Giải quyết phản đối

(i) Lập luận các bên

Nia Wine Group phản đối việc North 42 nộp đơn đăng ký “NORTH 42 DEGREES” làm nhãn hiệu do nhãn hiệu đó mô tả về nơi xuất xứ của hàng hóa và dịch vụ,  Nia Wine lập luận rằng theo Điều 12(1)(b) của Luật Nhãn hiệu thì  nhãn hiệu “NORTH 42 DEGREES” không được đăng ký do nó mô tả rõ ràng về nơi xuất xứ của hàng hóa và dịch vụ của North 42 vì nhà máy sản xuất rượu của họ nằm ở hoặc gần đường kinh tuyến   42 ở Bắc bán cầu và rượu vang của họ có nguồn gốc từ cùng một khu vực.Đáp lại, North 42 cho rằng nhãn hiệu “NORTH 42 DEGREES”  không chỉ nơi xuất xứ vì nó không phải là tên thực của một địa điểm hoặc vị trí địa lý.

(ii)  Quy định pháp luật có liên quan

Điều  12(1)(b) của Luật Nhãn hiệu có nội dung như sau:

Theo điểm  (2), nhãn hiệu có thể được đăng ký nếu nó không:

Dù được mô tả, viết hoặc phát âm, mô tả rõ ràng hoặc mô tả sai một cách gây nhầm lẫn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp về đặc tính hoặc chất lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến nó được sử dụng hoặc đề xuất sử dụng hoặc về điều kiện của hoặc những người được tuyển dụng trong quá trình sản xuất hoặc nơi xuất xứ của chúng;”

(iii) Quyết định của Hội đồng Giải quyết phản đối nhãn hiệu

Hội đồng giải quyết phản đối nhãn hiệu/ Trademarks Opposition Board (Hội đồng)  bác bỏ ý kiến ​​phản đối của Nia Wine dựa trên cơ sở bằng chứng nhưng Hội đồng cũng giải thích rằng, theo mục đích của Điều  12(1)(b) Luật Nhãn hiệu , nhãn hiệu theo đơn đăng ký sẽ mang tính mô tả về nơi xuất xứ nếu đó là tên địa lý và hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc từ vị trí của tên địa lý.

Hội đồng xác định rằng nhãn hiệu được đề cập không phải là tên địa lý đề cập đến nơi xuất xứ cũng như không phải là tên của địa điểm. Thay vào đó, Hội đồng nhận thấy rằng người tiêu dùng bình thường sẽ xem nhãn hiệu được đề xuất như một “tài liệu tham khảo địa lý ám chỉ tọa độ của một địa điểm hoặc địa phương, nhưng không mô tả rõ ràng một địa điểm hoặc 'khu vực địa lý' theo cách 'dễ dàng tìm hiểu, hiển nhiên hoặc rõ ràng ” và “ nhãn hiệu  ám chỉ tọa độ địa lý của một địa điểm hoặc địa phương. Nhãn hiệu gợi ý hướng đi hoặc tọa độ địa lý nhưng không thể xác định hoặc đặt tên cho một địa điểm, điều này khiến nó trở nên mơ hồ “

3. Giải quyết đơn khởi kiện

Nia Wine Group đã khởi kiện  lên Tòa án Liên bang và vấn đề trọng tâm trong vụ  kiện  là liệu thuật ngữ “nơi xuất xứ” trong Điều  12(1)(b) có thể bao gồm một đường vĩ độ cụ thể hay không.

Vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, Tòa án Liên bang Canada (Tòa án) đã ban hành quyết định trong đó tuyên bố “nơi xuất xứ” đó theo Điều  12(1)(b) của Luật Nhãn  hiệu  có thể bao gồm một đường vĩ độ, cụ thể như sau:

- Khi xác định điều gì cấu thành “nơi xuất xứ”, Tòa án đã tiến hành phân tích ngôn ngữ luật định của Luật và lưu ý rằng mục đích của Điều 12(1)(b)  đã được công nhận là phục vụ mục đích lợi ích công vì nó ngăn cản các nhà kinh doanh từ việc độc quyền mô tả nguồn gốc của hàng hóa.

- Tòa án Liên bang đã xác định, từ quan điểm giải thích mục đích thông thường, thuật ngữ “nơi xuất xứ” rất rộng và không nên bị hạn chế để loại trừ các thuật ngữ không phải là tên địa lý rõ ràng. Hơn nữa, tòa án cho rằng ý nghĩa thông thường của từ “địa điểm” (theo Từ điển Oxford của Canada và Từ điển tiếng Anh Oxford) là rộng để bao gồm các tham chiếu đến “một phần cụ thể của không gian” hoặc “một phần hoặc vùng cụ thể của không gian”. ” hoặc “một vị trí, một vùng hoặc một phần bề mặt trái đất.”

Trong đó, từ “địa điểm” bao gồm các tham chiếu cụ thể đến các điểm trên bề mặt trái đất, khi đó các đường vĩ độ và kinh tuyến sẽ được coi là địa điểm và, theo cách mở rộng, có thể là “địa điểm xuất xứ” theo Điều 12(1)( b) Luật Nhãn hiệu.

Để làm sáng tỏ hơn, tòa án đã đưa ra ví dụ về “EQUATOR” /Đường xích đạo (vĩ độ 0 độ), một đường vĩ độ nổi tiếng đối với nhiều người. Hãy tưởng tượng một tình huống trong đó một thực thể muốn đăng ký nhãn hiệu “EQUATOR” làm nhãn hiệu để sử dụng cùng với cà phê, được làm từ hạt cà phê được trồng ở vùng khí hậu nhiệt đới của vùng  Xích đạo. Tòa án cho rằng nỗ lực như vậy có thể sẽ bỏ qua mục đích của Điều  12(1)(b) vì nó sẽ cho phép độc quyền sử dụng từ “Xích đạo”, do đó tước đi cơ hội của các đối thủ cạnh tranh cà phê tiềm năng để làm như vậy. mô tả cà phê của riêng họ.

-Tòa án Liên bang cho rằng Hội đồng đã sai lầm khi áp dụng Điều 12(1)(b) Luật Nhãn hiệu bằng cách giải thích “nơi xuất xứ” quá hẹp khi xác định rằng các đường vĩ độ hoặc kinh độ không phải là “nơi xuất xứ”.

- Căn cứ theo các lập luận trên và do bằng chứng của cả hai bên chứng minh rằng hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc từ trang trại và nhà máy rượu nằm dọc theo vĩ tuyến 42 hoặc vĩ độ 42 độ Bắc, Tòa án kết luận rằng nhãn hiệu “NORTH 42 DEGREES” không thể đăng ký được vì nó mô tả rõ ràng nơi xuất xứ của hàng hóa và dịch vụ, trái với Điều 12(1)(b) của Luật Nhãn hiệu. Tòa án đã chấp nhận đơn khởi kiện, bác bỏ quyết định của Hội đồng và từ chối bảo hộ nhãn hiệu “NORTH 42 DEGREES”.

4. Nhận xét

Trường hợp này chắc chắn sẽ khiến các doanh nghiệp  đang tìm cách đăng ký nhãn hiệu cho tên của một địa điểm hoặc chỉ định địa lý phải cảnh giác.

Tuy vậy, vẫn có thể trình bày các lập luận để biện minh cho việc bảo hộ một nhãn hiệu có liên quan đến một tên địa lý nào đó, ví dụ: Một nhãn hiệu có nhiều ý nghĩa thì không nhất thiết chỉ có thể là tên địa lý; hoặc một cách khác có thể cân nhắc là tên địa lý không gắn liền với địa điểm kinh doanh của chính người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và thường không gắn liền với các loại hàng hóa hoặc dịch vụ được yêu cầu bảo hộ. Ngoài ra, nếu nhãn hiệu nổi tiếng và có uy tín thì có lý do để tranh luận rằng nó đã đạt được tính phân biệt với tư cách là một nhãn hiệu./.

Nguồn: 
(i) https://masonpc.com/does-your-trademark-tell-your-place-of-origin/; 
(ii) https://www.dww.com/articles/federal-court-of-canada-concludes-trademark-consisting-of-line-of-latitude-unregistrable; 
(iii) https://bereskinparr.com/news-insights/insights/the-world-is-getting-bigger-marks-that-are-a-place-of-origin-interpreted-broadly-by-the-federal-court/