Singapore: Hủy bỏ các nhãn hiệu Baidu đã được đăng ký với dụng ý xấu

1. Các bên tranh chấp

Công ty TNHH Công nghệ Mạng Trực tuyến Baidu  (Baidu Trung Quốc) đã đệ đơn yêu cầu Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Singapore (IPOS) hủy bỏ hiệu lực hai nhãn hiệu: baidu và “baidu & hình) do Baidu Europe BV (Baidu Châu Âu) sở hữu và đăng ký tại Singapore (hình bên, nhãn hiệu trên).

Lập luận chính của Baidu Trung Quốc là các nhãn hiệu của Baidu Châu Âu đã được đăng ký một cách không thiện chí, và các lập luận khác bao gồm việc các nhãn hiệu này tương tự nhau đến mức gây nhầm lẫn, rằng các nhãn hiệu trước đó của Baidu Trung Quốc đã được biết đến rộng rãi (hình bên, hai nhãn hiệu dưới) và do đó các nhãn hiệu của Baidu Châu Âu sẽ chỉ ra mối liên hệ và do đó gây ra thiệt hại, cũng như việc các nhãn hiệu của Baidu Châu Âu đang giả mạo thành Baidu Trung Quốc.

Baidu Châu Âu là một công ty được đăng ký tại Hà Lan và tự mô tả mình là“nhà  cung cấp dịch vụ internet tập trung vào tư vấn phần mềm, tin học hóa và thiết kế cổng thông tin điện tử”.Một sự thật thú vị trong trường hợp này là Baidu Châu Âu có liên quan đến ông  Gleissner sau khi được công ty của Gleissner mua lại. Gleissner là một chuyên gia về nhãn hiệu nổi tiếng , theo IPOS thì đến năm 2017  thì ông  Gleissner  có :1052 đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ; 935 đơn đăng ký nhãn hiệu tại Benelux; và 663 đơn đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh và cũng  từng tham gia vào nhiều vụ kiện nhãn hiệu quốc tế, trong đó có vụ công ty Trump International của Gleissner thua kiện tại Tòa án Tối cao Anh Quốc vì đăng ký nhãn hiệu vơi mục đich xấu[1],  do các hành động trên ông này  bị các ấn phẩm như World Trade Mark Review mô tả là “kẻ phá hoại khét tiếng”.  Điều này  cho thấy các nhãn hiệu của Baidu Châu Âu đã được đăng ký một cách không thiện chí, bởi vì động cơ đằng sau của ông Gleissner trong việc này rất đáng ngờ.

Trước đó bằng quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2016, IPOS đã chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu của  Baidu Trung Quốc vì không sử dụng  theo đề nghị của Baidu Châu Âu.

2. Quyết định của IPOS

Baidu Châu Âu đã đăng ký nhãn hiệu tại Singapore cho nhãn hiệu “baidu” (nhãn hiệu chữ) và nhãn hiệu “baidu& hình ” thuộc Nhóm 38 cho dịch vụ viễn thông theo các Đăng ký số 40201605922U và 40201613994V  (hình trên bên phải ) vào các năm 2015 và 2016. Khi xét đơn đề nghị hủy bỏ được nộp vào tháng 5/2018 IPOS cũng đã tạo tiền lệ bằng cách tuyên bố các nhãn hiệu bị hủy bỏ với lý do "khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu trước đó" tại quyết định ngày 12/7/2021, diễn tiến như sau :

(i) Thách thức mà Baidu Trung quốc  phải đối mặt trong lập luận này là  nhãn hiệu trước đó của họ trong Nhóm 38 đã bị Baidu Châu Âu đề nghị chấm dứt hiệu lực  do không sử dụng, nên không có cách nào trực tiếp để xác định tính tương tự của hàng hóa và/hoặc dịch vụ trong các nhóm mà nhãn hiệu đang tranh chấp đã được đăng ký. Do vậy, người đề nghị hủy bỏ phải dựa vào  nhãn hiệu trước đó của mình, được đăng ký trong Nhóm 42 cho dịch vụ công cụ tìm kiếm internet và dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính.

Tuy nhiên, IPOS  đã dựa vào tiền án  (Vụ án T-222/12) của EU để nhận thấy rằng mặc dù hàng hóa hoặc dịch vụ thuộc các nhóm  khác nhau, chúng vẫn có thể bổ sung cho nhau theo nghĩa là một mặt hàng là không thể thiếu hoặc quan trọng đối với việc sử dụng mặt hàng kia theo cách mà người tiêu dùng có thể nghĩ rằng trách nhiệm sản xuất những hàng hóa đó hoặc cung cấp những dịch vụ đó thuộc về cùng một doanh nghiệp, IPOS  cho rằng "cùng một hoạt động kinh doanh" sẽ bao gồm cả hoạt động của  các công ty con. Để giải thích thêm, IPOS cho biết người tiêu dùng rất có thể nghĩ rằng các nhãn hiệu của Baidu Châu Âu là các nhãn hiệu đã được sửa đổi mà Baidu Trung Quốc đang sử dụng cho các dịch vụ mới, có liên quan chặt chẽ.

(ii) Một khó khăn nữa trong việc xác định hành vi gian lận trong trường hợp này là việc Gleissner là một pháp nhân riêng biệt (Separate legal entity -SLE)[2] với công ty Baidu Châu Âu. Tuy nhiên, IPOS  nhận thấy toàn bộ bằng chứng do Baidu Trung Quốc đưa ra đã chứng minh Gleissner có phương thức hoạt động và “uy tín” quốc tế trong việc đăng ký nhãn hiệu [nhằm chiếm đoạt] nhãn hiệu nổi tiếng [của người khác] trên toàn cầu thông qua mạng lưới công ty rộng lớn của mình. Đồng thời có bằng chứng cụ thể mà Cơ quan Đăng ký quan tâm là hình ảnh trụ sở chính của Baidu Châu Âu, treo cờ Trung Quốc (hình dưới). Điều này trái ngược với lập luận của Baidu Châu Âu rằng họ không có ý định ám chỉ mối liên hệ với Baidu Trung Quốc.

Cơ quan xét xử  nhận thấy toàn bộ bằng chứng do Baidu Trung Quốc đưa ra đã chứng minh Gleissner có phương thức hoạt động và uy tín quốc tế trong việc đăng ký nhãn hiệu chung và nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn cầu thông qua mạng lưới công ty rộng lớn của mình. Điều này cho phép IPOS kết luận rằng đây không phải là một trường hợp "thông thường" hay "bình thường" để học thuyết "pháp nhân riêng biệt" có thể được áp dụng. Tòa cũng nhận xét về dấu hiệu “Baidu” trong các nhãn hiệu như sau:

Đối với những người không hiểu tiếng Trung, họ sẽ chỉ coi "Baidu" là một từ tự đặt. Đối với những người hiểu tiếng Trung,họ sẽ hiểu "Baidu" là phiên âm của "百度", nghĩa đen là "một trăm lần". Dù thế nào đi nữa, vì "Baidu" là yếu tố có tính phân biệt phi kỹ thuật[3] liên quan đến khả phân biệt của các nhãn hiệu, nên nhiều khả năng các nhãn hiệu có liên quan sẽ được xem là giống nhau về mặt khái niệm hơn là khác biệt. Do đó, hành vi của Gleissner có liên quan mật thiết và hướng đến việc chứng minh rằng nhãn hiệu của Baidu Châu Âu đã được đăng ký một cách không thiện chí.

Như vậy tất cả các lập luận của Người nộp đơn đề nghị hủy bỏ  đều được IPOS chấp nhận, và cuối cùng Baidu Trung Quốc đã thành công trong việc hủy bỏ nhãn hiệu của Baidu Châu Âu, theo đó dù các nhãn hiệu đều bị hủy bỏ nhưng không ảnh hưởng đến các giao dịch đã thực hiện và đã kết thúc.

3.Nhận xét

Quyết định này đã gửi đi một thông điệp rằng Singapore sẵn sàng và có khả năng bảo vệ quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu trước những kẻ chuyên đi tiếm đoạt nhãn hiệu và tìm cách ẩn náu sau học thuyết pháp nhân riêng biệt. Điều này cực kỳ quan trọng để các công ty trên toàn cầu tin tưởng hơn vào khả năng bảo vệ quyền lợi của họ tại  Singapore.

Chi tiết đáng chú ý là việc IPOS cho rằng "cùng một hoạt động kinh doanh" sẽ bao gồm các công ty con đã khẳng định việc mở rộng phạm vi khả năng gây nhầm lẫn và mang lại sự bảo vệ lớn hơn cho các công ty đã thành lập có thể cung cấp nhiều loại hàng hóa và/hoặc dịch vụ liên kết với nhau.

Giờ đây, rõ ràng hơn là hàng hóa và dịch vụ chỉ cần bổ sung cho nhau và không cần phải đăng ký cùng một loại để được coi là có khả năng gây nhầm lẫn. Điều này cũng cho thấy rằng khi thẩm tra xem liệu có mối liên hệ nào giữa các doanh nghiệp hay không, cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ xem xét tính liên quan của mối quan hệ công ty con - công ty mẹ./.

Nguồn: 
https://isomer-user-content.by.gov.sg/61/fc9ec6ee-a960-4b42-b319-dede8736ced6/baidu-online-network-technology-(beijing)-v-baidu-europe-2023-sgipos-2.pdf; 
https://isomer-user-content.by.gov.sg/61/04349a71-73f5-479d-9466-b105aa9ffe3e/baidu-europe-v-baidu-online-network-technology-(beijing)-2021-sgipos-8.pdf; 
https://isomer-user-content.by.gov.sg/61/8ae4ace2-cd55-437e-bb44-a44d6b39075a/ipos-cases-in-2023.pdf