Singapore: Vô tình trung chuyển hàng giả liệu có phải chịu trách nhiệm về xâm  phạm nhãn hiệu

1.  Các bên 

Nguyên đơn

Louis Vuitton Malletier (“LV”), Guccio Gucci SPA (“Gucci”), Burberry Limited (“Burberry”), Hermes International (“Hermes”), Sanrio Company Ltd (“Sanrio”) gọi chung là Nguyên đơn.

Nguyên đơn là chủ sở hữu nhiều nhãn hiệu thương mại đã đăng ký tại Singapore, bao gồm các nhãn hiệu chữ và hình  được đăng ký cho các sản phẩm thuộc nhiều nhóm  theo Đạo luật Nhãn hiệu .Nguyên đơn sản xuất nhiều loại hàng hóa, từ túi xách, ví, phụ kiện bằng da và đồ chơi v.v...mà các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký bảo hộ.

Bị đơn

Megastar Shipping Pte Ltd  (Megastar)- Một công ty Singapore kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải.

Bên thứ ba

PT Alvenindo Sukses Ekspress  - Công ty Indonesia có trụ sở tại Batam.

2.  Sự việc

Khiếu kiện này phát sinh từ hai chuyến hàng công-ten-nơ chứa hàng giả được vận chuyển từ hai cảng ở Trung Quốc quá cảnh Singapore, với ý định gửi chúng đến Bên thứ ba ở Batam (Indonexia). Các công-ten-nơ đã bị Hải quan Singapore chặn lại và tạm giữ, kiểm tra và tịch thu theo các điều khoản “hỗ trợ của cơ quan biên giới” được quy định trong Phần X của Đạo luật Nhãn hiệu[1] (Chương 332) năm 2013 , qua kiểm tra đã phát hiện các công-ten-nơ chứa 15000 đơn vị  hàng hóa mang nhãn hiệu vi phạm, sau đây gọi là “Hàng giả”.

3.  Khởi kiện

Sau khi bị Hải quan Singapore tịch thu, Nguyên đơn kiện Bị đơn về vi phạm nhãn hiệu, cáo buộc Bị đơn đã nhập khẩu và/hoặc xuất khẩu hàng giả vào hoặc từ Singapore, trái với quy định của Đạo luật Nhãn  hiệu.

3.1 Lập luận của các bên.

Các Nguyên đơn lập luận rằng việc chuyển tải Hàng giả tương đương với việc “nhập khẩu ”, dựa trên định nghĩa về “nhập khẩu” trong Phần 2 của Đạo luật Diễn giải[2] (Chương 1). Họ cũng lập luận rằng theo Mục 93A của Đạo luật Nhãn hiệu , nơi hàng hóa quá cảnh được ký gửi cho một người nhận hàng địa phương, người nhận hàng địa phương là nhà nhập khẩu. Với tư cách là người nhận hàng tại địa phương, Bị đơn đã nhập khẩu và/hoặc có ý định xuất khẩu Hàng giả dưới với nhãn hiệu, và do đó phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm nhãn hiệu. Nguyên đơn còn lập luận thêm rằng việc Bị đơn có biết hay không biết các Công-te-nơ chứa hàng giả là  không liên quan và việc Bị đơn có tham gia tích cực hay chỉ là một đại lý chuyển tiếp thụ động cũng không quan trọng.

Bị đơn phủ nhận việc nhập khẩu Hàng giả vào Singapore và khẳng định rằng ngay cả khi Hàng giả đã được nhập khẩu vào Singapore thì Bị đơn trong mọi trường hợp không phải là nhà nhập khẩu. Họ kiên quyết phủ nhận việc biết về Hàng giả và lập luận rằng Bị đơn hoạt động như một “công ty giao nhận vận tải đơn thuần” chứ không phải là người buôn bán Hàng giả.

Bị đơn cũng lập luận rằng các nhà nhập khẩu thực sự của Hàng giả là American President Lines hoặc Orient Overseas Container Line Limited (được gọi chung là “Người gửi hàng”) hoặc Bên thứ ba và Bị đơn không thể là nhà nhập khẩu. Nó không liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Singapore và do đó không gây ra sự xâm nhập của Hàng giả vào Singapore.

Bị đơn cũng khẳng định rằng họ đã không nhập khẩu hàng hóa có nhãn hiệu theo nghĩa của Điều 27 của Đạo luật Nhãn hiệu  vì điều này yêu cầu hàng hóa mang nhãn hiệu được đưa vào lãnh thổ vì “mục đích lưu thông tự do” trong khu vực tài phán.

3.2  Vấn đề cần làm rõ

Do Bị đơn chấp nhận hàng hóa bị Hải quan thu giữ là hàng giả mạo nhãn hiệu nên với những nội dung các bên tranh luận, có 3 vấn đề đặt ra đối với Tòa án, đó là:

(i) Các lô hàng chỉ được vận chuyển qua Singapore, nhưng  hàng hóa thực tế đã được “nhập khẩu” vào Singapore liệu có phải là vi phạm các điều khoản của Đạo luật Nhãn hiệu[3] hay không?

(ii) Hàng giả đã được nhập khẩu vào Singapore, Bị đơn có phải là nhà nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm về hành vi xâm phạm quyền theo quy định của Đạo luật Nhãn hiệu?

(iii) Liệu Bị đơn có phải chịu trách nhiệm về việc xuất khẩu hàng hóa giả mạo hay không?

4.Ý kiến của Tòa án.

4.1 Tòa án cấp cao

(i) Về vấn đề thứ nhất  (nhập khẩu)

Câu trả lời là đã nhập khẩu .

Đạo luật nhãn hiệu không đưa ra định nghĩa chung về “nhập khẩu” hoặc “xuất khẩu”. Vì vậy, Tòa án Tối cao đã xem xét Phần 2(1) của Đạo luật Diễn giải/ Interpretation Act[4], trong đó quy định rằng:  

“'nhập khẩu', với các biến thể ngữ pháp và cách diễn đạt cùng nguồn gốc, có nghĩa là đưa vào hoặc gây ra việc đưa vào Singapore bằng đường bộ, đường biển hoặc đường không ".

Do đó, kể từ khi hàng hóa được đưa vào Singapore, chúng đã được “nhập khẩu” cho các mục đích của Điều  27 (4) (c) của Đạo luật Nhãn hiệu. Khi đi đến kết luận của mình, Tòa án đã lưu ý đến phán xét  của Tòa án Công lý Châu Âu (“ECJ”) theo đó hàng hóa chỉ được “nhập khẩu” vào một Quốc gia Thành viên của EU nơi chúng được dự định lưu thông tại Quốc gia Thành viên đó. Tòa tin rằng lập luận của ECJ về điểm này được "thúc đẩy mạnh mẽ" bởi những lo ngại liên quan đến sự di chuyển tự do của hàng hóa trong EU. Để xác định hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo các điều khoản của Đạo luật Nhãn hiệu Singapore, thì không có yêu cầu về ý định lưu thông hàng hóa trên thị trường Singapore.

(ii)  Vấn đề thứ hai (Bị đơn có là nhà nhập khẩu?)

Vấn đề này yêu cầu một câu trả lời nhạy cảm hơn với thực tế. Nó liên quan đến  bản chất của giao dịch cơ bản giữa các bên trong lô hàng.Tòa án cấp cao cho rằng việc Bị đơn được nêu tên là nhà nhập khẩu hoặc xuất khẩu trong các giấy phép và tờ khai có liên quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan hoặc cảng không nói gì về việc liệu Bị đơn có phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm nhãn hiệu theo Mục 27 của Đạo luật Nhãn hiệu  hay không. Hơn nữa, Tòa án cấp cao đã chỉ ra rằng định nghĩa của các thuật ngữ như “nhập khẩu” và “xuất khẩu”  thay đổi theo các đạo luật khác nhau, bao gồm Đạo luật Hải quan và Đạo Luật Quy định về Xuất Nhập khẩu /RIEA.

Tòa án cấp cao nhận thấy rằng Bị đơn không tham gia vào việc sắp xếp vận chuyển, đóng gói hoặc chất các Công-te-nơ lên ​​các tàu nội địa. Những thỏa thuận và hành động này được thực hiện bởi các chủ hàng ở Trung Quốc và/hoặc bởi Bên thứ ba. Các hướng dẫn cho Bị đơn để tuyên bố tình trạng chuyển tải cũng đến từ Bên thứ ba. Vào thời điểm Bị đơn nhận được chỉ thị từ Bên thứ ba, Bị đơn không thể làm gì để ngăn Hàng giả được đưa vào Singapore.

Cho nên, trong hoàn cảnh đó, Tòa án cấp cao cho rằng không thể nói Bị đơn là “Nhà nhập khẩu”. Bị đơn đã không “đưa vào” hoặc “gây ra việc đưa vào ” Singapore Hàng giả. Nếu ai đó là nhà nhập khẩu, thì đó là Chủ hàng hoặc Bên thứ ba. Bị đơn không có bất kỳ tài sản nào trong Hàng giả, chỉ được chỉ định là người nhận hàng trong vận đơn đường biển. Bị đơn cũng chưa bao giờ sở hữu vật chất các Container chứa Hàng giả.

(iii) Vấn đề thứ ba (trách nhiệm về xuất khẩu).

Các Nguyên đơn lập luận rằng ngay cả khi Bị đơn không “nhập khẩu” Hàng giả vào Singapore, thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm theo quy định tại Điều  27(1) và  27(4)(c) của Đạo luật Nhãn hiệu vì họ có có ý định xuất khẩu Hàng giả.

Hành vi xâm phạm nhãn hiệu đã đăng ký –Điều 27.

(1) Một người vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu người đó trong quá trình giao dịch sử dụng một dấu hiệu giống hệt với nhãn hiệu đó liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ mà giống hệt với hàng hóa đã được đăng ký

(4) (c) nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa gắn nhãn hiệu;

Tuy nhiên, Tòa án cấp cao cho rằng chỉ có ý định xuất khẩu là không đủ để coi là “sử dụng” theo nghĩa của Mục 27(4)(c) của Đạo luật nhãn hiệu. Tòa lập luận rằng cách diễn đạt đơn giản của Mục 27(4)(c) không gợi ý rằng chỉ một ý định đơn thuần là đủ. Thay vào đó, nó quy định rằng có “việc sử dụng” nếu một người “nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa gắn nhãn hiệu”.

Để hoàn thiện ý kiến , Tòa án cấp cao tiếp tục xem xét liệu Bị đơn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm chỉ trên cơ sở rằng Bị đơn sẽ là nhà xuất khẩu hay không. Vì không có định nghĩa về “xuất khẩu” trong Luật Nhãn hiệu , nên nó phải được hiểu theo Mục 2(1) của Đạoluật Diễn giải, theo đó:

...“xuất khẩu”, với các biến thể ngữ pháp và cách diễn đạt cùng nguồn gốc, có nghĩa là đưa ra khỏi hoặc gây ra việc đưa ra khỏi Singapore bằng đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không";

Do đó, câu hỏi đặt ra là liệu Bị đơn có phải là bên đã “ đưa ra khỏi hoặc gây ra việc đưa ra khỏi Singapore bằng đường bộ, đường biển hoặc đường không Hàng giả hay không”. Tòa án cấp cao cho rằng Bị cáo không phải là bên đã “đưa Hàng giả  ra khỏi hoặc khiến chúng bị “đưa ra khỏi”  Singapore.

Dựa trên thông tin có được, Bị đơn là người giao nhận hàng hóa chứ không phải người kinh doanh hàng hóa. Không có dấu hiệu cho thấy hàng hóa được dành cho việc sử dụng hoặc tiêu thụ của Bị đơn. Tất cả các công việc chuẩn bị đã được thực hiện bởi Bên thứ ba và được thực hiện bởi Bị đơn với tư cách là công ty giao nhận vận tải Singapore. Do đó, nếu bất kỳ bên nào là nhà xuất khẩu Hàng giả, thì đó là Bên thứ ba chứ không phải Bị đơn.

Do đó, các cáo buộc chống lại Bị đơn đã bị bác bỏ. Tòa án cấp cao nhận thấy rằng Bị đơn không phải là nhà nhập khẩu và cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lý với tư cách là người vi phạm chung đối với việc nhập khẩu (vì nó không hành động phối hợp hoặc chia sẻ một trách nhiệm chung với Chủ hàng hoặc Bên thứ ba vi phạm).

4.2  Ý kiến của Tòa phúc thẩm .

Trong số các Nguyên đơn thì Louis Vuitton và  Burberry Limited đã nộp đơn kháng cáo (Kháng cáo dân sự số 237/2017 và 238/2017) và đã được xét xử bởi Tòa phúc thẩm – vụ việc Burberry Ltd. và những người khác Vs Megastar Shipping Pte Ltd [2019] SGCA1.

Xét kháng cáo, Tòa phúc thẩm Singapore khẳng định lại quyết định của Tòa án cấp cao rằng Bị đơn không vi phạm các nhãn hiệu đã đăng ký. Điều này là do, mặc dù Bị đơn có thể đã tham gia hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho hành động nhập khẩu Hàng giả, nhưng Bị đơn không biết và cũng không có bất kỳ lý do gì để tin rằng có bất kỳ nhãn hiệu (giải mạo) nào được dán trên Hàng hóa được bảo quản trong Container niêm phong.

5.  Nhận xét

- Quyết định này của Tòa án được đưa ra như một tin vui đối với ngành trung chuyển tại Singapore. Tuy nhiên, vẫn nên thận trọng vì kết luận của Tòa án phụ thuộc vào chứng cứ vi phạm mà các bên có thể cung cấp

- Tòa  xác định rằng Megastar đã được bên thứ ba thuê làm công ty giao nhận vận tải với mục đích hạn chế là thu xếp việc trung chuyển, nhưng tất cả các công việc chuẩn bị và hướng dẫn cho việc vận chuyển hàng giả tiếp theo đều do bên thứ ba thực hiện. Hơn nữa, để người giao nhận chịu trách nhiệm về việc vi phạm nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu phải chứng minh rằng người giao nhận biết rằng có dấu hiệu trên hàng hóa được vận chuyển. Vì không có lý do gì để tin rằng Megastar đã biết về bất kỳ nhãn hiệu nào như vậy trên hàng hóa, Tòa án cấp phúc thẩm đã kết luận rằng Megastar đã không “sử dụng” các nhãn hiệu đó và do đó không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu theo Điều 27 của Luật Nhãn hiệu.

Do đó, chủ sở hữu nhãn hiệu cần phải nắm vững các quy định về hàng hóa vi phạm và ý định thực hiện hành vi vi phạm nhãn hiệu theo mục 27 của Luật Nhãn hiệu và trong  vụ việc liên quan sẽ phải chứng minh có sự hiện diện một trong hai điều này, hoặc có nguy cơ bị thất vọng với kết quả của các hành động chống lại hành vi vi phạm nhãn  hiệu của họ./.

Nguồn: (i) Shipper not liable for trademark infringement: Louis Vuitton Malletier v Megastar Shipping Pte Ltd (PT Alvenindo Sukses Ekspress, Third Party) and Other Suits - Asia Law Network Blog; 
(ii) “What, there was a mark on goods in the container?”: Loosening the trademark liability of a freight forwarder - The IPKat (ipkitten.blogspot.com); 
(++)