Singapore - Tòa án Tối cao làm rõ phạm vi phòng vệ với hàng hóa nhập khẩu song song

1. Nhập khẩu song song

Nói khái quát, nhập khẩu song song là hàng chính hãng được chủ sở hữu nhãn hiệu ở một quốc gia đưa ra thị trường, sau đó được mua và nhập khẩu vào một quốc gia khác để bán lại.

Từ đó nảy sinh tình huống trong đó một bên thứ ba, không có sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu nhập khẩu hàng hóa của chủ sở hữu đó, được sản xuất hợp pháp ở quốc gia này vào một quốc gia khác để phân phối và bán "song song" và cạnh tranh với mạng lưới phân phối được ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu tại quốc gia khác đó.

Nhập khẩu song song liên quan chặt chẽ đến trạng thái hết quyền; cơ sở lý luận của học thuyết "hết quyền" là trong khi các chủ sở hữu có khả năng kiểm soát thời điểm (và cách thức) hàng hóa mang nhãn hiệu của họ sẽ được đưa ra thị trường lần đầu tiên, thì sau đó họ sẽ không còn quyền kiểm soát đối với các lần khai thác thương mại  tiếp theo (nhập khẩu, bán, phân phối hoặc các biện pháp  khai thác khác...)  được thực hiện bởi những chủ thể khác đối với những hàng hóa đó, tức là quyền nhãn hiệu đã hết.

Nhập khẩu song song, hoặc hàng hóa từ  "thị trường xám", tiếp tục nằm trong khu vực pháp lý "màu xám" trên phạm vi quốc tế, với các khu vực pháp lý khác nhau áp dụng các cách tiếp cận khác nhau để điều chỉnh.

Singapore cho phép nhập khẩu song song. Các thương vụ nhập khẩu song song thường xảy ra trong thực tế, nhưng hiếm khi liên quan đến tố tụng. Trong vụ tranh chấp  giữa Samsonite IP Holdings Sarl và An Sheng Trading Pte Ltd [năm 2017], Tòa án Tối cao Singapore đã làm rõ phạm vi phòng vệ nhập khẩu song song ở Singapore đối với quyền của chủ nhãn hiệu.

2. Bối cảnh sự việc

Nguyên đơn, Samsonite IP Holdings Sarl, sở hữu nhiều nhãn hiệu “Samsonite” (“Samsonite Marks”) đối với túi xách, ba lô, hành lý và phụ kiện du lịch ở nhiều quốc gia, bao gồm Singapore và Trung Quốc.

Công ty con của Samsonite tại Trung Quốc (“Samsonite China”) chỉ được cấp giấy phép sử dụng nhãn hiệu Samsonite  ở Trung Quốc. Samsonite China đã ký một Thỏa thuận đồng thương hiệu (co-branding agreement )với Lenovo PC HK Ltd., một nhà sản xuất và phân phối máy tính và máy tính xách tay. Các điều khoản nổi bật của Thỏa thuận đồng thương hiệu này là: 

• Các vỏ và ba lô chứa máy tính ( gọi chung là “hàng hóa của Samsonite”) được sản xuất và cung cấp cho Lenovo bởi Samsonite China; 
• Hàng hóa của Samsonite sẽ mang nhãn hiệu  SAMSONITE và LENOVO (“hàng hóa đồng nhãn hiệu”); 
• Lenovo sẽ tặng miễn phí hàng hóa đồng nhãn hiệu khi bán một số mẫu máy tính xách tay LENOVO độc quyền tại Trung Quốc; 
• Lenovo, các nhà bán lẻ và nhà phân phối của Lenovo không được phép bán hoặc thải bỏ hàng hóa đồng nhãn hiệu một cách độc lập với việc bán máy tính xách tay LENOVO ở Trung Quốc; 
• Lenovo có trách nhiệm đảm bảo rằng các nhà phân phối và bán lẻ tại Trung Quốc của họ tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận đồng thương hiệu.

Tuy nhiên, một số đại lý được ủy quyền của Lenovo đã bán ba lô đồng nhãn hiệu độc lập với máy tính xách tay cho các đại lý trái phép, những người cuối cùng đã bán ba lô cho Công ty An Sheng Trading Pte Ltd,  một nhà nhập khẩu song song.

An Sheng Trading Pte Ltd đã nhập khẩu 2.328 chiếc ba lô đồng nhãn hiệu vào Singapore và bị tạm giữ tại Hải quan Singapo.

 3. Lập luận của các bên

- Theo Samsonite (Nguyên đơn), hành vi nhập khẩu ba lô từ Trung Quốc của An Sheng Trading là vi phạm nhãn hiệu “SAMSONITE” vì việc nhập khẩu được thực hiện mà không có sự đồng ý của họ. Trên cơ sở này, Nguyên đơn đã khởi kiện chống lại An Sheng Trading.

- Tuy nhiên, An Sheng Trading (Bị đơn) lập luận rằng ba lô là hàng chính hãng (của Nguyên đơn - ND) và dựa vào biện pháp bảo vệ theo Mục 29 của Đạo luật Nhãn hiệu (còn được gọi là phòng vệ "hết quyền"). Biện pháp bảo vệ này dành cho các nhà nhập khẩu song song nếu có thể chứng minh được rằng hàng hóa của chủ sở hữu nhãn hiệu đã được đưa vào thị trường, cho dù ở Singapore hay nơi khác, hoặc với sự đồng ý rõ ràng hoặc ngụ ý của người đó (có điều kiện hoặc theo cách khác).

4. Quyết định của Tòa

4.1  Phân tích vụ việc

Điểm mấu chốt của tranh chấp là lập luận để bào chữa của Bị đơn dựa vào Điều 29 của Đạo luật Nhãn hiệu Singapore, trong đó quy định rằng:

“Một nhãn hiệu đã đăng ký không bị vi phạm bởi việc sử dụng nhãn hiệu đó liên quan đến hàng hóa gắn nhãn hiệu đã được đưa vào thị trường, cho dù ở Singapore hay bên ngoài Singapore  bởi chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký hoặc với sự đồng ý rõ ràng hoặc ngụ ý của mình (có điều kiện hoặc theo cách khác) ”. Tuy nhiên, biện pháp bảo vệ này không áp dụng khi: 

• Tình trạng của hàng hóa đã bị thay đổi hoặc suy giảm sau khi chúng được đưa ra thị trường; và 
• Việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký liên quan đến những hàng hóa đó đã làm lu mờ đặc tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký một cách không công bằng.

Như vậy khi xem xét các tình tiết của vụ án này cùng với lập luận của các bên, Tòa án phải xác định xem liệu Bị đơn có thể dựa vào lập luận về việc "hết quyền" để bào chữa hay không. Khi làm việc đó, Tòa án phải xem xét  hai vấn đề: 

• Liệu hàng hóa đã được đưa ra thị trường?;
• Nếu hàng hóa đã được đưa ra thị trường, liệu hàng hóa đó có được đưa ra thị trường bởi chủ sở hữu, hoặc với sự đồng ý rõ ràng hay ngụ ý của anh ta hay không?

4.2  Nhận định của Tòa

Tòa án quyết định rằng đã có một hành vi xâm phạm hiển nhiên đối với nhãn hiệu “Samsonite”  qua việc sử dụng ba lô đồng nhãn hiệu. Quyết định trên dựa vào các nhận định dưới đây.

(i) Về việc hàng hóa đưa ra thị trường

Tòa án cho rằng hàng hóa chưa được đưa ra thị trường,  cụm từ “đưa ra thị trường” được dùng để chỉ tình huống: 

• Việc chuyển nhượng hàng hóa được thực hiện theo cách cho phép một bên thứ ba độc lập có quyền định đoạt hàng hóa mang nhãn hiệu, và
• Việc chuyển nhượng đồng thời cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu hiện thực hóa giá trị thương mại hoặc kinh tế của hàng hoá được gắn nhãn hiệu đó.

Tòa giải thích rằng những hành vi chuyển nhượng như vậy không chỉ bao gồm việc bán hàng hóa, mà còn trong những trường hợp thích hợp, cho phép hàng hóa đó được thuê hoặc được tặng miễn phí (nhằm mục đích xây dựng thương hiệu). Tuy nhiên, nó không bao gồm các hành vi chuẩn bị cho việc bán, như chào hàng.

Tòa án nhận thấy rằng thực tế những chiếc ba lô đồng nhãn hiệu  chưa bao giờ được “đưa ra thị trường”.

Đầu tiên, Tòa án nhận thấy rằng mục tiêu kinh tế của Nguyên đơn là thâm nhập thị trường tiêu dùng Trung Quốc để tạo nhận thức về nhãn hiệu Samsonite bằng cách liên kết nhãn hiệu này với máy tính xách tay mang nhãn hiệu Lenovo. Giá trị kinh tế này không bao giờ được thực hiện (đối với sản phẩm trong vụ  tranh chấp – NV)  bởi vì những chiếc ba lô đồng nhãn hiệu chưa bao giờ đến được thị trường tiêu dùng Trung Quốc và về cơ bản, nó không bao giờ được kết hợp với máy tính xách tay Lenovo kể từ khi ba lô được bán độc lập.

Thứ hai, Tòa án cho rằng ba lô không được đưa ra thị trường khi sản phẩm đó được chuyển từ Samsonite China sang Lenovo vì không có cơ sở khẳng định rằng Samsonite  China đã bán ba lô cho Lenovo để thu lợi. Ba lô cũng không được đưa ra thị trường khi Lenovo chuyển đến các đại lý được ủy quyền của hãng vì các đại lý là một phần của thỏa thuận đồng nhãn hiệu và không phải là “bên thứ ba độc lập”. Cuối cùng, việc chuyển ba lô từ các đại lý được ủy quyền sang các đại lý trái phép, cũng như từ các đại lý trái phép sang các nhà nhập khẩu song song không phải là  thực hiện việc đưa ba lô ra thị trường vì không có giá trị kinh tế nào được thực hiện trong cả hai giao dịch (đối với Nguyên đơn – NV) . Lợi nhuận nhận được thông qua những lần mua bán đó không bao giờ được chuyển cho Nguyên đơn.

(ii) Về sự đồng ý

Vì những chiếc ba lô không được “đưa ra thị trường” nên vấn đề về sự đồng ý đã không nảy sinh. Tuy nhiên, Tòa án đưa ra một số nhận định để làm rõ quy định của pháp luật.

Tòa giải thích rằng biểu thị sự đồng ý là sự cho phép được đưa ra một dứt khoát, rõ ràng và không thể nhầm lẫn bằng lời nói, văn bản hoặc bằng hành vi rõ ràng (chẳng hạn như một cái gật đầu không thể nhầm lẫn).

Tòa án mô tả sự đồng ý ngụ ý là sự đồng ý được suy ra từ các hành động của chủ sở hữu hoặc các sự kiện của một tình huống cụ thể. Mặc dù sự đồng ý ngụ ý không được mơ hồ, nhưng Tòa án cảnh báo không nên áp dụng cách tiếp cận quá hẹp để nhận thức về sự đồng ý vì nó sẽ không phù hợp với thái độ thuận lợi của Quốc hội Singapore đối với việc nhập khẩu song song.

Tòa án nhận thấy rằng ngay cả khi sự đồng ý của chủ sở hữu để đưa hàng hóa ra thị trường là có điều kiện, nó vẫn được coi là sự đồng ý hợp lệ. Do đó, ngay cả khi chủ sở hữu áp đặt các hạn chế đối với việc bán hàng hóa cho các vùng lãnh thổ cụ thể, sự đồng ý được coi là đã được đưa ra. Điều này nhằm ngăn cản chủ sở hữu kiểm soát việc khai thác tiếp theo của hàng hoá sau khi hàng hoá đã được đưa ra thị trường (đây là nguyên tắc làm cơ sở cho biện pháp bảo vệ đối với  nhập khẩu song song).Tòa án nhận thấy rằng khái niệm đồng ý phải được giải thích liên quan đến việc đưa hàng hóa ra thị trường, liên quan đến việc hiện thực hóa giá trị kinh tế hoặc thương mại của nhãn hiệu.

Trong vụ việc này Tòa án nhận thấy rằng Nguyên đơn không bao giờ đồng ý với việc ba lô đồng nhãn hiệu được bán độc lập với máy tính xách tay Lenovo cho các nhà nhập khẩu song song. Nguyên đơn chỉ đồng ý cho việc sản xuất ba lô của Samsonite China để cung cấp cho Lenovo để tặng cùng với việc bán máy tính xách tay Lenovo tại Trung Quốc.

5. Nhận xét

-   Trong khi các tòa án Singapore vẫn nghiêng về phía nhập khẩu song song, vụ kiện của Samsonite chứng tỏ rằng, trong một số tình huống nhất định, chủ sở hữu nhãn hiệu vẫn có thể thành công trong việc thực thi nhãn hiệu của mình đối với các nhà nhập khẩu song song, nếu chủ sở hữu nhãn hiệu chứng minh được rằng hàng hóa nhập khẩu song song không nằm trong tình trạng “hết quyền”, hàng hóa đó không nằm trong tình trạng được chủ sở hữu đưa ra thị trường.

-   Nói chung các vụ việc về nhập khẩu song song rất khác nhau; ở vụ việc trên thì chủ nhãn hiệu là nhà sản xuất nước ngoài, còn vụ tranh chấp nước giải khát tại Đài Loan[1] chủ nhãn hiệu lại là nhà sản xuất trong nước, tuy nhiên nhận xét của Tòa án tối cao Singapo về tình trạng “hết quyền” nhãn hiệu cũng tương tự với nhận định của Tòa án Đài Loan khi bác bỏ lập luận  “hết quyền” trong  vụ  tranh chấp giữa chủ nhãn hiệu là nhà sản xuất trong nước (Nguyên đơn)  và nhà nhập khẩu (Bị đơn), theo đó sản phẩm (nước giải khát) của nguyên đơn khác biệt sản phẩm nhập khẩu về mầu sắc và hương vị và quan trọng hơn, Tòa nhận định như sau: Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu trong nước không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ lần bán đầu tiên ở nước ngoài, chủ sở hữu nhãn hiệu trong nước sẽ không bị ràng buộc bởi ảnh hưởng của việc hết quyền nhãn hiệu.*.

- Nhận định của Tòa án tối cao hành vi “đưa ra thị trường” là rất bổ ích, tại Việt Nam Luật SHTT cũng quy định về hành vi này tại Điều 125.2.b , như sau :

Điều 125. Quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

2. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi thuộc các trường hợp sau đây:

b) Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài;

Trong vụ việc cụ thể nêu trên các Cơ quan chức năng Việt Nam nhiều phần cũng sẽ kết luận hành vi nhập khẩu balo mang nhãn hiệu “Samsonite”  của Bị đơn là xâm phạm quyền đối với nhãn  hiệu “Samsonite” được bảo hộ, cơ sở của kết luận nàylà phía Bị đơn đã vi phạm Thỏa thuận đồng thương hiệu (co-branding agreement ) giữa Samsonite  China với Lenovo và phía Nguyên đơn không thực hiện hành vi đưa balo mang nhãn hiệu “Samsonite” ra thị trường.

Nguồn :  http://www.mirandahlaw.com/singapore-parallel-imports/
(và ++ )

[1] http://www.pham.com.vn/tin-tuc-su-kien/phan-quyet-cua-toa-an-dai-loan-ve-het-quyen-nhan-hieu-trong-nhap-khau-song-song.html