Logo

Quy định chuyển tiếp – Vì sao cần đặc biệt lưu ý trong xử lý tranh chấp về SHCN

01/03/2021

Chủ đề: Việc áp dụng các quy định ban hành trước khi Luật SHTT có hiệu lực; Tình huống dẫn đến sửa nội dung  Điều 220.3 luật SHTT 2005; Khả năng áp dụng Nghị định  63/CP năm 1996 hoặc Thông tư 437/SC năm 1993 để giải quyết các đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH liên quan đến dấu hiệu không trung thực.

1.         Khái quát về quy định chuyển tiếp  

Thực tế cho thấy, sau khi Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành vào năm 2005 (“ Luật SHTT 2005”), có hiệu lực từ ngày 01/07/2006 thì trong quá trình phổ biến và thực thi luật này đã có một số văn bản pháp luật ban hành trước đó không còn được nhắc đến, gây ấn tượng là chúng đã hết hiệu lực.

Tuy nhiên, trong thực tế, đã có một số tranh chấp buộc phải áp dụng các quy định được ban hành trước ngày Luật SHTT có hiệu lực để xử lý, bằng việc áp dụng các điều khoản gọi là “quy định chuyển tiếp”. Quy định chuyển tiếp được sử dụng, với những hạn chế cụ thể, để điều chỉnh các quan hệ pháp lý đã hình thành hoặc phát sinh trước thời điểm một văn bản pháp luật mới có hiệu lực, và có thể coi là trường hợp hồi tố của quy định pháp luật.

Về việc này, Điều 22 của Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14[1], quy định như sau:

Quy định chuyển tiếp được quy định thành điều riêng ở cuối văn bản pháp luật, được đặt tên là “Quy định chuyển tiếp” hoặc quy định thành các khoản riêng tại các điều cần phải có quy định chuyển tiếp hoặc quy định thành điều khoản riêng tại điều quy định về hiệu lực thi hành.

2.    Nhìn lại việc áp dụng quy định chuyển tiếp trong lĩnh vực SHCN trong thời gian qua.

2.1    Thời kỳ trước 2005

Luật SHTT 2005 có hiệu lực vào ngày 01/7/2006. Trước đó, việc xử lý đơn và bảo hộ quyền SHCN được thực hiện theo  Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 1989 và Điều khoản chuyển tiếp tại Điều 69 Nghị định 63/CP[2], cụ thể như sau:

1/ Các đơn yêu cầu bảo hộ trên cơ sở Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ngày 28 tháng 1 năm 1989[3] đã được nộp cho Cục sở hữu công nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 1996, kể cả các đơn nộp qua bưu điện có dấu bưu điện trước ngày đó, tiếp tục được xử lý theo Pháp lệnh nói trên.

2/ Các Văn bằng bảo hộ được cấp trên cơ sở Điều lệ về sáng kiến, sáng chế năm 1981, Điều lệ về giải pháp hữu ích năm 1988, Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá năm 1982, Điều lệ về kiểu dáng công nghiệp năm 1988 hoặc trên cơ sở Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ngày 28 tháng 1 năm 1989 tiếp tục có hiệu lực theo các văn bản đó đến hết kỳ hạn. Sau kỳ hạn hiệu lực tương ứng nói trên, nếu Chủ Văn bằng bảo hộ yêu cầu thì các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp được gia hạn theo quy định gia hạn của Nghị định này và từ kỳ hiệu lực mới mọi quyền và nghĩa vụ theo Văn bằng bảo hộ được áp dụng theo Nghị định này.

Như vậy, quy định chuyển tiếp đã có trong một số văn bản pháp luật ban hành trước khi Luật SHTT ra đời và một số tranh chấp về cấp về văn bằng bảo hộ (VBBH) sở hữu công nghiệp đã dựa vào đó để giải quyết. Ví dụ, năm 1997 Cục Sở hữu công nghiệp (tiền thân của Cục SHTT) đã xem xét đề nghị của Công ty PESTBUSTER PTE Ltd (Singapore) ra Quyết định số 65/QĐ/KN ngày 20/08/1997 hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) số14675 bảo hộ nhãn hiệu “PESTBUSTER” đã cấp cho Công ty TNHH Lim Hồng với lý do nhãn hiệu này sao chép nhãn hiệu “PESTBUSTER & Hình” mà Công ty PESTBUSTER PTE Ltd. đã sử dụng từ trước.

Quyết định nói trên của Cục Sở hữu công nghiệp dựa trên các Điều 3, 25, 28[4] của Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và Điểm 5.1.b và 6.2 của Thông tư số 437/SC[5] của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (cơ quan chủ quản của Cục Sở hữu công nghiệp)  và các văn bản pháp luật khác có hiệu lực vào thời điểm nộp đơn của GCNĐKNH số 14675 là ngày 16/08/1994 ( VBBH được cấp vào ngày 17/12/1994)

2.2   Từ 01/07/2006 đến năm 2010

(i) Quy định chuyển tiếp của Luật SHTT 2005:

Điều 220. Các quy định chuyển tiếp của Luật SHTT 2005 gồm 05 khoản, trong đó Khoản 2 và Khoản 3 viết như sau:

2. Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá, thiết kế bố trí, giống cây trồng đã được nộp cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục xử lý theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn.

 3. Mọi quyền và nghĩa vụ theo văn bằng bảo hộ được cấp theo quy định của pháp luật có hiệu lực trước ngày Luật này có hiệu lực và các thủ tục duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu, giải quyết tranh chấp liên quan đến văn bằng bảo hộ đó được áp dụng theo quy định của Luật này, trừ căn cứ huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Đã có trường hợp quy định chuyển tiếp nói trên được diễn giải và áp dụng không nhất quán. Ví dụ điển hình là vụ Công ty X.  kiện và yêu cầu Tòa hủy quyết định của Cục SHTT cấp Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “KINGMAX” cho Công ty Y,  do Toà án nhân dân tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm năm 2009. Bản án phúc thẩm số 05/2009/HC-PT ngày 16/1/2009 cho thấy Tòa án và Cục SHTT đã diễn giải khác nhau về điều khoản chuyển tiếp nói trên, cụ thể như sau:

- Cục SHTT cho rằng văn bản pháp luật “có hiệu lực tại thời điểm cấp VBBH” phải được hiểu là văn bản đã dùng [để xử lý] để cấp VBBH. Vì đơn đăng ký nhãn hiệu “KINGMAX” được nộp vào ngày 12/10/2005, trước khi Luật SHTT 2005 có hiệu lực, nên đã căn cứ vào Khoản 2 Điều 220 nói trên áp dụng Nghị định 63/CP để thẩm định đơn và dựa vào kết quả thẩm định ra Quyết định số 1352/QĐ-SHTT hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH số 77256 bảo hộ nhãn hiệu “KINGMAX”;

- Tòa phúc thẩm lại cho rằng văn bản pháp luật “có hiệu lực tại thời điểm cấp VBBH” là  Luật SHTT vì GCNĐKNH số 77256 được cấp vào ngày 24/11/2006, sau khi Luật SHTT 2005 đã có hiệu lực. Bởi vậy, Tòa áp dụng Luật SHTT 2005 để xem xét vụ việc, nhưng không bác bỏ quan điểm của Cục SHTT và tuyên giữ nguyên quyết định của Cục SHTT.

(ii) Luật SHTT sủa đổi 2009[6] sửa đổi Khoản 3 Điều 220 Luật SHTT 2005

Để chấm dứt cách hiểu không nhất quán nêu trên, khi Luật SHTT được sửa đổi, bổ sung vào năm 2009 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010) cụm từ “các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm cấp VBBH” tại Khoản 3,  Điều 220 của Luật SHTT 2005 đã được thay bằng “...văn bản pháp luật dùng để xét cấp văn bằng bảo hộ” và như vậy các văn bản pháp luật đã được sử dụng để xem xét và thể hiện trong Quyết định cấp một VBBH sẽ là cơ sở pháp luật để giải quyết đề nghị hủy bỏ hiệu lực VBBH đó.

2.3    Từ năm 2010 đến nay

Khoản 3 Điều 220 Luật SHTT sửa đổi 2009[7] được áp dụng để xem xét các đề nghị hủy bỏ hiệu lực VBBH.

Có thể kể ra một số vụ việc điển hình sau:

(i) Vụ  kiện hành chính về nhãn hiệu "X - Men, hình".

Công ty MARVEL CHARACTERS, INC, Hoa Kỳ (gọi tắt là Marvel) khởi kiện Cục SHTT về việc đã ra Quyết định số A05811/ QĐ-ĐK ngày 08/06/2005 cấp GCNĐKNH số 63481 "X - Men, hình" cho Công ty TNHH hàng gia dụng quốc tế (VN) bảo hộ các sản phẩm thuộc Nhóm 03. Luận cứ của Marvel là nhân vật  X - Men của Marvel nổi tiếng trên thế giới, nhân vật X - Men đã được bảo hộ quyền tác giả và cũng được bảo hộ là nhãn hiệu hàng hóa theo đăng ký số 11455 tại Việt Nam. Ngày 29/3/2013 Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã áp dụng các quy định có trước Luật SHTT như Điều 785 Bộ luật dân sự 1995, Điều 6.1h và Điều 6.1 e, Điều 6.2d của Nghị định 63/CP bác yêu cầu của Marvel.

(ii) Vụ tranh chấp nhãn hiệu “AARDWOLF & hình”.

Tháng 5 năm 2018, Tòa án  nhân dân TP.HCM đã xét xử vụ Nguyên đơn - Công ty Kỹ nghệ Sói yêu cầu Tòa án buộc Bị đơn - Công ty STC - rút Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2003-1139 đã nộp tại Cục SHTT ngày 24/02/2003 đăng ký nhãn hiệu“AARDWOLF & hình bản đồ nước Úc” và đã được cấp GCNĐKNH số 241401 ngày 11/3/2015 theo Quyết định số 15003/QĐ-SHTT của Cục SHTT. Nguyên đơn khởi kiện vì cho rằng Bị đơn đã không trung thực khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nêu trên.

GCNĐKNH số 241401 có ngày nộp đơn trước khi Luật SHTT có hiệu lực nhưng được cấp sau khi Luật SHTT đã có hiệu lực gần 8 năm (2015). Tòa án đã áp dụng các quy định trước khi  Luật SHTT được ban  hành là các Khoản 2 Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 23 Nghị định số 63/1996/NĐ-CP để xử lý và bác yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn.

3. Áp dụng quy định chuyển tiếp tại Điều 220 luật SHTT trong hủy bỏ GCNĐKNH vì hành vi không trung thực.

Khi xem xét hủy bỏ hiệu lực VBBH có ngày nộp đơn trước khi Luật SHTT được ban hành thì việc áp dụng các văn bản pháp luật trước đó ở từng thời điểm tương ứng là bắt buộc. Đặc biệt, nội hàm của các quy định về hành vi không trung thực trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đã thay đổi khá nhiều trong quá trình xây dựng luật. Cụ thể như sau:

- Điều 15.4 của Nghị định 63/CP (đối với các đơn nộp trong giai đoạn 1996-2006 theo Bộ Luật Dân sự 1995) quy định: Người nộp đơn phải đảm bảo sự trung thực về các thông tin về quyền nộp đơn yêu cầu cấp VBBH, về người nộp đơn và các tác giả khai trong đơn;

- Điểm 3.2 của Thông tư 437/SC  của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ngày 19/3/1993 hướng dẫn bổ sung về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đối với các đơn nộp trong giai đoạn 1993-1996 theo Pháp lệnh bảo hộ SHCN, quy định như sau:

Người nộp đơn phải đảm bảo sự trung thực của mục đích đăng ký nhãn hiệu.Mục đích đăng ký nhãn hiệu được coi là trung thực, nếu:

a) Việc đăng ký nhãn hiệu chỉ nhằm sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm (hoặc dịch vụ) do người nộp đơn sản xuất (hoặc tiến hành), để đánh dấu sản phẩm (hoặc dịch vụ) đó và phân biệt  sản phẩm (hoặc dịch vụ) đó với sản phẩm (hoặc dịch vụ) do người khác sản xuất (hoặc tiến hành); và

b) Nhãn hiệu được nộp đơn đăng ký không phải đã được cố ý sao chép, mô phỏng, cải biên từ mẫu nhãn hiệu đã được người khác sử dụng nhằm làm cho người tiêu dụng nhầm lẫn với nhãn hiệu bị sao chép, mô phỏng, cải biên.

Có thể thấy, hành vi bị coi là không trung thực trong nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đã từng được định rõ trong các thời kỳ trước đây. Điều 96.3[8] của Luật SHTT hiện hành không cụ thể hóa  hành vi không trung thực càng khiến nội hàm của khái niệm này mở rộng hơn tùy vào bối cảnh và các  yếu tố cụ thể của của đơn được nộp. Bởi vì, về nguyên tắc những gì lệch khỏi chuẩn mực thông thường đều tiểm ẩn rủi ro bị coi là không trung thực../.

Pham & Associates

 

[1]Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/03/2017 về thể thức trình bày văn bản QPPL của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

[2] Nghị định 63/CP của Chính phủ Quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp  ngày 24/10/1996

[3]Pháp lệnh Bảo hộ sở hữu công nghiệp của Hội đồng nhà nước số 13-LCT ngày 28/01/1989

[4] Cụ thể: Điều 3.Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài; Điều 25.Sửa đổi, huỷ bỏ Văn bằng bảo hộ; Điều 28.Khiếu nại, giải quyết khiếu nại.

[5] Thông tư số 437/SC ngày 19/03/1993 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Hướng dẫn bổ sung về việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.

[6] Luất số 36/2009/QH12 – Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT (gội tắt là Luật SHTT sủa đổi 2009)

[7] Luật SHTT sủa đổi 2009, Khoản 3, Điều 220: “3. Mọi quyền và nghĩa vụ theo văn bằng bảo hộ được cấp theo quy định của pháp luật có hiệu lực trước ngày Luật này có hiệu lực và các thủ tục duy trì, gia hạn, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu, giải quyết tranh chấp liên quan đến văn bằng bảo hộ đó được áp dụng theo quy định của Luật này, trừ căn cứ huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực đối với việc xét cấp văn bằng bảo hộ đó...”

[8] “...Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là suốt thời hạn bảo hộ; đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn”.

Các bài viết khác