PERPETUAL bị cho là mô tả và không có khả năng phân biệt

ROLEX SA, có trụ sở tại 3-5-7 rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 26  (Thụy sĩ) là chủ sở hữu Đăng ký quốc tế nhãn hiệu số 1657606-PERPETUAL bảo hộ cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc các nhóm 16, 35, 36, 38, 41, 42 và 45, chỉ định Việt Nam, đã bị Cục SHTT  tạm thời từ chối bảo hộ với lý do [nhãn hiệu] chữ PERPETUAL mang tính mô tả,  không có khả năng phân biệt quy định tại Điều 74.2(c) Luật SHTT.

Không đồng ý với quyết định của Cục SHTT, người đại diện của ROLEX SA cho rằng việc tạm thời từ chối bảo hộ là không thỏa đáng, được lí giải như sau:

Điều 74.2(c) Luật SHTT quy định rằng “Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây: ...c) Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;”

Xem xét trong cả hai tình huống dưới đây, PERPETUAL đều không vi phạm Điều 74.2(c) Luật SHTT, cụ thể là:

(i) với người tiêu dùng không biết tiếng Anh thì “PERPETUAL” sẽ đơn thuần chỉ là một từ lạ, có thể nhận diện và đánh vần nhưng không có nghĩa nên không thể nói là nó mô tả sản phẩm/dịch vụ [mang nhãn hiệu];

(ii) với người tiêu dùng biết tiếng Anh thì “PERPETUAL” (theo Từ điển Anh-Việt, có nghĩa là “vĩnh viễn/bất diệt; không ngớt/không ngừng/liên tục; liên miên.... tùy theo ngữ cảnh sử dụng) thì từ này cũng không mô tả sản phẩm/dịch vụ như được quy định tại Điều 74.2(c) Luật SHTT”  đối với hàng hóa/dịch vụ trong Nhóm 16 (báo, ấn phẩm, tài liệu quảng cáo...”; Nhóm 35 (dịch vụ quảng bá sản phẩm; sáng tạo, sản xuất và phổ biến tài liệu quảng cáo...); Nhóm 36 (bảo trợ và tài trợ tài chính...); Nhóm 38 (dịch vụ phát sóng các bản ghi âm thanh...”...mà dấu hiệu PERPETUAL nộp đơn đăng ký.

Trong thực tế, năm 1993 ROLEX SA đã nộp đơn tới Cục SHTT đăng ký nhãn hiệu “PERPETUAL” cho các sản phẩm “kim loại quý và các hợp kim của chúng, các sản phẩm làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng các kim loại này không được xếp ở các nhóm khác; đồ kim hoàn, đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian” thuộc Nhóm 14. Khi thẩm định nội dung đơn, Cục SHTT đã không cho rằng PERPETUAL mang tính mô tả và không có khả năng phân biệt, bởi vậy đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số 13704 ngày 10/10/1994, đã được gia hạn hiệu lực 2 lần, tới ngày 21/12/2023.

Trên thế giới, nhãn hiệu PERPETUAL cũng không bị từ chối bảo hộ ở một số quốc gia nói tiếng Anh hoặc ở quốc gia mà tiếng Anh được công nhận là ngôn ngữ phổ biến.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.