Ở Trung Quốc OEM có thể cấu thành vi phạm nhãn hiệu

1. Quan điểm cuả SPC

1.1 OEM

Sản phẩm OEM, viết tắt của Original Equipment Manufacturer (nhà sản xuất thiết bị gốc), dùng để chỉ các sản phẩm do những công ty/công xưởng được ủy quyền sản xuất theo các thiết kế và các thông số kỹ thuật đặt trước bởi một công ty khác là chủ thể quyền ủy quyền.  

1.2 Quan điểm của SPC qua các thời kỳ

- Khi đánh giá xâm phạm nhãn hiệu, Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc (China Supreme People’s Court - SPC) tiếp cận theo hai bước, đó là “có cấu thành hành vi sử dụng nhãn hiệu không, và, có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng” để xem xét các bản án của Tòa án cấp dưới. Đối với hoạt động OEM, bước đầu tiên là đánh giá liệu hoạt động đó có thực hiện chức năng nhận dạng của một nhãn hiệu hay không và có cấu thành việc sử dụng nhãn hiệu theo nghĩa nào đó hay không theo quy định của Luật Nhãn hiệu. Nếu kết luận là “có”, thì chuyển sang đánh giá xem liệu có “gây nhầm lẫn” hay không, nghĩa là liệu cùng một nhãn hiệu hoặc các nhãn hiệu tương tự có được sử dụng cho hàng hóa giống hệt hoặc tương tự hay không, hoặc liệu việc sử dụng các nhãn hiệu giống hoặc tương tự trên các hàng hóa tương tự có thể dễ dàng dẫn đến nhầm lẫn.

- Ý kiến ​​chủ đạo của thập kỷ trước tại Trung Quốc về việc sử dụng nhãn hiệu đối với các sản phẩm OEM được thể hiện  trong trường hợp nhãn hiệu “Pretul”  (2015) và “Dongfeng” (2017). Trong vụ này, SPC cho rằng  các sản phẩm OEM không cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu vì tất cả các sản phẩm đều được xuất khẩu ra nước ngoài thay vì tiêu thụ  tại thị trường Trung Quốc, do đó không nên coi đây là “việc sử dụng nhãn hiệu” và sẽ không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng ở Trung Quốc, cụ thể như sau:

Trong bản án tái thẩm vụ án “Pretul” và “Dongfeng”, SPC tuyên bố rằng hoạt động OEM ở Trung Quốc chỉ thuần túy là việc gắn nhãn hiệu nhằm đáp ứng các yêu cầu cần thiết và các điều kiện kỹ thuật để bên ủy thác sử dụng nhãn hiệu của mình ở nước ngoài (Mexico hoặc Indonexia), là nơi chủ thể được hưởng độc quyền sử dụng nhãn hiệu và không có chức năng xác định nguồn gốc hàng hóa ở Trung Quốc. Do đó, dấu hiệu gắn trên sản phẩm bởi nhà sản xuất/gia công được ủy thác không phân biệt nguồn gốc của hàng hóa được sản xuất cũng như không giúp xác định nguồn gốc của hàng hóa. Dấu hiệu đính kèm không có thuộc tính của nhãn hiệu và hành vi gắn một dấu hiệu như vậy cho sản phẩm không thể được coi là việc sử dụng nhãn hiệu theo quy định của  Luật Nhãn hiệu. Sau khi đã quyết định rằng hoạt động OEM không cấu thành “việc sử dụng nhãn hiệu”, SPC cho rằng không cần thiết phải thực hiện bước tiếp theo là đánh giá liệu “có sự nhầm lẫn” hay không.

Với lập luận trên, Công ty TNHH Động cơ Diesel Thượng Hải  là chủ sở hữu nhãn hiệu  “DONGFENG” dùng cho động cơ diesel ở Trung Quốc đã thất bại trong việc khởi kiện về xâm phạm nhãn hiệu chống lại Giang Tô Changjia Jinfeng Power Machinery Co.,Ltd khi chủ thể này đã gia công sản xuất bộ phận động cơ mang nhãn hiệu tương tự theo giấy chứng nhận nhãn hiệu được bảo hộ tại  Indonesia và tất cả các sản phẩm OEM này đều xuất khẩu đến Indonesia.

- Tuy nhiên, trong phán quyết mới đây, SPC đã bác bỏ quan điểm trước đó và kết luận rằng các sản phẩm OEM cũng có thể gây nhầm lẫn cho công chúng vì người tiêu dùng có thể tiếp cận các sản phẩm OEM do sự phát triển của thương mại điện tử, Internet và nền kinh tế của Trung Quốc.

2. Vụ việc

2.1 Tranh chấp 

Nguyên đơn, Honda Motor Co., LTD (“Honda”), là chủ sở hữu các nhãn hiệu ở hình bên, đã được đăng ký cho sản phẩm  ô tô, xe máy, v.v. thuộc Nnhóm hàng hóa 12 từ cuối những năm 1980.

Bị đơn là Chongqing Heng Sheng Group Limited (“Heng Sheng”). Heng Sheng đã ký hợp đồng với một công ty Miến Điện tên là Meihua Company Limited (“Meihua”) và được yêu cầu sản xuất 220 bộ phụ tùng xe máy mang nhãn hiệu chữ “HONDAKIT” (hình dưới).

Theo hợp đồng, các bộ phận xe máy được sản xuất sẽ được xuất khẩu bởi công ty con của Heng Sheng là Chongqing Hengsheng Xintai Tradding Co., Ltd. (“Xin Tai”). Để chứng minh quyền nhãn hiệu của mình, Meihua đã cung cấp đăng ký nhãn hiệu chữ “HONDAKIT” tại Miến Điện cho hàng hóa thuộc Nhóm 12, v.v., đứng tên giám đốc điều hành của MEIHUA.

Vào tháng 6/2016, Hải quan Côn Minh (thủ phủ của tỉnh Vân Nam) đã tịch thu các sản phẩm “HONDAKIT” này với lý do vi phạm nhãn hiệu của Honda. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy các phụ tùng xe máy bị tịch thu là sản phẩm OEM, Hải quan bày tỏ rằng họ không thể quyết định liệu sản phẩm có vi phạm hay không vì biết rõ quan điểm của SPC đối với các sản phẩm OEM.

2.2  Xét xử tại các Tòa án địa phương

Để làm rõ, vào tháng 9/2016, Honda đã đệ đơn kiện nhà sản xuất OEM Heng Sheng và nhà xuất khẩu Xin Tai với lý do vi phạm nhãn hiệu.

Bào chữa cho mình, Hensim lập luận  rằng công ty xuất khẩu, Công ty TNHH Mei Hua (“MH”) của Myanmar  đã đăng ký nhãn hiệu HONDAKIT cho các bộ phận mô tô tại Myanmar. Hensim sau đó lập luận rằng hợp đồng của họ với MH cho phép họ có quyền dựa vào đăng ký tại Myanmar của MH để tự bảo vệ mình trước các yêu sách của Honda tại tòa án Trung Quốc.

Bác bỏ lập luận của Hensim, Tòa án trung cấp thành phố Thái Châu (thành phố Thái Châu là cảng mà các sản phẩm mang nhãn hiêu “HONDAKIT” sẽ được xuất khẩu) đã ra phán quyết có lợi cho Honda, ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Hensim và bồi thường thiệt hại cho Honda là 50.000 US$.

Hensim sau đó đã kháng cáo và Tòa án cấp cao tỉnh Vân Nam đã bác bỏ quyết định của Tòa án trung cấp cho rằng các hoạt động sản xuất đơn thuần với mục đích duy nhất là xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài không cấu thành “việc sử dụng nhãn hiệu” ở Trung Quốc. Do đó, theo quan điểm của Tòa án cấp  cao tỉnh Vân Nam, Hensim đã không vi phạm luật pháp Trung Quốc ngay cả khi các sản phẩm của họ mang nhãn hiệu giả mạo.

2.3 Kết luận của SPC

Honda nộp đơn tái thẩm lên SPC.

Ngày 23/9/2019, SPC ra bản án tái thẩm và sửa đổi như trên. Trước tiên, SPC chứng minh rằng, mặc dù Meihua sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký cho “HONDAKIT” ở Miến Điện, nhưng trong trường hợp này, nhãn hiệu được sử dụng thực tế tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu của Honda ở Trung Quốc, vì:

-  Meihua đã sử dụng nhãn hiệu của mình với mục đích xấu, cụ thể:

(i) “HONDA” có phông chữ lớn hơn “KIT”,

(ii) “H” là chữ cái đầu tiên; và

(iii) cũng có hình cánh chim như của Honda trên sản phẩm.

-  Về việc Meihua sở hữu nhãn hiệu “HONDAKIT” tại  Miến Điện: SPC cho rằng “...chủ sở hữu ngay cả khi có quyền nhãn hiệu đăng ký ở nước ngoài cũng không được bảo hộ nếu không đăng ký tại Trung Quốc. Tương tự, người được cấp phép (tức là Hensim) tuyên bố có quyền sử dụng nhãn hiệu dựa trên đăng ký nước ngoài của người cấp phép (tức là Meihua) cũng  không thể được bảo vệ trước chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu đã đăng ký ở Trung Quốc...”

-  Khả năng nhầm lẫn: SPC nhấn mạnh rằng mặc dù đây là sản phẩm OEM và không được bán trực tiếp tại Trung Quốc, nhưng chúng vẫn có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng Trung Quốc với sự phát triển của thương mại điện tử, Internet và nền kinh tế Trung Quốc, cũng như việc đi du lịch nước ngoài thường xuyên, người tiêu dùng Trung Quốc có thể tiếp cận với  các sản phẩm OEM này.

Kết luận, SPC hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

3. Nhận xét

Rõ ràng phán quyết của SPC là tin tốt cho chủ sở hữu nhãn hiệu Trung Quốc. Trung Quốc không còn là mảnh đất màu mỡ cho các chủ sở hữu nhãn hiệu vi phạm bản quyền ở nước ngoài. Chủ sở hữu quyền của các nhãn hiệu Trung Quốc có thể thực thi quyền của họ đối với các sản phẩm vi phạm trong quá trình gia công ngay ở  Trung Quốc thay vì chờ các sản phẩm OEM được bán ở các quốc gia/khu vực khác là nơi mà chủ sở hữu quyền cũng đã đăng ký nhãn hiệu. Các nhà sản xuất ở Trung Quốc sẽ phải cẩn trọng hơn khi nhận các đơn đặt hàng quốc tế, và do đó cũng sẽ giảm bớt sự xuất hiện của các sản phẩm OEM vi phạm.

Ngoài ra, nghĩa vụ chứng minh của chủ sở hữu nhãn hiệu Trung Quốc có thể được giảm bớt vì SPC cũng quy định trong bản án rằng (1) nhãn hiệu được sử dụng trên sản phẩm nên được coi là “việc sử dụng nhãn hiệu”, miễn là nhãn hiệu đó có chức năng xác định nguồn gốc sản phẩm, (2) nên định nghĩa “công chúng liên quan” là những người liên quan đến sản phẩm OEM, bao gồm nhà sản xuất, nhà xuất khẩu cũng như người tiêu dùng, (3) không cần thiết phải chứng minh nếu sự nhầm lẫn đó thực sự xảy ra .

Phải lưu ý rằng quyết định liệu OEM có cấu thành hành vi xâm phạm nhãn hiệu sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp, mô hình kinh doanh và chính sách tư pháp ở Trung Quốc. Khu vực ven biển phía đông nam của Trung Quốc, vẫn còn một số lượng doanh nghiệp đáng kể, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa để sản xuất và xuất khẩu sản phẩm OEM theo ủy thác của chủ thể nước ngoài, vì vậy  Tòa án địa phương thận trọng đối với việc xác định vi phạm nhãn hiệu trong các trường hợp OEM. Tuy nhiên,nền kinh tế internet từng bước phá vỡ các rào cản thương mại của các quốc gia khác nhau, các sản phẩm OEM có thể được xuất khẩu và bán ở nước ngoài, rồi nhập vào Trung Quốc thông qua mua sắm trực tuyến. Các vấn đề liên quan OEM trở nên phức tạp hơn và các phán quyết sẽ được đưa ra trong từng trường hợp cụ thể. Ngay cả  SPC cũng làm rõ trong phán quyết rằng trường hợp OEM nên được xem xét trên từng trường hợp, điều đó có nghĩa là “HONDAKIT” không có khả năng trở thành án lệ tại thời điểm này.

Nguồn: https://kenfoxlaw.com/a-landmark-case-china-supreme-court-decides-oem-may-constitute-trademark-infringement; 
(++)