Nhật Bản:Starbucks thất bại trong cuộc chiến bảo vệ nhãn hiệu

1.Giải quyết đơn tại JPO.

1.1 Phản đối

Nhãn hiệu bị phản đối là biểu tượng gồm hình vòng tròn đồng tâm với chữ “BULL PULU TAPIOCA” màu xanh lá cây và trắng với một chú chó bull màu trắng ở giữa (hình  bên phải),  nộp đơn đăng ký vào ngày 9/3/2016, bởi một Công ty Nhật Bản để sử dụng cho các sản phẩm sữa làm từ bột sắn thuộc Nhóm 29, cà phê hương bột sắn, ca cao, bánh kẹo; bột sắn dùng làm thực phẩm thuộc Nhóm 30 và dịch vụ nhà hàng thuộc Nhóm 43 tại Nhật Bản. Nhãn hiệu đã được JPO đã chấp nhận (đăng ký số 5897739  cấp ngày 9/12/2016).

Nhãn hiệu nêu trên bị Tập đoàn Starbucks phản đối với lý do tương tự với nhãn hiệu đăng ký trước của họ (đăng ký nhãn hiệu số 4806987- hình bên trái), dựa vào các điều dưới đây của Luật nhãn hiệu Nhật Bản.

Điều 4(1)(vii)- cấm đăng ký bất kỳ nhãn hiệu nào có khả năng vi phạm trật tự và đạo đức công cộng.

Điều 4(1)(xi) - ngăn cản việc đăng ký một nhãn hiệu bị coi là trùng hoặc tương tự với bất kỳ nhãn hiệu đã đăng ký sớm hơn.

Điều 4(1)(xv) - loại trừ nhãn hiệu  có khả năng gây nhầm lẫn với hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thể kinh doanh khác.

Hội đồng giải quyết phản đối của JPO thừa nhận rằng, tại thời điểm nhãn hiệu bị phản đối được nộp đơn và đăng ký, biểu tượng Starbucks  đã có danh tiếng và mức độ phổ biến cao đối với người tiêu dùng có liên quan.

Đồng thời, Hội đồng cũng nhận thấy rằng hai nhãn hiệu có sự khác biệt rõ rệt về các yếu tố chữ và các hình ảnh ở giữa của hai nhãn hiệu. Bởi vậy, nếu tính đến sự khác biệt lớn giữa hai nhãn hiệu, Hội đồng cũng phủ nhận khả năng gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu.

Để củng cố cáo buộc gây rối trật tự công cộng, Starbucks đã tiết lộ sự thật rằng người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bị phản đối là cựu Giám đốc điều hành của J.J. Co., Ltd., một tiệm bán đồ uống từ khoai mì, và nhãn hiệu bị phản đối đã được J.J. Co., Ltd sử dụng trên biển hiệu cửa hàng và cốc đựng đồ uống trên thực tế (ảnh bên dưới).

Hội đồng cho rằng những thông tin đó không đủ để kết luận Nhãn hiệu bị phản đối có thể vi phạm trật tự và đạo đức công cộng nếu được đăng ký.Theo đó, JPO bác bỏ ý kiến ​​phản đối của Starbucks.

1.2  Đề nghị hủy bỏ hiệu lực

Vào ngày 15/9/2017, Tập đoàn Starbucks đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực với lý do  rằng nhãn hiệu đang tranh chấp sẽ bị hủy bỏ vì  trái với quy định của  Luật Nhãn hiệu do sự tương tự hoặc có khả năng xảy ra nhầm lẫn với nhãn hiệu Starbucks được bảo hộ trước theo đăng ký nhãn hiệu số  4806987.

Đây là phiên bản thứ ba của nhãn hiệu hình Starbucks, được sử dụng từ năm 1992 đến năm 2010, bao gồm nàng tiên cá  hai đuôi màu đen và trắng đội vương miện có ngôi sao và đóng khung xung quanh một vòng tròn màu xanh lá cây có dòng chữ “Starbucks Coffee” .

Hội đồng giải quyết hủy bỏ hiệu lực của  JPO phân vân đã 5 năm trôi qua kể từ khi Starbucks thiết kế lại dấu hiệu mang tính biểu tượng của mình thành nhãn hiệu mới liệu nhãn hiệu có liên tục giữ được mức độ danh tiếng và mức độ phổ biến đáng kể ở Nhật Bản vào thời điểm nhãn hiệu đang tranh chấp nộp đơn hay không?.

Đồng thời Hội đồng nhận thấy cả hai nhãn hiệu này hoàn toàn khác nhau và tổng thể  của một khung hình tròn màu xanh lá cây với chữ màu trắng bên trong sẽ không bao giờ được coi là dấu hiệu chỉ dẫn xuất xứ của Starbucks.

Nếu vậy, Hội đồng nhận thấy rằng người tiêu dùng liên quan khó có thể nhầm lẫn nguồn gốc hàng hóa và dịch vụ được đề cập mang nhãn hiệu đang tranh chấp với Starbucks và đã quyết định bác bỏ đề nghị hủy bỏ hiệu lực vào ngày 21/8/2019 (Hồ sơ  hủy bỏ số 2017-890065).

2. Khởi kiện - Phán quyết của Tòa án Sở hữu trí tuệ (cấp phúc thẩm), Vụ án số. Reiwa1(Gyo-ke)10170, kết thúc quá trình tranh chấp kéo dài nhiều năm

Vào ngày 19/12/2019, Starbucks đã đưa vụ việc lên Tòa án IP và yêu cầu hủy bỏ quyết định của JPO liên quan đến đề nghị hủy bỏ hiệu lực nêu trên.

Starbucks cho rằng JPO đã sai lầm khi không tìm ra khả năng gây nhầm lẫn dựa trên báo cáo kết quả khảo sát/phỏng vấn cho thấy hơn 70% số người được phỏng vấn (tổng cộng 552 người trong độ tuổi từ 20 đến 69) liên kết với hình ảnh sau đây về khung hình tròn màu xanh lá cây với chữ màu trắng bên trong với Starbucks.

Tòa án  IP cho rằng nhãn hiệu hình trước đó đã trở nên nổi tiếng đáng chú ý như một chỉ dẫn xuất xứ của Starbucks vào năm 2011cho đến  khi nó được thay thế bằng hình  mới. Tòa án cũng nhận thấy phần khung hình tròn màu xanh lá cây có chữ màu trắng bên trong sẽ gây ấn tượng với người tiêu dùng khi nhìn thấy hình của  Starbucks trước đó.

Tuy nhiên, tòa án đã đưa ra câu hỏi liệu người tiêu dùng có liên quan có nghĩ đến Starbucks ngay cả khi các từ khác ngoài “STARBUCKS” và “COFFEE” xuất hiện trong khung hay không. Nếu vậy, không có cơ sở hợp lý nào để tin rằng hình ảnh đơn thuần của khung hình tròn màu xanh lá cây với chữ màu trắng bên trong đã đóng một vai trò quan trọng để  chỉ xuất xứ của Starbucks bằng cách tính đến thực tế là nhãn hiệu bị  tranh chấp “BULL PULU TAPIOCA & hình ” đã được nộp bốn năm sau khi Starbucks thiết kế lại với  dấu hiệu hình mới.

Đối với báo cáo kết quả phỏng vấn, tòa án  xem xét chặt chẽ  rằng hình ảnh này không hoàn toàn giống với hình  Starbucks trước đó. Nó chỉ tập trung vào việc trích xuất khái niệm chung về khung bao quanh phần chữ.

Ngoài ra, những người được phỏng vấn đã được thông báo trước rằng hình ảnh ban đầu có hình  ở giữa và dòng chữ chỉ tên một công ty bên trong khung. Những thông tin như vậy sẽ gây hiểu lầm và sai lệch. Nếu vậy, báo cáo sẽ không phù hợp  để đánh giá mức độ nhận biết cao của khung hình còn lại  cũng như khả năng gây nhầm lẫn về vụ việc.

Dựa trên những điều đã nói ở trên, Tòa án IP đã giữ nguyên quyết định của JPO./.

Nguồn: 
(i) https://www.linkedin.com/pulse/starbucks-defeated-trademark-battle-defend-logo-masaki-mikami;
(ii) https://blog.marks-iplaw.jp/2020/09/27/previous-starbucks-logo/;
(iii)https://intellectualpropertyplanet.wordpress.com/2021/05/17/starbucks-lost-a-trademark-dispute-against-bull-pulu-in-japan/;

(++)