Tòa án Chung EU chấp nhận việc EUIPO hủy bỏ nhãn hiệu “Insomnia Energy” theo đơn của Monster Energy Co.

1. Giải quyết tranh chấp tại EUIPO

(i) Đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực

Monster Energy là một nhãn hiệu đồ uống tăng lực được Hansen Natural Company (nay là Monster Beverage Corporation) tạo ra vào tháng 4 năm 2002. Năm 2022, Monster Energy chiếm 30,1% thị phần đồ uống tăng lực của Mỹ sau Red Bull.

Monster Energy Company (Monster Energy) được biết đến với việc tài trợ và hỗ trợ cho các sự kiện thể thao mạo hiểm, chẳng hạn như Giải vô địch đối kháng đỉnh cao (Ultimate Fighting Championship), ONE Championship, MotoGP, BMX, motocross, đua xe mô tô tốc độ, trượt ván, trượt tuyết và Monster Energy NASCAR Cup Series (Hệ thống giải đua của hiệp hội đua xe thể thao lớn nhất của Mỹ).

Xung đột nảy sinh vào tháng 12 năm 2020 khi Monster Energy Co. nộp đơn tại Cơ quan  Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) xin hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu “Insomnia Energy” - là nhãn hiệu  Châu Âu đã được Công ty BBF EOOD (BBF) từ Bulgary nộp đăng ký vào ngày 9 tháng 10 năm 2016 cho hàng hóa thuộc Nhóm 32 (chủ yếu là đồ uống có ga từ trái cây, đồ uống tăng lực và đồ uống không cồn) với số đăng ký là 015905045 . Nhãn hiệu này bao gồm chữ "INSOMNIA" màu trắng với đường viền màu xanh lá cây ở giữa và chữ "ENERGY" màu xanh lá cây bên dưới (hình dưới bên trái). Đơn của Monster Energy Co.dựa vào nhãn hiệu “M MONSTER ENERGY & hình” được đăng ký tại  EU từ trước vào ngày 9 tháng 1 năm 2013 với số đăng ký 011154739 dùng cho nhiều sản phẩm trong đó có  'đồ uống không cồn' thuộc Nhóm 32, nhãn hiệu này được đặc trưng bởi kiểu chữ mạnh mẽ, bao gồm chữ 'M' màu xanh lá cây sáng dễ nhận biết, chữ MONSTER màu trắng và chữ ENERGY màu xanh lá cây, tất cả đều trên nền đen.

Monster Energy Co. lập luận rằng nhãn hiệu hình đã được đăng ký trước của mình (hình trên , bên phải) – cùng tên với tên công ty và cũng bao gồm những hàng hóa cùng  loại.

Monster Energy Co. nộp đơn đề nghị hủy bỏ nhãn hiệu của BBF dựa trên Điều 8.5 của Quy định về nhãn hiệu châu Âu, cho rằng BBF đã lợi dụng không công bằng nhãn hiệu đồ uống tăng lực của mình. Điều này xảy ra khi nhãn hiệu đã đăng ký:

“giống hệt hoặc tương tự với một nhãn hiệu có trước và hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu nộp đơn đăng ký không tương tự hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu [Châu Âu] có trước được đăng ký, trong trường hợp nhãn hiệu có trước có danh tiếng tại châu Âu; và trong trường hợp một nhãn hiệu quốc gia có trước có danh tiếng tại Quốc gia thành viên liên quan và việc sử dụng không có lý do chính đáng của nhãn hiệu xin đăng ký có thể lợi dụng không công bằng hoặc gây bất lợi cho khả năng phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu có trước”.

(i) Vào tháng 12 năm 2022, Ban Giải quyết yêu cầu hủy bỏ của EUIPO đã bác toàn bộ đơn xin đề nghị hủy bỏ do Monster Energy Co. nộp hai năm trước đó với lý do không có khả năng gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu, vì mức độ tương đồng giữa chúng là cực kỳ thấp. Họ cũng cho rằng các dấu hiệu quá khác nhau để công chúng có thể nhận ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa chúng mặc dù có một số điểm giống nhau giữa hàng hóa và danh tiếng của nhãn hiệu có trước.

Monster Energy Co đã khiếu nại  quyết định này .

(ii) Vào tháng 12 năm 2023, Hội đồng Phúc thẩm của EUIPO đã hủy bỏ quyết định đó, nhận thấy rằng có tồn tại rủi ro về nhầm lẫn và tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn nhãn hiệu bị tranh chấp. Khi so sánh các nhãn hiệu, Hội đồng Phúc thẩm  nhận thấy rằng Monster Energy Co có thể chứng minh được danh tiếng mạnh mẽ của mình tại EU đối với nhãn hiệu đồ uống tăng lực,

Hội đồng Phúc thẩm nhận thấy rằng xét theo danh tiếng của nhãn hiệu Monster, sự khác biệt giữa các nhãn hiệu là rất ít  không đủ để loại trừ khả năng gây nhầm lẫn hoặc lợi thế không công bằng đang được thực hiện đối với danh tiếng của nhãn hiệu có trước. Đặc biệt Hội đồng  coi trọng sự tương đồng giữa các nhãn hiệu trong việc sao chép chính xác yếu tố từ "Energy" (cũng về phông chữ, màu sắc, kích thước và vị trí), cũng như việc sử dụng cùng một màu sắc (đen, xanh lá cây và trắng) và cách điệu tương tự của các yếu tố chữ "Monster" và "Insomnia", mặc dù thực tế là chúng là những từ hoàn toàn khác nhau.

(iii) Vào tháng 2 năm 2024, BBF đã kháng cáo quyết định của EUIPO tại Tòa án chung của Liên minh châu Âu (GCEU) với lý do:

- Danh tiếng của nhãn hiệu có trước chưa được đánh giá đúng;

- Không có  khả năng gây nhầm lẫn, vì không lưu ý rằng các yếu tố chủ đạo của các nhãn hiệu xung đột là "hoàn toàn khác nhau", với sự khác biệt về hình ảnh, ngữ âm và nội dung.

II. Phán quyết của Tòa án Chung EU

Tại phán quyết ngày 23 tháng 10 năm 2024 (bản án số T-59/24), Tòa án Chung  đã phân tích xem nhãn hiệu bị tranh chấp có nằm trong lệnh cấm đăng ký được quy định tại Điều 8.5 Quy định về nhãn hiệu của  châu Âu hay không, tức là liệu nhãn hiệu “Monster Energy” có nổi tiếng hay không và liệu BBF có tìm cách lợi dụng danh tiếng của nhãn hiệu đồ uống năng lượng nổi tiếng một cách không công bằng bằng cách sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký mà không có lý do chính đáng hay không. Tòa đã bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo vì các lý do sau :

-Tòa án giữ công nhận uy tín cao và tính đặc trưng của M MONSTER ENERGY trong lĩnh vực đồ uống không cồn, đặc biệt là đồ uống tăng lực, được hỗ trợ bởi bằng chứng về sự công nhận của nhãn hiệu này trên thị trường. Uy tín này đã đủ để khắc phục mức độ tương đồng thấp giữa các nhãn hiệu đang tranh chấp.

- Tòa đã bác bỏ lập luận (khởi kiện) rằng Hội đồng Phúc thẩm chỉ dựa vào màu xanh lá cây khi xem xét ấn tượng chung của các nhãn hiệu. Thay vào đó, tòa cho rằng Hội đồng Phúc thẩm dựa vào hình thức chung của các nhãn hiệu. Hội đồng cũng đã lưu ý rằng sự tương đồng được củng cố thông qua việc sử dụng cùng một màu đen, xanh lá cây và trắng. Ngoài ra, các nhãn hiệu có cấu trúc tương tự nhau và các yếu tố từ được định vị theo cùng một cách trong cả hai nhãn hiệu.

- Tòa cho rằng mặc dù từ “Energy” có đặc điểm phân biệt yếu khi dùng trên đồ uống tăng lực, nhưng từ này sẽ không bị bỏ qua do kích thước và màu sắc của nó.Tòa cho rằng  mặc dù đúng là các yếu tố chữ chủ đạo của nhãn hiệu có tầm quan trọng ở một mức độ nhất định (trong trường hợp này là (“Monster” / “Insomnia”), điều này không có nghĩa là chúng là những yếu tố có liên quan duy nhất phải được ghi nhớ trong quá trình đánh giá để xác định xem có khả năng nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu hay không.

- Tòa đã xác nhận rằng bằng chứng do Monster Energy Co đệ trình chứa thông tin khách quan, gồm các hóa đơn xác nhận thị phần của công ty, ảnh chụp màn hình từ các trang web và các bài viết và báo cáo về phạm vi đưa tin của phương tiện truyền thông. Bằng chứng cũng nêu bật các hoạt động quảng cáo rộng rãi của công ty tại các sự kiện thể thao toàn cầu khác nhau. Bằng chứng đã làm rõ rằng các chiến dịch tiếp thị toàn cầu mô tả hình ảnh của nhãn hiệu “MONSTER ENERGY” trước đó trên toàn thế giới. Đồ uống mang nhãn hiệu đó được bán tại mọi quốc gia thành viên của châu Âu , tại nhiều cửa hàng bán lẻ và đại lý. Vì những lý do đó, tòa án đã bác bỏ lập luận của người nộp đơn rằng không có bằng chứng nào cho thấy nhãn hiệu Monster được biết đến tại châu Âu trong lĩnh vực đồ uống tăng lực.

3. Nhận xét

Phán quyết này nhấn mạnh tầm quan trọng của cách cấu trúc trực quan, cách sắp xếp, màu sắc, phông chữ và các yếu tố trang trí khác vẫn có khả năng liên tưởng đến  một nhãn hiệu có trước nổi tiếng, bất chấp sự khác biệt về khái niệm, ngữ âm hoặc hình ảnh và nhãn hiệu phải được xem xét một cách tổng thể và không thể chia tách thành các phần riêng lẻ để phù hợp với lợi ích của bên liên quan, nhằm giảm thiểu tác động đặc biệt của nhãn hiệu nói chung.

Vụ việc cho thấy giá trị của việc đăng ký nhãn hiệu trên khía cạnh bảo vệ bao bì nhiều màu sắc, đồng thời còn có thể sử dụng để đánh bại những kẻ đăng ký nhãn hiệu bắt chước ngay cả khi yếu tố chữ trên các nhãn hiệu tranh chấp là khác nhau.

Nguồn : 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=291553&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=695206;
https://blogip.garrigues.com/en/trademarks/rejection-of-the-trademark-registration-insomnia-energy-following-the-application-for-a-declaration-of-invalidity-filed-by-monster-energy-co; 
https://www.mhc.ie/latest/insights/eu-general-court-finds-in-favour-of-monster-in-energy-drink-trade-mark-dispute