Nhật: Bác đơn khởi kiện của Tập đoàn Starbucks trong vụ kiện  NH “STARBUCKS” chống lại “STARBOSS”

Tòa án Sở hữu Trí tuệ cấp cao Nhật Bản đã không đứng về phía Tập đoàn Starbucks trong tranh chấp nhãn hiệu  “STARBUCKS” và “STARBOSS” và khẳng định  quyết định của Cơ quan  Sở hữu Trí tuệ Nhật Bản (JPO) cho rằng nhãn hiệu “STARBOSS” khác biệt và ít có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “STARBUCKS” . Sự việc như sau .

1.Nhãn hiệu STARBOSS

Công ty TNHH Kenkoman đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chữ “STARBOSS” bằng chữ thường để sử dụng cho bia, đồ uống có ga [đồ uống giải khát], nước ép trái cây, nước ép rau củ [đồ uống], chiết xuất hoa bia để sản xuất bia, đồ uống từ váng sữa trong nhóm 32 tại JPO vào ngày 25 tháng 1 năm 2022 (Số  Đăng ký nhãn hiệu: 2022-13707).

JPO đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vào ngày 24 tháng 6 năm 2022 (Số Đăng ký nhãn hiệu: 6595964). Người nộp đơn quảng bá các loại đồ uống năng lượng mang nhãn hiệu đã đăng ký như dưới đây.

 2. JPO bác đơn đề nghị hủy bỏ nhãn hiệu

2.1 Đề nghị hủy bỏ

Tập đoàn Starbucks vào ngày 28 tháng 4 năm 2023đã yêu cầu JPO tuyên bố hủy đối với nhãn hiệu đã đăng ký với lý do vi phạm Điều 4(1)(xi) và (xv) của Luật Nhãn hiệu, đó là :

Điều 4(1)(xi) - là một điều khoản ngăn cản việc đăng ký nhãn hiệu  được coi là trùng hoặc tương tự với bất kỳ nhãn hiệu đã đăng ký sớm hơn.

Điều 4(1)(xv) - loại trừ nhãn hiệu  có khả năng gây nhầm lẫn với hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ thể kinh doanh khác.

Starbucks lập luận rằng nhãn hiệu “STARBOSS” tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “STARBUCKS” đã được đăng ký cho nhóm 32 kể từ năm 1989 vì sự khác biệt về cụm chữ cái, cụ thể là “OS” và “UCK”  giữa các nhãn hiệu tương ứng sẽ không lấn át toàn bộ sự tương đồng về hình thức và nội dung của các nhãn hiệu.

Ngoài ra, người tiêu dùng của các mặt hàng đang tranh chấp phần lớn tcũng là  khách hàng của các quán cà phê. Xét đến mức độ phổ biến và uy tín đáng kể của nhãn hiệu “STARBUCKS” trong công chúng Nhật Bản, người tiêu dùng có liên quan khi nhìn thấy đồ uống mang nhãn hiệu đang tranh chấp sẽ rất chú ý đến phần tiền tố bắt đầu bằng “STARB” và liên tưởng đến “STARBUCKS”,  từ đó coi các mặt hàng có nguồn gốc từ một thực thể kinh doanh có liên hệ về kinh tế hoặc hệ thống với Starbucks.

Tuy nhiên, Hội đồng Hủy bỏ nhãn hiệu của JPO (“Hội đồng”) đã không đặt vấn đề về mức độ nhận biết cao của nhãn hiệu “STARBUCKS” để chỉ nguồn gốc của chuỗi cà phê do Starbucks quản lý. Trong khi đó, Hội đồng đã nhận thấy cả hai nhãn hiệu đều không giống nhau, nêu rõ như sau:

“So sánh về hình thức, cả hai nhãn hiệu đều bắt đầu bằng “STARB” và kết thúc bằng “S”. Nhưng có sự khác biệt giữa các chữ cái “OS” và “UCK” ở giữa mỗi nhãn hiệu. Sự khác biệt này sẽ có tác động đáng kể đến ấn tượng thị giác của hai nhãn hiệu gồm tám hoặc chín chữ cái. Do đó, cả hai nhãn hiệu đều có thể phân biệt rõ ràng về hình thức.

Về mặt âm thanh, người tiêu dùng có liên quan có thể phân biệt “STARBOSS” với “STARBUCKS” vì cách phát âm “BO” và “BUCK” ở giữa mỗi nhãn hiệu được phát âm mạnh và do đó có tác động đáng kể đến âm thanh tổng thể.

Về mặt khái niệm, kết quả là trung lập vì cả “STARBOSS” lẫn “STARBUCKS” đều không có ý nghĩa rõ ràng.

Dựa trên những nhận định  trên, Hội đồng có lý do để tin rằng nhãn hiệu đang tranh chấp “STARBOSS” không giống với nhãn hiệu “STARBUCKS” khi xem xét ấn tượng, khả năng ghi nhớ và sự liên tưởng mà chúng truyền tải đến người tiêu dùng nói chung.”

Do mức độ tương đồng thấp giữa “STARBOSS” và “STARBUCKS”, người tiêu dùng có ý thức thông thường khó có thể nhầm lẫn nguồn hàng đang tranh chấp mang nhãn hiệu đang tranh chấp với Starbucks hoặc bất kỳ thực thể kinh doanh nào có liên hệ về kinh tế hoặc hệ thống với bên khởi kiện.

Do đó, Hội đồng đã bác bỏ đơn đề nghị hủy bỏ của Starbucks vào ngày 17 tháng 12 năm 2024.

Starbucks đã khởi kiện  lên Tòa án SHTT cấp cao và lập luận rằng nhãn hiệu đang tranh chấp tương tự với nhãn hiệu “STARBUCKS” trước đó, và người tiêu dùng có khả năng nhầm lẫn nguồn hàng đang tranh chấp với Starbucks.

3. Phán quyết của Tòa án Sở hữu trí tuệ cấp cao

Trong phán quyết của tòa án ngày 20 tháng 10 năm 2025, Tòa án SHTT cấp cao đã bác đơn khởi kiện với các nhận định như sau:

1. Sự tương tự của các nhãn hiệu

– So sánh trực quan

Mặc dù cả hai nhãn hiệu đều bắt đầu bằng các chữ cái “STARB” và kết thúc bằng chữ “S”, nhưng chúng lại chứa các chữ cái khác nhau là “OS” và “UCK” ở giữa. Với cấu hình tương đối ngắn gồm tám hoặc chín chữ cái, sự khác biệt này cho phép phân biệt các nhãn hiệu. Xét rằng các chữ cái của cả hai nhãn hiệu được kết hợp chặt chẽ với nhau, và do đó người tiêu dùng có liên quan sẽ không bao giờ coi phần “STARB” là yếu tố chủ đạo để xác định nguồn gốc hàng hóa mang nhãn hiệu đang tranh chấp.

– So sánh âm thanh

  Mặc dù cả hai nhãn hiệu đều có cùng âm thanh bắt đầu bằng “star” và kết thúc bằng “su”, nhưng cách phát âm của chúng khác nhau tại các  âm ở giữa. Do sự khác biệt này, cả hai âm thanh đều đủ khác biệt, với cấu hình âm thanh tương đối ngắn.

– So sánh nội dung

Nhãn hiệu được trích dẫn gợi lên ý nghĩa “chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks”. Vì nhãn hiệu đang tranh chấp không có ý nghĩa cụ thể nào, nên cả hai nhãn hiệu đều dễ dàng phân biệt về mặt khái niệm/ nội dung. Hơn nữa, không có bằng chứng gián tiếp nào cho thấy người tiêu dùng có liên quan sẽ liên kết các thuật ngữ bắt đầu bằng “STARB” với Starbucks hoặc doanh nghiệp của họ. Do đó, sẽ không hợp lý nếu cho rằng phần chữ “STARB” của nhãn hiệu đang tranh chấp tạo ra mối liên hệ về mặt khái niệm với Starbucks.

2. Khả năng gây nhầm lẫn

Dựa trên mức độ tương đồng thấp giữa “STARBOSS” và “STARBUCKS”, và việc thiếu bằng chứng chứng minh việc sử dụng thực tế nhãn hiệu bắt đầu bằng “STARB” ngoài “STARBUCKS” của Nguyên đơn, từ các bằng chứng được cung cấp trong hồ sơ, tòa án nhận thấy không có cơ sở hợp lý nào để tin rằng người tiêu dùng có liên quan nhầm lẫn nguồn gốc hàng hóa đang tranh chấp mang nhãn hiệu đang tranh chấp với Starbucks.

4. Nhận xét

Bài học quan trọng dành cho chủ sở hữu nhãn hiệu quốc tế:

Ngay cả khi một nhãn hiệu cực kỳ nổi tiếng, Nhật Bản vẫn áp dụng một sự so sánh nghiêm ngặt, có cấu trúc, tập trung vào hình thức tổng thể, cách phát âm và khái niệm.

Trong trường hợp này, Tòa án nhận thấy rằng những khác biệt như “BOSS” so với “BUCKS” là đủ để phân biệt rõ ràng các nhãn hiệu về ấn tượng thị giác, âm thanh và nhận thức của người tiêu dùng. Quan trọng hơn, Tòa án cũng xác nhận rằng:

-  Chỉ riêng sự nổi tiếng không tự động mở rộng sự bảo hộ cho tất cả các nhãn hiệu có hình thức tương tự.Tuy nhiên khi đề nghị hủy bỏ tập đoàn Starbucks cũng không viện dẫn Điều 4(1)(vii)của Luật NH  “cấm đăng ký bất kỳ nhãn hiệu nào có khả năng vi phạm trật tự và đạo đức công cộng ” có thể vì vậy nên JPO cũng không đặt vấn đề về “mức độ nhận biết cao của nhãn hiệu “STARBUCKS” để chỉ nguồn gốc” khi xét đề nghị hủy bỏ Đăng ký nhãn hiệu “STARBOSS”.

-  Không có giả định về sự nhầm lẫn theo Điều 4(1)(xv), ngay cả đối với các nhãn hiệu toàn cầu.

Minh chứng cho nhận định này  là việc vào năm 2024  tập đoàn Starbucks cũng đã thất bại  tại  Nhật Bản trong việc phản đối đăng ký  nhãn hiệu hình (hình dưới – bên phải) của chủ thể khác với lý do tương tự với nhãn hiệu hình đã nổi tiếng của tập đoàn .

Đơn phản đối đã tập đoàn bị bác mặc dù Hội đồng giải quyết phản đối của JPO thừa nhận mức độ danh tiếng và mức độ phổ biến cao của nhãn hiệu  mang tính biểu tượng đối với người tiêu dùng có liên quan (1).

Nguồn : 
IP High Court ruling: STARBUCKS vs STARBOSS – MARKS IP LAW FIRM;  
STARBUCKS Unsuccessful Invalidation Action against Trademark “STARBOSS” – MARKS IP LAW FIRM 
https://marks-iplaw.jp/starbucks-vs-starboss/

(1)Nhật Bản:Starbucks thất bại trong cuộc chiến bảo vệ nhãn hiệu ;  
https://pham.com.vn/tin-tuc-su-kien/nhat-banstarbucks-that-bai-trong-cuoc-chien-bao-ve-nhan-hieu.html