Nhãn hiệu “OCOSITE & Hình Cá sấu” bị hủy bỏ theo đơn phản đối của Lacoste

Ngày 18/2/2022, Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) đã quyết định ủng hộ Lacoste và hủy bỏ hiệu lực Đăng ký nhãn hiệu  số 6289888 đối với nhãn hiệu hình cá sấu bị lật cho sản phẩm Nhóm  25 do có khả năng nhầm lẫn với biểu tượng cá sấu nổi tiếng của Lacoste (Hồ sơ phản đối số 2020-900312).

1. Nhãn hiệu bị phản đối

Nhãn hiệu bị phản đối, bao gồm hình cá sấu lật ngược và cụm từ  “OCOSITE” (H. 1), đã được một cá nhân Nhật Bản nộp đơn đăng ký  để sử dụng trên quần áo, giày dép, mũ đội đầu, giày thể thao và quần áo thể thao trong Nhóm 25 vào ngày 17/3/ 2020.

Những chiếc áo phông in nhãn hiệu bị phản đối (Hình .2) được quảng cáo để bán với câu cửa miệng là “áo phông nhái hài hước”. Theo thuật ngữ, "OCOSITE" có nghĩa là "đánh thức tôi dậy, giúp tôi dậy" trong tiếng Nhật, nhãn hiệu bị  phản đối làm nảy sinh ý tưởng về  là một con cá sấu đang vật lộn để đứng dậy.

Nhãn hiệu bị phản đối được đăng ký ngày 09/9/2020 và công bố để phản đối ngày 29/9/2020.

2. Lacoste phản đối

2.1 Lập luận phản đối

Đối với Lacoste nhãn hiệu này không có gì là buồn cười Lacoste nộp đơn phản đối ngày 27/11/2020 trong thời hạn hai tháng kể từ ngày công bố Đăng ký nhãn hiệu  số 6289888 bao hộ nhãn hiệu “OCOSITE & Hình cá sấu”.

Trong đơn phản đối, Lacoste tuyên bố nhãn hiệu bị phản đối sẽ bị hủy bỏ theo Điều 4 (1) (vii), (xv) và (xix) của Luật Nhãn hiệu Nhật Bản (1) với lý do là hình cá sấu bị lật của nhãn hiệu bị phản đối giống với nhãn hiệu cá sấu của Lacoste nổi tiếng thế giới (Hình.3) về hình thức thể hiện.

Bên cạnh đó, cụm từ “OCOSITE” được mô tả bằng một phông chữ tương tự như “LACOSTE” và năm chữ cái “COS” và “TE” trong số bảy chữ cái (LACOSTE) giống hệt nhau. Do sự tương tự giữa các hình cá sấu và ý nghĩa của “OCOSITE”, những người tiêu dùng có liên quan khi nhìn thấy quần áo và đồ thể thao mang nhãn hiệu bị phản đối sẽ ngay lập tức hình dung ra con cá sấu Lacoste đang vật lộn để đứng dậy và do đó có khả năng nhầm lẫn về xuất xứ của sản phẩm mang  nhãn hiệu này với  nhãn hiệu của  Lacoste.

2.2 Quy định pháp luật được người phản đối viện dẫn

Điều 4.1 – Nhãn hiệu không được bảo hộ, nếu:

(vii) Có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách công  cộng;

(xv) Có thể gây nhầm lẫn liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến kinh doanh của người khác (ngoại trừ những người được liệt kê trong  mục x) .

(xix) Giống hoặc tương tự với một nhãn hiệu nổi tiếng với  người tiêu dùng tại Nhật Bản hoặc nước ngoài để chỉ ra hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người khác , nếu nhãn hiệu đó được sử dụng cho các mục đích không trung thực (đề cập đến mục đích đạt được lợi nhuận sai trái, mục đích gây thiệt hại cho người khác hoặc bất kỳ hành vi không với mục đích không  trung thực nào khác), ngoại trừ những mục đích đã được quy định trong các điều trước.

3. Quyết định của JPO

Hội đồng giải quyết phản đối  của JPO đã thừa nhận về  danh tiếng và mức độ phổ biến đáng kể của nhãn hiệu hình cá sấu của  Lacoste liên quan đến quần áo, giày dép và đồ thể thao.

Hội đồng đã nhận thấy  mức độ tương tự cao giữa hình  cá sấu lật của nhãn hiệu bị phản đối và cá sấu Lacoste. Đáng chú ý, Hội đồng  đã có quan điểm về yếu tố tương ứng, cụ thể là hình cá sấu và cụm từ “OCOSITE” của nhãn hiệu bị phản đối c ó sự  liên kết hữu cơ với phần hình trong một tổng thể  tổng thể bất kể là các chi tiết đó chỉ thể hiện  chỉ liền kề nhau.

Xét về mức độ uy tín và độc đáo của nhãn hiệu Lacoste, và sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp của người phản đối  và hàng hóa có liên quan của nhãn hiệu bị phản đối (nhóm 25), Hội đồng  có lý do để tin rằng những người tiêu dùng có liên quan nếu không cẩn thận sẽ có thể nhầm lẫn về nguồn hàng hóa mang nhãn hiệu bị phản đối với Lacoste hoặc bất kỳ tổ chức kinh doanh nào có liên hệ với Lacoste trong một hệ thống hoặc liên hệ  về kinh tế.

Dựa trên những điều đã nói ở trên, JPO đã đứng về phía Lacoste và quyết định hủy bỏ Đăng ký nhãn hiệu bị phản đối vì  trái với Điều 4 (1) (xv) Luật Nhãn hiệu Nhật Bản.

4. Nhận xét

Trong trường hợp này lập luận của JPO rất mạnh mẽ và kiên quyết:

- Nhãn hiệu bị phản đối “OCOSITE & Hình cá sấu” có phần hình tương tự với hình cá sấu của Lacoste là hiển nhiên.Nhưng đặc biệt là việc JPO nhận định phần chữ “OCOSITE” có mối liên hệ hữu cơ với phần hình (tuy hai phần đó không tiếp xúc với nhau ) cho thấy JPO  đánh giá  rất sát sao nhãn hiệu bị phản đối trên ý nghĩa tổng thể (đánh thức con cá sấu Lacoste), và tham khảo kỹ lưỡng ý nghĩa của nhãn hiệu trên thị trường  để hủy bỏ hoàn toàn nhãn hiệu. Thông thường nếu không đánh giá như vậy có lẽ nhãn hiệu “OCOSITE & Hình cá sấu” chỉ bị hủy bỏ phần hình, phần chữ “OCOSITE” có thể vẫn được bảo hộ.Tất nhiên trong những trường hợp phản đối, quyết định của Cơ quan giải quyết còn phụ thuộc vào chất lượng, nôi dung lập luận của các bên.

- Nhãn hiệu “OCOSITE & Hình cá sấu” có nghĩa là giúp một con cá sấu “bị lật” đứng dậy (ám chỉ Lacoste?),  trong một chừng mực nào đó có có ý hạ thấp và làm lu mờ ấn tượng của nhãn hiệu “Lacoste & Hình cá sấu” đã nổi tiếng nên trong trường hợp này , việc áp dụng điều Điều 4 (1) (xv) Luật Nhãn hiệu Nhật Bản về bảo hộ nhãn hiệu nỏi tiếng   để nhận định về nhãn hiệu bị phản đối “…Giống hoặc tương tự với một nhãn hiệu nổi tiếng với  người tiêu dùng tại Nhật Bản hoặc nước ngoài để chỉ ra hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người khác , nếu nhãn hiệu đó được sử dụng cho các mục đích không trung thực…” là hoàn toàn xác đáng.
 

Nguồn: https://www.marks-iplaw.jp/tag/ocosite/; 
https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/jp/jp180en.pdf