New Zealand: Mối nguy nhãn hiệu bị hủy bỏ hiệu lực do không sử dụng

Tòa án tối cao của New Zealand đã chấm dứt một trong những nhãn hiệu hình cá sấu Lacoste, trên cơ sở nhãn hiệu đó đã không được sử dụng thật sự hơn ba năm.

Quyết định này của Tòa án tối cao New Zealand được đưa ra vào tháng 2 năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng đối hoạt động gắn với nhãn hiệu tại New Zealand, đặt ra một tiêu chuẩn cao cho những gì được coi là "sử dụng thực sự” đối với nhãn hiệu và đưa New Zealand về cùng một chuẩn mực với án lệ của Vương quốc Anh và EU.

Chi tiết vụ việc như sau:

1. Sự xuất hiện nhãn hiệu hình “cá sấu”
René Lacoste là một vận động viên quần vợt nổi tiếng người Pháp những năm 1930. Biệt danh của ông là “Crocodile” được cho là để truyền tải sự kiên trì mà ông ấy thể hiện trên sân quần vợt. Ông đã phát triển một doanh nghiệp phân phối áo sơ mi thêu hình cá sấu. Lacoste là doanh nghiệp kế thừa. Các nhãn hiệu hình “cá sấu” của Lacoste được đăng ký ở nhiều quốc gia, trong đó có New Zealand, Úc, Đức, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Tại New Zealand là nhãn hiệu “CROCODILE, hình” (Đăng ký/nhãn hiệu số 70068), (H.1):

Người đệ đơn yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu là Crocodile International PTE Ltd., (“Crocodile Intl'")  được thành lập tại Singapore, là công ty sản xuất và bán hàng may mặc. Ngoài ra còn có những công ty liên kết khác mang tên Crocodile. Crocodile Intl’ và các công ty Crocodile khác đã sử dụng nhiều nhãn hiệu liên quan đến hình cá sấu khác nhau ở Châu Á vào năm 1947, bao gồm cả những nhãn hiệu giống với nhãn hiệu theo Đăng ký số 70068 tại New Zealand. Những nhãn hiệu này nổi tiếng ở một số nước  châu Á.

2.  Lacoste mua lại và thành chủ nhãn hiệu

Đã có một số cuộc xung đột pháp lý giữa các công ty Crocodile và Lacoste về xây dựng thương hiệu. Năm 2003 Lacoste đã mua lại nhãn hiệu 70068 “CROCODILE, hình” từ Crocodile Garments Ltd, công ty này không nằm dưới sự kiểm soát chung của Crocodile Intl’.

Lacoste đã sử dụng nhiều nhãn hiệu có hình cá sấu trong đó, cụ thể hai nhãn hiệu sau (H.2); nhưng chúng khác với nhãn hiệu 70068 về ấn tượng thị giác. Lacoste chưa bao giờ sử dụng nhãn hiệu số 70068.

3. Quá trình xem xét đơn của Crocodile Intl’ trước khi có quyết định của Tòa án tối cao

Năm 2008, Crocodile Intl’ đã đệ đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu số 70068 do Lacoste đã không thực sự sử dụng nhãn hiệu này. Trợ lý của Ủy viên nhãn hiệu đã đồng ý và ủng hộ Crocodile Intl’. Tuy nhiên, năm 2015, quyết định này đã bị thẩm phán Collins tại Tòa án phúc thẩm đảo ngược để ủng hộ Lacoste.

Đơn kháng cáo ​​cho rằng thẩm phán Collins đã xác định không chính xác yếu tố chính yếu trong nhãn hiệu của Lacoste. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm đồng ý với nhận định mà thẩm phán Collins đưa ra và cho là chính xác, rằng hình ảnh con cá sấu là “ý tưởng và thông điệp chính yếu” của nhãn hiệu, chứ không phải là từ “cá sấu” hay sự kết hợp của từ này với phần hình. Tóm lại, tòa phúc thẩm cho rằng, "tất cả liên quan tới con cá sấu".

Sau quyết định trên, các luật sư của Lacoste nói rằng con cá sấu thuộc về Lacoste ở New Zealand - “Crocodile Intl’ sẽ không bao giờ có thể đăng ký nhãn hiệu cá sấu ở New Zealand vì nó chắc chắn sẽ bị cho là … gây nhầm lẫn” - các luật sư của Lacoste cũng lưu ý rằng Crocodile Intl’ đã không kinh doanh ở New Zealand nên Lacoste không ngăn cản đối thủ của mình làm bất cứ điều gì mà bản thân họ sẽ không thể làm được.

4.  Quyết định của Tòa án tối cao

Trong qúa trình xét xử, Tòa án Tối cao đã có những lập luận sau;

4.1   Không chấp nhận cách tiếp cận sử dụng “thông điệp chính yếu” là sử dụng nhãn hiệu.

Lacoste thừa nhận rằng họ chưa bao giờ sử dụng một nhãn hiệu cụ thể nào với diện mạo chính xác như khi được đăng ký. Nhưng họ lập luận rằng việc họ sử dụng các nhãn “cá sấu” (crocodile) khác cũng đã là sử dụng nhãn hiệu số 70068 trên cơ sở rằng các nhãn hiệu khác của họ, mặc dù có khác nhau trong một số chi tiết, nhưng không làm thay đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu số 70068. Ý tưởng và thông điệp chính yếu [của nhãn hiệu] là "cá sấu" và điều đó đang được sử dụng.

Tòa án tối cao của New Zealand không đồng ý. Giải thích việc trải nghiệm thực tế để xác định “đặc điểm phân biệt” của các nhãn hiệu liên quan đến việc sử dụng chúng, Tòa bác bỏ lập luận của Lacoste rằng “thông điệp chính yếu” của nhãn hiệu này là “cá sấu” và việc sử dụng các nhãn hiệu khác có khái niệm hoặc thông điệp chính yếu “cá sấu ” là đủ để hình thành việc sử dụng nhãn hiệu số 70068. Tòa án tối cao cho rằng các nhãn hiệu đang được sử dụng bởi Lacoste rõ ràng là khác với nhãn hiệu số 70068 theo nhiều cách khác nhau và để xác định xem một nhãn hiệu có đang được sử dụng hay không, người ta phải xem xét rộng rãi hơn chứ không chỉ đơn giản là "Ý tưởng và thông điệp chính yếu" của nhãn hiệu. Tòa án cho biết, nếu làm điều đó có nguy cơ bỏ qua hoặc hạ thấp sự khác biệt thị giác có thể có giữa các nhãn hiệu.

Cách tiếp cận “thông điệp chính” cũng sẽ có nguy cơ mở rộng quá mức sự bảo hộ mà các chủ sở hữu nhãn hiệu được hưởng. Nó sẽ cho phép một người đăng ký nhãn hiệu với nhiều biểu trưng khác nhau của một vật hoặc biểu tượng (ở trường hợp này là một động vật), dù chỉ sử dụng một biểu trưng, nhưng vẫn giữ được sự bảo hộ đối với tất cả các nhãn hiệu mặc dù không sử dụng chúng. 

4.2   Lý do chấm dứt các nhãn hiệu do không sử dụng

Tòa án đã thảo luận về chính sách công đằng sau việc không cho phép các nhãn hiệu chưa sử dụng vẫn còn trên Danh bạ đăng ký nhãn hiệu. Tòa lưu ý rằng việc cho phép duy trì một đăng ký duy nhất nhưng không sử dụng, sẽ tạo ra các “Vùng cấm” lớn, tạo ra rào cản đối với những người mới tham gia thị trường. Hơn nữa, logic kinh tế đằng sau nhãn hiệu là “gặt và gieo”: lao động của thương nhân trong việc phát triển nhãn hiệu được công nhận sẽ được bù đắp thông qua bảo hộ nhãn hiệu. Nếu không sử dụng (“gieo”) nhãn hiệu để xây dựng thương hiệu, thì không có lợi ích nào để “gặt hái” từ nhãn hiệu. Thật vậy, chính sách của New Zealand phản đối việc duy trì các nhãn hiệu không được sử dụng.

Tòa án cũng phán quyết rằng nếu một nhãn hiệu chưa được sử dụng, các tòa án New Zealand không có toàn quyền quyết định chung về việc chấm dứt hiệu lực. Một nhãn hiệu không sử dụng phải chấm dứt hiệu lực nếu có đơn đề nghị.

5.  Nhận xét

Quyết định của Tòa án tối cao là xác đáng, nhưng cũng phải trải qua một quá trình xem xét kéo dài và đảo ngược quyết định của Tòa phúc thẩm. Nhưng có một điều đáng lưu ý rằng nhãn hiệu số 70068 không phải là nhãn hiệu ban đầu của Lacoste, tuy nhãn hiệu này cũng có hình cá sấu nhưng do Lacoste mua lại từ Crocodile Intl’ nên họ không sử dụng, vì sử dụng cũng có nghĩa là củng cố uy tín mà các chủ cũ của nhãn hiệu số 70068 đã tạo ra từ trước; mục đích của Lacoste khi mua lại nhãn hiệu chủ yếu để ngăn cản đối thủ sử dụng nhãn hiệu này trên thị trường New Zealand.

Do vậy, phía Crocodile Intl’ đã đề nghị chấm dứt hiệu lực để có điều kiện, đăng ký  sử dụng lại nhãn hiệu giống với nhãn hiệu được bảo hộ theo đăng ký nhãn hiệu số 70068 và ngăn cản Lacoste nắm giữ độc quyền “hình cá sấu” với các hình thức thể hiện khác nhau.

Quyết định của Tòa án tối cao cũng có thể hiện quan điểm rằng Lacoste không năm giữ độc quyền nhãn hiệu liên quan đến hình “cá sấu” tại New Zealand, Lacoste không có nghĩa là “cá sấu”./.

Nguồn : 
- DLA Piper law firm, Lacoste loses a crocodile: the dangers of unused trademarks - key takeaways for brands
- Margaret Briffa, Aftermath of the Lacoste v Crocodile International trade mark battle