Logo

Một số nhận xét về quy định hủy bỏ hiệu lực VBBH tại Luật  SHTT sửa đổi 2022

17/08/2022
Luật  SHTT sửa đổi 2022 hiệu lực từ ngày 01/01/2023

Ngày 16/6/2022  Luật số 07/2022//QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT (gọi tắt Luật  SHTT sửa đổi 2022) đã được ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.  Bài viết này đề cập tới quy định về hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (VBBH), cụ thể là Điều 96..

1. Tại Luật SHTT hiện hành

Trong các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), hủy bỏ hiệu lực VBBH là khá phức tạp. Đó là việc các tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan quản lý có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực VBBH đã cấp, hay nói cách khác xóa bỏ quyền SHCN đã xác lập. Vì xảy ra sau khi quyền SHCN đã xác lập nên có khi nó là sự tiếp nối của các thủ tục trước mà các bên chưa thỏa mãn với quyết định của Cơ quan có thẩm quyền như phản đối đơn, khiếu nại..., hoặc là sự phản tố trong quá trình xử lý xâm phạm quyền của bên bị cho là xâm phạm quyền bằng cách đề nghị hủy bỏ hiệu lực VBBH có liên quan.

Thủ tục này quy định tại Điều 96 như sau:

Điều 96. Hủy bỏ hiệu lực VBBH

1. VBBH bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu;

b) Đối tượng SHCN  không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp VBBH.

2. VBBH bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN hủy bỏ hiệu lực VBBH trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này với điều kiện phải nộp phí và lệ phí.

Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực VBBH là suốt thời hạn bảo hộ; đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm kể từ ngày cấp VBBH, trừ trường hợp VBBH được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

Như vậy, theo Luật SHTT hiện hành,  căn cứ để xem xét việc hủy bỏ hiệu lực VBBH  gắn với quyền nộp đơn và sự đáp ứng điều kiện bảo hộ của đối tượng SHCN. Thực tiễn cho thấy việc hủy bỏ hiệu lực VBBH liên quan tới quyền nộp đơn thường phức tạp vì phải chứng minh địa vị pháp lý của người nộp đơn, không ít trường hợp là ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Điều đó khiến vụ việc kéo dài nhiều năm như vụ nhãn hiệu KingMAX[1], Nhãn hiệu  X-Men[2] , Nhãn hiệu Desysloia[3].

2. Tại Luật SHTT sửa đổi 2022

Điều 30 của Luật SHTT sửa đổi 2022 sửa đổi Điều 96 như sau:

Điều 96. Hủy bỏ hiệu lực VBBH

1. VBBH bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu;

b) Đơn đăng ký sáng chế được nộp trái với quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế quy định tại Điều 89a của Luật này;

c) Đơn đăng ký sáng chế đối với sáng chế được trực tiếp tạo ra dựa trên nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen nhưng không bộc lộ hoặc bộc lộ không chính xác về nguồn gốc của nguồn gen hoặc tri thức truyền thống về nguồn gen có trong đơn đó.

2. VBBH bị hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực nếu toàn bộ hoặc một phần VBBH đó không đáp ứng quy định của Luật này về quyền đăng ký, điều kiện bảo hộ, sửa đổi, bổ sung đơn, bộc lộ sáng chế, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được người có quyền đăng ký chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu;

b) Đối tượng SHCN  không đáp ứng các điều kiện bảo hộ quy định tại Điều 8 và Chương VII của Luật này;

c) Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký SHCN làm mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn hoặc làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn;

d) Sáng chế không được bộc lộ đầy đủ và rõ ràng đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó;

đ) Sáng chế được cấp VBBH vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế;

e) Sáng chế không đáp ứng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên quy định tại Điều 90 của Luật này.

3. Bình luận

Dễ dàng nhận thấy rằng, dù được bổ sung và cụ thể hóa, việc xem xét hủy bỏ hiệu lực VBBH chủ yếu vẫn dựa trên những gì liên quan đến quyền nộp đơn và sự đáp ứng điều kiện bảo hộ của đối tượng SHCN; trừ các Điều 96. 2.c, 2.d và 2đ  liên quan đến kết quả của quá trình xử lý đơn đăng ký SHCN tại cơ quan có thẩm quyền. Có thể  nhận xét như sau:

(i) Sự bổ sung Điều 96. 2.c, 2.d và  2đ  thành cơ sở để hủy bỏ hiệu lực VBBH là không hoàn toàn hợp lý và không công bằng, vì :

+ Các trình tự/nội dung nêu tại mục Điều 2.c, 2.d, 2đ phát sinh trong quá trình thẩm định sau khi đơn đã được nộp và sai sót, nếu có, xảy ra trong các quá trình đó không phải là các dấu hiệu thuộc về bản chất nội tại của quyền SHCN có liên quan (tức là khả năng bảo hộ của đối tượng SHCN, quyền nộp đơn của chủ VBBH) đã có từ trước ngày nộp đơn đăng ký đối tượng SHCN và đã được quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN như sau:

Điểm 15.3 :

a) Cục Sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu người nộp đơn giải thích nội dung đơn, cung cấp các thông tin thuộc phạm vi bản chất của đối tượng nêu trong đơn, nếu yêu cầu bộc lộ đầy đủ bản chất của đối tượng là cần thiết để thẩm định nội dung đơn.

b) Mọi việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn có thiếu sót đều phải do người nộp đơn tự thực hiện. Cục Sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nói trên, nếu người nộp đơn có yêu cầu bằng văn bản. Người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn theo quy định. Tài liệu yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn được đính kèm vào tài liệu đơn liên quan và được coi là tài liệu chính thức của đơn.

+ Đồng thời, để xảy ra các sai sót nêu trên (nếu có) cũng có phần thuộc trách nhiệm của Cơ quan xác lập quyền đã không cẩn trọng khi xem xét, đánh giá các đơn tương ứng của người nộp đơn (đơn đăng ký SHCN, đơn sửa đổi, bổ sung…) đã được quy định rõ tại Điều 117. Từ chối cấp văn bằng bảo hộ, bởi vậy việc hủy bỏ hiệu lực VBBH vì các sai sót  đó như là khả năng bảo hộ của đối tượng SHCN, quyền nộp đơn của chủ VBBH là không công  bằng, không hợp lý. Đúng ra, những sai sót này nên được điều chỉnh bởi việc thu hồi các quyết định có liên quan và tiếp tục thẩm định đơn đăng ký.  Điều này đã từng  xảy ra trong hoạt động xác lập quyền SHCN, cụ thể tại Bản án sơ thẩm số 530 /2018/KDTM – ST, ngày: 03-5-2018 V/v tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu hủy Quyết định cá biệt[4], Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu rõ :

…Ngày 18/9/2017, Cục SHTT ra Quyết định số 3071/QĐ-SHTT ngàỵ 18/9/2017 thu hồi Quỵết định cấp  GCN ĐKNH số 241401 bảo hộ nhãn hiệu nhãn hiệu “Aardwolf”. Lý do để thu hồi Quyết định số 15003/QĐ-SHTT ngày 11/3/2015 là do cấp GCNĐKNH cho một chủ thể không còn tồn tại.

Khi đã thu hồi Quyết định số 15003/QĐ-SHTT thì Cục SHTT lại phải xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2003-01139 (nhãn hiệu “Aardwolf”), tuy nhiên quá trình xử lý này phải căn cứ với lý do thu hồi, tức là xác định chủ sở hữu nhãn hiệu “Aardwolf”.  Sau khi xem xét,  Cục SHTT đã xác định Công ty STC là có quyền sở hữu đối với nhãn hiệu “Aardwolf” theo đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2003-01139 nên Cục SHTT đã ban hành Quyết định số 93658/QĐ-SHTT ngày 29/12/2017 về việc cấp Giấy chứng nhận ĐKNH số 293941 bảo hộ nhãn hiệu “Aardwolf ’ cho Công ty STC ...

+ Đồng thời trong nhiều trường hợp, việc sửa đổi nôi dung đơn đăng ký không hoàn toàn từ sự chủ động của người nộp đơn mà có tác động của Cục SHTT khi xử lý đơn.

Trong bản án nêu trên, phía Nguyên đơn đã đề nghị hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNHHH có liên quan vì : ...Đơn (số 4-2003-01139 ) cũng thay đổi nhóm hàng hóa (không có yêu cầu của người nộp đơn mà sửa từ Nhóm 8 thành Nhóm 7). Việc điều chỉnh đơn của STC được xem là phải đăng ký mới theo Điều 13 Thông tư 3055 và phải yêu cầu STC nộp đơn mới…

Khi xét xử, Tòa án nhân dân TP.HCM đã nhận định kỹ càng về việc sửa đối đơn đăng ký có liên quan như sau:

Việc sửa nhóm hàng hóa: theo quy định tại Điểm 13 Thông tư 3055 việc phân nhóm thiếu chính xác của người nộp đơn nhãn hiệu được coi là thiếu sót và Cục SHTT có trách nhiệm thông báo về thiếu sót đó cho người nộp đơn. Người nộp đơn có thể chấp nhận quan điếm của Cục SHTT để đơn tiếp tục được thẩm định hoặc khiếu nại nếu không đồng ý. Trong trường hợp đơn số 4-2003-01139 đăng ký nhãn hiệu “Aardwolf” thì người nộp đơn đồng ý với quan điểm của Cục SHTT./.

Do vậy việc đưa các nội dung liên quan đến quá trình xử lý đơn tại các Điều 2.c, 2.d , 2,đ  thành cơ sở đề đề nghị hủy bỏ hiệu lực VBBH là không hoàn toàn hợp lý, có thể tạo nên những khó khăn mới trong quá trình xem xét đề nghị hủy bỏ hiệu lực VBBH bên cạnh những khó khăn đã biết, ví dụ người nộp đơn có thể coi các đề nghị sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký là lý do khiến VBBH bị hủy bỏ hiệu lực có nguyên nhân từ nhận định về của Cục SHTT trong quá trình thẩm định để đưa ra các yêu cầu đòi bồi thường trong trường hợp VBBH bị hủy bỏ hiệu lực.

(ii) Về sự chặt chẽ của các quy định tại Điều 96.2.

+ Về lý do hủy bỏ hiệu lực VBBH tại Điều 96.2 có  Khoản 2.c đề cập đến  “...Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp làm mở rộng phạm vi đối tượng ...”  tức là bao gồm tất cả các đối tượng SHCN có đơn đăng ký nộp tại Cơ quan quản lý SHCN, bởi vậy Khoản 2.đ  “Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế”  là thừa, hoặc làm dấy lên câu hỏi đối tượng sáng chế đề cập trong Khoản 2.đ khác với sáng chế trong Khoản 2.c ở điểm nào ?, hoặc có thể hiểu rằng “…Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả…”  trong Khoản 2.đ là do một quy trình nào đó khác với quy trình sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nêu tại Khoản 2.c.

+ Điều 96.2.e đề cập đến việc hủy bỏ hiệu lực VBBH đối với sáng chế vì không đảm bảo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo quy định tại Điều 90 Luật SHTT, không rõ vì sao không áp dụng lý do này đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu trong việc hủy bỏ hiệu lực VBBH tương ứng,  mặc dù các đối tượng này đều liên quan đến nguyên tắc nộp đơn đầu tiên được quy định tại Điều 90 Luật SHTT như sau:

Điều 90. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

1. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương với nhau, các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì VBBH chỉ được cấp cho sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

2. Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì VBBH chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp VBBH./.

(Pham & Associates)

 

Các bài viết khác