Logo

IP và Doanh nghiệp: Cùng tồn tại nhãn hiệu

27/07/2021
Nhãn hiệu cùng tồn tại là tình huống trong đó hai doanh nghiệp khác nhau sử dụng một nhãn hiệu tương tự hoặc giống nhau để tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ...

Nhãn hiệu cùng tồn tại là tình huống trong đó hai doanh nghiệp khác nhau sử dụng một nhãn hiệu tương tự hoặc giống nhau để tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ mà không nhất thiết phải can thiệp vào hoạt động kinh doanh của nhau. Điều này không có gì lạ. Những nhãn hiệu đó thường được các doanh nghiệp nhỏ sử dụng trong một khu vực địa lý hạn chế với những khách hàng phần lớn sinh sống ở đó. Ví dụ, hầu hết mọi thị trấn có ga xe lửa ở Pháp đều có nhà hàng Buffet de la gare (“Quán ga”, tạm dịch) của riêng mình. Thông thường, nhãn hiệu của các nhà hàng này gồm “họ” của người khởi nghiệp và, ở những chỗ mà họ đó phổ biến, thì rất dễ bắt gặp các doanh nghiệp giống nhau với các tên gọi tương tự hoặc giống nhau.  Chả có xung đột hoặc kiện tụng, các nhãn hiệu vẫn thực hiện chức năng chính của chúng là để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ mà chúng được sử dụng với hàng hóa hoặc dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh.

Vấn đề bắt đầu nảy sinh nếu nếu chức năng phân biệt này [của nhãn hiệu] không còn hiệu quả vì những doanh nghiệp mà các nhãn hiệu được sử dụng từ lúc khởi đầu bắt đầu lấn lên nhau.  Bởi vậy, các nhãn hiệu đã từng chung sống vui vẻ một thời nay xung đột với nhau. Điều đó gây khó chịu vô cùng khi cả hai doanh nghiệp đều sử dụng các nhãn hiệu giống nhau của họ một cách thiện chí - nói cách khác, cả hai đều có lịch sử kinh doanh đúng đắn với nhãn hiệu của mình, nhưng việc mở rộng kinh doanh khiến họ bắt đầu xâm phạm lãnh thổ của nhau. Trong một số trường hợp, khi hai công ty biết rằng họ đang sử dụng các nhãn hiệu tương tự hoặc giống nhau, họ có thể chọn cách ký kết một thỏa thuận đồng tồn tại chính thức để ngăn chặn việc sử dụng hai nhãn hiệu trùng lặp trong tương lai theo cách không mong muốn hoặc xâm phạm lẫn nhau. Bài viết này tóm lược các tình huống mà việc cùng tồn tại của hai nhãn hiệu giống nhau có thể nảy sinh và một số điểm cần lưu ý khi xem xét một thỏa thuận chung sống.

Cần nhấn mạnh rằng phòng bệnh luôn tốt hơn - và rẻ hơn - là chữa bệnh.  Một trong những biện pháp phòng ngừa cơ bản nhất khi lựa chọn và đăng ký một nhãn hiệu mới là phải tiến hành tra cứu nhãn hiệu một cách toàn diện và sử dụng các chuyên gia nhãn hiệu có kỹ năng cho công việc này. Việc tra cứu nhãn hiệu kỹ lưỡng sẽ giảm thiểu rủi ro phải đối mặt với một nhãn hiệu tương tự trên thị trường. Nhưng mọi tra cứu đều có thể mắc một sai sót nào đó. Nếu việc tra cứu không đủ rộng, hoặc không bao gồm các danh mục hàng hóa và dịch vụ khác, có thể sau đó sẽ phát hiện ra rằng có nhãn hiệu giống hệt nhau hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn đang tồn tại, làm ảnh hưởng đến khả năng đăng ký của nhãn hiệu được đề xuất. Tương tự, việc tra cứu có thể bỏ qua các nhãn hiệu chưa đăng ký, vì ở nhiều quốc gia, các nhãn hiệu nổi tiếng vẫn được bảo vệ ngay cả khi chúng chưa được đăng ký.

Thực tế cho thấy, thường xảy ra trường hợp hai doanh nghiệp thấy mình sử dụng cùng một nhãn hiệu hoặc một nhãn hiệu giống nhau cho các hàng hoá giống nhau hoặc tương tự ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Họ có thể thực sự không biết về sự tồn tại của nhau trong nhiều năm cho đến khi một trong số họ mở rộng kinh doanh và bắt đầu sử dụng nhãn hiệu hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở quốc gia mà người kia đang hoạt động[1].  Điều gì sẽ xảy ra?  Tại thời điểm đó, Cơ quan Nhãn hiệu có thể từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu với lý do xung đột với các quyền mà thương nhân khác có trước đó. Phía khác, người sau cũng có thể phản đối việc từ chối đơn, hoặc kiện yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu đã được đăng ký.

Trong những quốc gia áp dụng thông luật (common law), khái niệm "sử dụng đồng thời trung thực" ("honest concurrent use") có thể được vận dụng. Nó tính đến bản chất và thời gian sử dụng, khu vực địa lý thương mại và tính trung thực của việc chấp nhận và sử dụng nhãn hiệu sau đó.  Một thời gian sử dụng đồng thời đủ dài (ít nhất năm năm) có thể giúp vượt qua sự phản đối và cho phép hai nhãn hiệu này cùng tồn tại. Tuy nhiên, kết quả về việc sử dụng đồng thời trung thực phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả khả năng nhầm lẫn của người tiêu dùng. Các trường hợp mà cả hai bên đều được cấp đăng ký, chẳng hạn như khu vực địa lý được phân định để sử dụng cho nhãn hiệu của mỗi công ty, dường như là một ngoại lệ chứ không phải là quy tắc.

"Cùng đi"

Trong một thỏa thuận chính thức cùng tồn tại nhãn hiệu, cả hai bên đều thừa nhận quyền của bên kia đối với nhãn hiệu tương ứng của họ và đồng ý các điều khoản mà chúng có thể tồn tại cùng nhau trên thị trường. Sự chung sống như vậy có thể dựa trên sự phân chia lãnh thổ mà mỗi chủ sở hữu có thể hoạt động hoặc dựa trên sự phân định các lĩnh vực sử dụng tương ứng của họ, tức là liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ mà chúng được sử dụng.

Nếu thỏa thuận cùng tồn tại là lựa chọn tốt nhất, thì bước đầu tiên hai doanh nghiệp phải phân định lĩnh vực kinh doanh tương ứng và đồng ý tuân thủ các thông số đó. Tuy nhiên, thách thức thực sự nằm ở việc dự đoán sự phát triển trong tương lai của các hoạt động của mỗi công ty. Mỗi công ty muốn nhìn thấy mình ở đâu trong thời gian mười hoặc hai mươi năm nữa? Liệu rủi ro mở rộng tương ứng của họ có lấn vào lãnh thổ của nhau không?

Trường hợp của Apple Corps, hãng thu âm do Beatles thành lập và Apple Computer [2] minh họa những khó khăn (xem Tạp chí WIPO 3/2006).   Hai công ty đã ký kết một thỏa thuận cùng tồn tại nhãn hiệu vào năm 1991. Thỏa thuận quy định rằng Apple Computer sẽ có độc quyền sử dụng nhãn hiệu Apple của mình "trên hoặc liên quan đến hàng hóa điện tử, phần mềm máy tính, các dịch vụ xử lý dữ liệu và truyền dữ liệu"; trong khi Apple Corps sẽ có độc quyền sử dụng các nhãn hiệu Apple của riêng mình "trên hoặc liên quan đến bất kỳ tác phẩm sáng tạo hiện tại hoặc tương lai nào có nội dung chính là âm nhạc và / hoặc các buổi biểu diễn âm nhạc, bất kể các tác phẩm đó được ghi lại hoặc truyền đạt bằng phương tiện nào, cho dù hữu hình hay vô hình ".  Do đó, mặc dù hai công ty có các nhãn hiệu giống nhau đến mức nhầm lẫn, nhưng họ đã xác định được một lĩnh vực mà chúng khác biệt - tức là lĩnh vực sử dụng - và điều này đã trở thành cơ sở của thỏa thuận cùng tồn tại của họ. Thỏa thuận cho phép hai công ty tiếp tục kinh doanh và xây dựng danh tiếng của họ mà không vi phạm quyền của nhau.

Nhưng cả hai công ty đều không đoán trước được rằng sự phát triển trong tương lai của công nghệ âm nhạc kỹ thuật số là mang hai lĩnh vực này lại gần nhau hơn.  Khi Apple Computers ra mắt iPod, phần mềm iTunes và cửa hàng âm nhạc, Apple Corps đã khởi kiện, cho rằng Apple Computers đã xâm phạm vào khu vực dành riêng cho Apple Corps, do đó vi phạm thỏa thuận cùng tồn tại về nhãn hiệu. Tòa án đã xem xét vấn đề từ quan điểm của người tiêu dùng và cho rằng không có vi phạm thỏa thuận nào vì logo Máy tính Apple đã được sử dụng cùng với phần mềm chứ không phải với âm nhạc do dịch vụ cung cấp. Không người tiêu dùng nào tải nhạc bằng phần mềm iTunes sẽ nghĩ rằng họ đang tương tác với Apple Corps.

Mặc dù đã có thỏa thuận chung sống, nhưng vụ kiện tụng tốn kém không tránh khỏi trong trường hợp này. Do đó, cũng như trong tất cả các thỏa thuận, nên bao gồm một điều khoản về giải quyết tranh chấp khi có vấn đề phát sinh trong tương lai. Trung tâm Trọng tài và Hòa giải WIPO đưa ra một số ví dụ hữu ích về các điều khoản này[3].

Lợi ích công cộng và chống độc quyền

Một câu hỏi quan trọng cần được xem xét trước khi đàm phán một thỏa thuận chung sống là mối quan tâm của công chúng. Tòa án có thể vô hiệu một thỏa thuận nếu xét thấy rằng việc cùng tồn tại của các nhãn hiệu tương tự trong một trường hợp cụ thể là chống lại lợi ích công cộng. Đáng chú ý, điều này có thể nảy sinh trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng nếu hai sản phẩm y tế khác nhau mang cùng một nhãn hiệu - ngay cả khi các công ty hoạt động ở các khu vực địa lý khác nhau.

Companies should also be aware of competition and anti-trust regulations: the courts could find that their confusingly similar trademarks for similar products affect competition in the marketplace.

Các công ty cũng nên biết các quy định về cạnh tranh và chống độc quyền: tòa án có thể nhận thấy rằng các nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn của họ cho các sản phẩm tương tự ảnh hưởng đến sự cạnh tranh trên thị trường.

The process of choosing a trademark must be carried out with caution and foresight, undertaking as comprehensive a search as possible, preferably with the assistance of a specialist. If despite these efforts a conflict arises with the same or a similar trademark in the market, then an agreement to coexist may prove less expensive than legal confrontation. While this is not to say that faced with litigation it is always better to capitulate and agree to coexist, litigation may be the only appropriate response in some situations. It is for the owners of the trademarks to judge in each case what would be the appropriate response in light of their particular situation.

Quá trình lựa chọn một nhãn hiệu phải được thực hiện một cách thận trọng và có tầm nhìn xa, tiến hành tra cứu càng toàn diện càng tốt, tốt nhất là với sự hỗ trợ của chuyên gia. Bất chấp những nỗ lực này, nếu xung đột phát sinh với cùng một nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu tương tự trên thị trường thì một thỏa thuận để cùng tồn tại có thể ít tốn kém hơn so với đối đầu pháp lý. Mặc dù điều này không có nghĩa là đối mặt với kiện tụng, tốt hơn là nên đầu hàng và đồng ý cùng tồn tại, nhưng kiện tụng có thể là phản ứng thích hợp duy nhất trong một số tình huống. Trong mỗi trường hợp, chủ sở hữu nhãn hiệu phải tự đánh giá xem đâu sẽ là phản ứng thích hợp tùy theo tình huống cụ thể của họ./.

(Nguồn: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2006/06/article_0007.html)

 


[1] Regarding the use of trademarks on the Internet and the question of commercial effect of such use in a given country, see the Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, WIPO publication No. 845.

[2] See High Court of England and Wales, Apple Corps. Limited vs. Apple Computer, Inc., decision of 8 May 2006, [2006] EWHC 996 (Ch).

[3] See www.wipo.int/amc/en/mediation/contract-clauses/index.html

Các bài viết khác