Hoa Kỳ: Phán quyết được cho là lớn nhất năm 2024 về nhãn hiệu

Một vụ kiện đe dọa làm đảo lộn thị trường quần áo thể thao của trường đại học đã kết thúc vào ngày 19/11/2024 khi một bồi thẩm đoàn liên bang ở Pennsylvania ra phán quyết có lợi cho trường Đại học bang Pennsylvania  (Pennsylvania State University - Penn State) trong vụ kiện chống lại nhà bán lẻ trực tuyến Vintage Brand.

Penn State đã chứng minh rằng Vintage Brand, công ty bán áo phông cổ điển, mũ hoài cổ, áo phông cổ điển, tất, nam châm, túi giữ nhiệt (koozies), ly, cốc và các sản phẩm tương tự liên quan đến các đội thể thao, đã vi phạm nhãn hiệu của PSU bằng cách bán các sản phẩm mang hình ảnh của trường mà không được phép. Bồi thẩm đoàn đã lệnh cho Vintage phải đền bù thiệt hại cho Penn State 28.000 US$, nhưng giá trị thực sự của phán quyết là tòa án đẽ kết luận hành vi vi phạm nhãn hiệu đã xảy ra. Phán quyết đó ủng hộ mối quan hệ lâu dài giữa luật nhãn hiệu và hàng hóa thể thao đại học.

Penn State đã kiện Vintage vào năm 2021 về việc công khai bán các sản phẩm "ăn theo" danh tiếng của trường đại học bằng cách sử dụng logo và hình ảnh của trường. Người tiêu dùng có thể đã nhầm tưởng rằng họ đã mua các sản phẩm của Penn State và Penn State đã cấp phép cho người bán. Các sản phẩm đang tranh chấp đã được bán từ năm 2018 đến năm 2021 và theo Vintage, tạo ra doanh thu dưới 25.000 US$. Các sản phẩm đó sử dụng hình ảnh lịch sử có liên quan đến Penn State và các nhãn hiệu đi kèm (ảnh dưới):

Vụ Penn State kiện Vintage Brands đã trở thành tâm điểm chú ý của các giáo sư luật SHTT trong vài năm qua. Điều họ đặc biệt quan tâm là biện hộ của Vintage và cách nó có thể phá vỡ sự hiểu biết thông thường về luật nhãn hiệu.

Vintage đã thất bại khi lập luận rằng việc họ sử dụng hình ảnh lịch sử nên được coi là hợp pháp theo luật nhãn hiệu vì những hình ảnh đó đã thuộc tài sản công cộng như lịch sử được ghi chép. Công ty này nhấn mạnh rằng họ đã sử dụng tuyên bố từ chối trách nhiệm để thông báo cho người tiêu dùng rằng sản phẩm của họ không được Penn State cấp phép, đã ghi chú rằng nhãn hiệu không nhằm để tô điểm hoặc trang trí. Thay vào đó, nhãn hiệu là để xác định nguồn gốc của một sản phẩm và phân biệt sản phẩm đó với các sản phẩm khác. Áp dụng điều đó ở đây, người tiêu dùng có thể tin rằng các sản phẩm của Vintage sử dụng hình ảnh từ lịch sử thể thao lừng lẫy của Penn State không do Penn State sản xuất hoặc ủy quyền bán. Thay vào đó, việc sử dụng chỉ mang tính tô điểm hoặc trang trí.

Một câu hỏi có thể đặt ra, sao phải mất nhiều thời gian như vậy để đi đến kết luận này? Một biện hộ ít được biết đến (và thường bị chỉ trích) đối với hành vi vi phạm nhãn hiệu được gọi là tính trang trí (ornamentality).

Việc biện hộ cho tính trang trí tập trung vào lập luận rằng người ta không sử dụng nhãn hiệu của người khác làm nhãn hiệu, họ chỉ sử dụng nó như một yếu tố để tô điểm hoặc trang trí trên một mặt hàng khác (ví dụ, như áo phông – hình trên). Đó là những gì nhiều người bán quần áo ĐH Pennsylvania trái phép đã bị cáo buộc khi họ lần đầu tiên bị buộc tội vi phạm nhãn hiệu vào tháng 6/2021. Thật đáng kinh ngạc, biện hộ này đã được đưa ra trong phiên họp tóm tắt phán quyết vào tháng 6/2023, và thậm chí còn vượt qua giai đoạn đó để ra tòa. Phán quyết của bồi thẩm đoàn đối với ĐH Pennsylvania trong vụ Vintage Brand là một chiến thắng lớn cho các trường đại học và bên được cấp phép chính thức của họ, cũng như các thương hiệu quần áo trên toàn thế giới.

Vậy khái niệm về tính tô điểm hoặc trang trí (gọi tắt là tính trang trí) đã xuất hiện như thế nào tại Hoa Kỳ? Để biết điều đó, cần quay trở lại những năm 1970 và một vụ kiện do mười ba câu lạc bộ thành viên của Liên đoàn khúc côn cầu quốc gia (National Hockey League -“NHL”) đệ trình. Vụ kiện là Boston Professional Hockey Ass'n, Inc. kiện Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc., liên quan đến một bị đơn sản xuất hàng hóa NHL giả, cụ thể là miếng vải đệm/vải can thêm (“patches”- thường may ở các vị trí hay bị va đập) trên đó logo chính của đội. Tòa án quận phán quyết rằng việc bán như vậy của các bị đơn không vi phạm, với lý do miếng vải đệm được bán riêng với bất kỳ mặt hàng quần áo nào. Về cơ bản, tòa án quận (District court) lập luận rằng các miếng vá chỉ là đồ trang trí cho một mặt hàng quần áo khác và do đó việc bán chúng không phải là hành vi vi phạm nhãn hiệu của các câu lạc bộ NHL. Tòa phúc thẩm liên bang số năm (The Fifth Circuit) đã đảo ngược và trả lại đơn, cho rằng việc bán các miếng đệm thực sự là hành vi vi phạm nhãn hiệu. Nhưng sự không chắc chắn của tòa án trong một vụ án mà tòa cho là "khó" vô tình đã tạo ra một biện hộ kiện tụng mới, đó là tính trang điểm/trang trí. Hội đồng xét xử và kháng cáo nhãn hiệu của Văn phòng Sáng chế & Nhãn hiệu Hoa Kỳ (“TTAB”)  đã cố gắng phanh lại biện hộ về tính trang trí trong vụ In re Olin Corp. nhưng có thể nói là mọi chuyện đã ra khỏi tầm kiểm soát. Trong vụ đó, Văn phòng nhãn hiệu Hoa Kỳ (“USTO”) đã từ chối đăng ký logo “O” mà Olin đang sử dụng, cho rằng việc sử dụng logo trên áo phông là mang tính trang trí chứ không phải là sử dụng nhãn hiệu. TTAB đã đảo ngược phán quyết, chỉ ra một cách khá tinh tế: “cái tên ‘New York University’… mặc dù nó sẽ đóng vai trò là vật trang trí trên áo phông nhưng cũng sẽ tư vấn cho người mua rằng trường đại học là nguồn thứ cấp của chiếc áo đó. Bất chấp những phán quyết này, biện hộ về tính trang trí vẫn tồn tại trong vụ kiện nhãn hiệu trong hơn bốn mươi năm, cho tới tận giờ.

Nếu biện hộ [về tính trang điểm]đó thắng thế, nó sẽ mang lại nhiều sự tự tin hơn cho Vintage và các nhà bán lẻ trực tuyến khác, những người rút ra từ những thành tựu lịch sử của các chương trình thể thao đại học trong việc thiết kế và bán các sản phẩm cổ điển. Penn State không phải là trường duy nhất kiện Vintage. [Các đại học] Purdue, Arizona, Arizona State, Cal Berkeley, UCLA, Colorado, Oregon, Oregon State, USC, Stanford, Utah, Washington và Washington State cũng đã đệ đơn kiện. Về cơ bản, họ đã đưa ra cùng một loạt các lập luận và phàn nàn rằng việc sử dụng trái phép làm suy yếu doanh số bán hàng của họ. Việc bán hàng trái phép cũng làm giảm giá trị của các giấy phép mà các trường đại học bán cho các công ty may mặc và hàng hóa sản xuất áo đấu, đồ sưu tầm và các sản phẩm khác.

Vintage có thể kháng cáo phán quyết lên Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ cho Vòng ba (Third Circuit). Mặc dù phán quyết này cũng không phải là tiền lệ ràng buộc đối với các trường hợp ở các quận liên bang khác, nhưng đây là chiến thắng cho các trường cao đẳng và những người được cấp phép chính thức của họ./.

Nguồn: 
https://www.saul.com/insights/alert/biggest-trademark-decision-2024-penn-state-takes-ornamentality-and-wins; 
https://www.sportico.com/law/analysis/2024/penn-state-defeats-vintage-brand-trademark-case-1234816762/; 
(++)