Logo

Hồ sơ vụ việc: Đơn đăng ký nhãn hiệu “Trúc Bạch” bị từ chối ở Hoa Kỳ

10/05/2021
Trường hợp này là ví dụ cụ thể về Mẫu sản phẩm; quyền nộp đơn của người phân phối, cung ứng đối với nhãn hiêu mà nhà sản xuất đã sử dụng khi đăng ký nhãn hiệu ở Hoa Kỳ.

1.  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Truc Bach”

Ngày 21/02/2019 một công ty tên là HC Foods Co., Ltd., địa chỉ tại 6414 Gayhart St., Commerce, CA 90040 đã nộp đơn số 88310243 tại USPTO đăng ký nhãn hiệu “Truc Bach” cho các sản phẩm bia … thuộc nhóm 32 .Theo thông tin của Công ty này cung cấp cho USPTO thì  nhãn hiệu được sử dụng thương mại đầu tiên từ ngày 03.3.1958 với mẫu sản phẩm như hình đính kèm

2. Thông báo từ chối của USPTO

2.1  Ngày 02/05/2019  USPTO  đã ra Thông báo từ chối đơn, ký bởi Thẩm định viên nhãn hiệu Justine N. Burke, với các lý tóm tắt như sau:


- Người nộp đơn tại ngày nộp đơn (21/02/2019) không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu cũng như người được phép sử dụng nhãn hiệu;

- Theo chứng cứ kèm theo chủ sở hữu nhãn hiệu dường như là Công ty HABECO;

- Theo trang chủ của Người nộp đơn - Công ty HC Foods Co., Ltd là một nhà phẩn phối sản phẩm, và đã là nhà phân phối thì không có quyền sở hữu các nhãn hiệu trên sản phẩm do người khác sản xuất mà họ phân phối.

USPTO ấn định thời hạn 6 tháng để Người nộp đơn trả lời. Vì đã bị từ chối với những lý do  nêu trên nên khi trả lời người nộp đơn phải cung cấp các tài liệu sau:

(1) Cung cấp bằng chứng tuyên bố rằng công ty có mối quan hệ mẹ-con hoặc sở hữu toàn phần giữa nhà phân phối và nhà sản xuất;

(2) Nếu người nộp đơn là nhà phân phối, nhà nhập khẩu tại Hoa Kỳ hoặc đại lý phân phối khác cho nhà sản xuất, thì phải cung cấp một trong các tài liệu sau:

(a) Bản sao giấy chuyển nhượng từ chủ sở hữu nước ngoài cho người nộp đơn tất cả các quyền đối với nhãn hiệu tại Hoa Kỳ cùng với doanh nghiệp và lợi thế thương mại kèm theo;

(b) Văn bản đồng ý của chủ sở hữu nước ngoài về việc đăng ký nhãn hiệu của người nộp đơn tại Hoa Kỳ;

(c) Văn bản thỏa thuận giữa các bên về việc người nộp đơn sở hữu nhãn hiệu tại Hoa Kỳ.

2.2.  Từ chối chính thức

Ngày 13/11/2019 USPTO  đã thông báo từ chối chính thức đơn đăng ký nhãn hiệu nêu trên với lý do  Người nộp đơn không trả lời trong thời hạn 6 tháng đã được ấn định trong Thông báo trước đó.

3.  Nhận xét

(i) Thủ tục và quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ có một điểm khác so với Việt Nam là người nộp đơn phải nộp mẫu sản phẩm (specimens) có gắn nhãn hiệu để chứng minh cho thời điểm nhãn hiệu được sử dụng thương mại. Căn cứ vào mẫu vật USPTO có thể phát hiện được nhiều nội dung liên quan đến xuất xứ của nhãn hiệu để đánh giá về quyền nộp đơn và những vấn đề khác liên quan đến xuất xứ của nhãn hiệu. Trong trường hợp này, dựa trên mẫu sản phẩm đã nộp, thẩm định viên đã tra cứu được thông tin về chủ nhãn hiệu là HABECO và yêu cầu người nộp đơn trả lời về vấn đề này. 

Luật SHTT Việt Nam không bắt buộc phải chứng minh về thời điểm sử dụng nhãn hiệu trong kinh doanh/thương mại nên không bắt buộc người nộp đơn phải nộp mẫu vật. các thông tin về quyền nộp đơn liên quan đến nhãn hiệu thông thường được Cơ quan nhãn hiệu xác định khi giải quyết đơn phản đối.

(ii) Quan điểm của USPTO  rất rõ ràng: Đã là nhà phân phối thì không thể đăng ký nhãn hiệu mà nhà sản xuất đã sử dụng trên sản phẩm, cho dù nhà sản xuất chưa nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại USPTO. Do vậy USPTO  đã có ý định từ chối tại Thông báo ngày 02.5.2019  (tương đương vớiThông báo từ chối tạm thời của Cục SHTT) , Thông báo này nêu rõ lý do từ chối và điều kiện để người nộp đơn được công nhận là chủ nhãn hiệu; điều kiện này phải đáp ứng vào ngày nộp đơn 21.2.2019.

Do người nộp đơn không trả lời trong thời gian đã ấn định (có thể được hiểu là không đáp ứng các điều kiện mà USPTO đưa ra) đơn đã bị từ chối theo Thông báo ngày 13/11/2019./.

Các bài viết khác