Hiện tượng nhại nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

I.   Nhại nhãn hiệu

I.1.   Hiện tượng

Hãy tưởng tượng bạn đang chọc ghẹo một nhãn hiệu hoặc logo nổi tiếng và thoát tội. Ở Hoa Kỳ, điều đó không chỉ khả thi mà còn có thể là một hình thức thể hiện nghệ thuật được công nhận, được gọi là “nhại” (“parody “). Trong lĩnh vực nhãn hiệu, “nhại” là hình thức bình luận hài hước hoặc châm biếm sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng theo cách vui tươi hoặc chỉ trích.

Tuy nhiên, không ít trường hợp không gây cười. Các công ty đầu tư rất nhiều thời gian, công sức, sự sáng tạo và nguồn lực vào việc xây dựng nhãn hiệu của họ và tạo ra những liên tưởng tích cực với nhãn hiệu của họ. Do đó, nếu chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng tin rằng việc bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu của mình có thể gây tổn hại đến danh tiếng của mình, thì công ty đó có thể khởi kiện đối với nhãn hiệu nhại để bảo vệ hình ảnh và quyền nhãn hiệu của mình.

Dưới đây là những yếu tố cấu thành hành vi nhại nhãn hiệu và khi hành vi đó vượt qua một ranh giới, tạo thành vi phạm hoặc làm lu mờ nhãn hiệu được bảo hộ (xảy ra khi khả năng phân biệt nhãn hiệu  bị suy yếu do người khác sử dụng trái phép).

I.2.   Các yếu tố xác định

I.2.1 Khái niệm nhãn hiệu nhại

Nhãn hiệu nhại là sản phẩm của việc sử dụng nhãn hiệu hoặc logo hiện có (thường nổi tiếng hoặc được nhiều người biết đến) theo cách châm biếm hoặc hài hước nhằm bình luận hoặc chỉ trích nhãn hiệu gốc. Hơn nữa, hành vi nhại nhãn hiệu cố gắng tạo sự cân bằng theo cách, một mặt, kết hợp đầy đủ các yếu tố của nhãn hiệu gốc để công chúng nhận ra rằng thương hiệu nổi tiếng đó đang được bắt chước và mặt khác, với các yếu tố châm biếm, hài hước hoặc chỉ trích để công chúng hiểu rằng tác phẩm nhại đang bình luận về nhãn hiệu gốc, thay vì hình thành mối liên hệ giữa hai bên. Việc sở hữu đăng ký nhãn hiệu không thể ngăn người khác chỉ trích hoặc bình luận về một nhãn hiệu, nhưng có những hạn chế đối với việc bảo hộ  hành vi nhại lại  nhãn hiệu.

2.2. Các yếu tố nào xác định việc nhại nhãn hiệu trở thành hành vi xâm phạm hoặc làm lu mờ nhãn hiệu?

Mặc dù không có câu trả lời rõ ràng nhưng các tòa án thường xem xét một số yếu tố khi xác định liệu một tác phẩm nhại có cấu thành hành vi xâm phạm hoặc làm lu mờ nhãn hiệu hay liệu tác phẩm đó có được bảo vệ quyền về tự do ngôn luận theo Tu chính án  thứ nhất* hay không. Một số yếu tố đó bao gồm:

- Sử dụng các yếu tố [để] phân biệt [nhãn hiệu]: Nếu nhại nhãn hiệu sử dụng các yếu tố phân biệt của nhãn hiệu gốc theo cách gợi ý sai về sự liên kết với nhãn hiệu hoặc làm giảm tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng, thì hành động nhại đó có thể bị coi là vi phạm hoặc lu mờ nhãn hiệu.

- Bình luận hoặc chỉ trích: Nếu nội dung nhại được sử dụng để chỉ trích hoặc bình luận về thương hiệu gốc hoặc chủ sở hữu của nó, thì đó có thể là tác phẩm được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất[1], quy định: Quốc hội không ban hành luật nào đối với việc thành lập tôn giáo hoặc cấm thực hiện tự do tôn giáo, Tu chính án bảo vệ quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và quyền kiến ​​nghị Chính phủ giải quyết những bất bình. Đáng chú ý là những tác phẩm nhại được sử dụng liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại nhằm thu lợi tài chính thì có phạm vi bảo hộ hẹp hơn  hơn so với những tác phẩm nhại thể hiện  biểu cảm thuần túy.

- Sử dụng cho mục đích thương mại: Như đã lưu ý ở trên, nếu tác phẩm nhại được sử dụng cho mục đích thương mại, nó có thể bị coi là vi phạm hoặc làm loãng nhãn hiệu.

- Khả năng gây nhầm lẫn: Nếu tác phẩm nhại có khả năng làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ (chẳng hạn như nguồn gốc của sản phẩm hoặc dịch vụ là nhãn hiệu gốc …), thì chủ sở hữu của nhãn hiệu được bảo hộ có khả năng khiếu nại thành công về vi phạm nhãn hiệu.

Cuối cùng, tòa án sẽ đưa ra quyết định liệu một tác phẩm nhại có cấu thành hành vi xâm phạm hoặc làm lu mờ nhãn hiệu hay không sau khi xem xét cẩn thận các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể cho từng trường hợp.

I.2.3   Phạm vi bảo hộ việc nhại nhãn hiệu .

Thiện chí: Nếu mục đích chính của hành động nhại là chế giễu hoặc chỉ trích thương hiệu gốc và được thực hiện với thiện chí, nghĩa là không có ý định gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng hoặc lừa dối công chúng theo bất kỳ cách nào, thì hành động đó có thể được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất.

Theo luật của Hoa Kỳ, học thuyết sử dụng hợp lý (“fair use”) cho phép sử dụng nhãn hiệu trong tác phẩm nhại nếu nhãn hiệu đó được dùng để bình luận, phê bình, làm báo cáo mới, để giảng dạy hoặc nghiên cứu, ngay cả khi nó bị coi là vi phạm nhãn hiệu. Tuy nhiên, như đã thảo luận ở trên, tác phẩm nhại phải biến đổi nhãn hiệu gốc bằng cách thêm các yếu tố bổ sung giúp phân biệt nhãn hiệu đó với nhãn hiệu gốc và làm rõ rằng nó nhằm mục đích nhại lại chứ không phải là một nhãn hiệu sao chép/bắt chước. Nếu tác phẩm nhại chỉ đơn giản là sử dụng toàn bộ nhãn hiệu cho mục đích dự kiến ban đầu của nó, thì điều này có thể bị coi là vi phạm nhãn hiệu.

II.  Trường hợp cụ thể

Vụ  Jack Daniel’s Properties, Inc. kiện  VIP Products

II.1.   Sự việc

VIP Products chuyên  sản xuất đồ chơi cho chó, trong số dòng sản phẩm của họ có loại đồ chơi dành cho chó   có hình dạng và trông giống như đồ uống có cồn nổi tiếng, nhưng sử dụng cách chơi chữ liên quan đến chó.

Một trong số đó là đồ chơi  tên "Bad Spaniels",  có hình dạng giống như một chai rượu Jack Daniel’s và có cùng kích thước với chai rượu gốc, với nhãn màu đen có dòng chữ cách điệu màu trắng bắt chước các yếu tố của nhãn hiệu Jack Daniel . Những thay đổi đáng chú ý  của đồ chơi so với nhãn hiệu gốc bao gồm:  "Bad Spaniels" thay cho "Jack Daniel's", "Old No. 2 On Your Tennessee Carpet" thay cho "Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey" và "43% poo by vol." và “100% smelly” cho “40% alc (hình bên phải).

II.2.   Lập luận của các bên

Jack Daniel's đã yêu cầu dừng bán đồ chơi  đệ đơn kiện VIP với cáo buộc:

- Vi phạm quyền nhãn hiệu về khả năng gây nhầm lẫn theo quy định của Luật nhãn hiệu liên bang

- Làm lu mờ nhãn hiệu bằng cách làm hoen ố, làm hỏng nhãn hiệu của Jack Daniel bằng cách liên kết tiêu cực nhãn hiệu đó với phân chó.

Đáp lại, VIP đã kiện Jack Daniel's, tìm kiếm một phán quyết có tính tuyên bố rằng đồ chơi dành cho chó mang tên Bad Spaniels không vi phạm cũng như không làm lu mờ nhãn hiệu của Jack Daniel's. VIP lập luận rằng vì đồ chơi Bad Spaniels là sự nhại lại các nhãn hiệu của Jack Daniel, nên nó phù hợp với một ngoại lệ được quy  định về lu mờ nhãn hiệu cho mục đích sử dụng phi thương mại….Điều quan trọng cần lưu ý là VIP đã khẳng định trong đơn rằng họ sở hữu và sử dụng nhãn hiệu Bad Spaniel cũng như hình ảnh thương mại tổng thể (trade dress) để chỉ ra nguồn gốc các sản phẩm của chính VIP.

Không đồng tình với bản án của các cấp tòa, Jack Daniel's đã nộp đơn yêu cầu tòa án Tối cao xét xử vụ việc. Jack Daniel's lập luận rằng mặc dù sản phẩm của VIP có thể được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất, nhưng họ đang tạo ra chúng với cái giá phải trả là nhãn hiệu và hình ảnh công khai của Jack Daniel. Một số công ty đã cung cấp bản tóm tắt amicus[2]** thúc giục Tòa án thụ lý vụ việc, yêu cầu Tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho việc bảo vệ nhãn hiệu của họ khỏi hành vi sử dụng nhại lại.

II.3.   Quyết định của Tòa án tối cao

Tòa án đã đồng ý xét xử vụ kiện. Tranh luận trực tiếp  diễn ra vào ngày 22/3/2023.

Tòa án đã đưa ra phán quyết nhất trí vào ngày 8/6/2023. Ý kiến ​​do Thẩm phán Elena Kagan viết đã xác định là VIP đang sử dụng nhãn hiệu nhại lại nhãn hiệu của Jack Daniel làm nhãn hiệu riêng của mình, vi phạm luật nhãn  hiệu, bởi vì “không có sự bảo vệ đặc biệt nào của Tu chính án thứ nhất đối với việc nhại nhãn hiệu nhại của người khác rồi sử dụng làm nhãn hiệu của riêng mình; việc sử dụng một nhãn hiệu nhại lại không được coi là phi thương mại...”

II.4.  Nhận xét

Quyết định của Tòa án Tối cao hạn chế các biện pháp bảo vệ dành cho các công ty tham gia vào việc nhại nhãn hiệu trong một số bối cảnh. Khiếu nại về vi phạm nhãn hiệu liên quan đến các nhãn hiệu nhại sẽ xác định liệu có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm hoặc dịch vụ hay không. Hơn nữa, những người sử dụng nhãn hiệu  nhại cho hàng hóa hoặc dịch vụ của chính họ, cho dù phi thương mại, sẽ không thể tuyên bố rằng ngoại lệ vì hành vi đó làm lu mờ nhãn hiệu của người khác.

Điều quan trọng là quyết định của Tòa án Tối cao cũng không hạn chế các lập luận về sử dụng hợp lý khi bản thân tác phẩm nhại không hoạt động như một nhãn hiệu – ví dụ: khi tác phẩm nhại truyền tải thông điệp cung cấp thông tin mà không chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ./.

Nguồn : 
(i)https://www.tcamtoday.com/2023/laugh-it-off-a-guide-to-parody-under-us-trademark-law/; 
(ii)https://www.cooley.com/news/insight/2023/2023-06-09-supreme-court-ruling-confirms-limits-on-parody-defenses-to-trademark-claims; 
(iii)https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Daniel%27s_Properties,_Inc._v._VIP_Products_LLC