Hãng nước hoa nổi tiếng Guerlain thất bại trong việc phản đối đăng ký nhãn hiệu “MITSOUKO” ở Nhật Bản

Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) đã bác bỏ đơn phản đối của Guerlain, một hãng nước hoa huyền thoại của Pháp, chống lại đăng ký nhãn hiệu số 6734165 cho từ “mitsouko” trong lớp 44 do khó có thể nhầm lẫn với nước hoa “MITSOUKO” của Guerlain.[Trường hợp phản đối số. 2023-90025, quyết định ngày 27 tháng 6 năm 2024].Sự việc như sau :

1. Đơn đăng ký nhãn hiệu “mitsouko”

Yugen Kaisha AMERICA, một doanh nghiệp Nhật Bản, đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “mitsouko” (nhãn hiệu chữ) với ký tự tiêu chuẩn để sử dụng cho “các dịch vụ thẩm mỹ viện, tiệm cắt tóc, massage, hướng dẫn chế độ ăn uống và dinh dưỡng, dịch vụ trị liệu, cho thuê máy móc và dụng cụ dùng trong làm đẹp”,  tiệm hoặc tiệm cắt tóc, cung cấp thông tin y tế, làm móng tay, cấy tóc” thuộc nhóm 44 với JPO ngày 22 tháng 3 năm 2023 (Đơn số  2023-30416).

Thẩm  định viên JPO đã không đưa ra nhãn hiệu đối chứng nào đối với nhãn hiệu theo đơn và đã cấp đăng ký vào ngày 5 tháng 9 năm 2023. Sau đó, nhãn hiệu này được công bố để phản đối sau khi cấp bằng vào ngày 15 tháng 9 năm 2023.Quá trình phản đối diễn ra như sau :

2. Phản đối của Guerlain.

Đúng  trong thời hạn hai tháng theo luật định kể từ ngày công bố, Guerlain, một hãng nước hoa nổi tiếng của Pháp, đã đệ đơn phản đối nhãn hiệu phản đối vào ngày 13 tháng 11 năm 2023.

Guerlain lập luận rằng nhãn hiệu bị phản đối  phải bị hủy bỏ vì trái với các khoản trong  Điều 4(1)(xv) và (xix) của Luật Nhãn hiệu Nhật Bản, quy định như sau :

(xv) Nghiêm cấm việc đăng ký nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với hoạt động kinh doanh của chủ thể khác.

(xix) trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được người tiêu dùng ở Nhật Bản hoặc nước ngoài biết đTn rộng rãi vì nhãn hiệu đó chỉ ra hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người khác, nếu nhãn hiệu đó được sử dụng cho mục đích không công bằng (liên quan đến việc thu được lợi ích không công bằng) , gây thiệt hại cho người khác hoặc bất kỳ mục đích không công bằng nào khác cũng được áp dụng sau đây) (trừ những mục đích được quy định trong các điều khoản  trước).

Guerlain cho rằng do danh tiếng và mức độ phổ biến đáng chú ý của loại nước hoa “MITSOUKO” của Guerlain (hình dưới)  cũng như mối liên hệ chặt chẽ giữa nước hoa và các dịch vụ của người nộp đơn được đề cập, những người tiêu dùng liên quan có thể nhầm lẫn giữa nguồn gốc của các dịch vụ đó với sản phẩm mang nhãn hiệu  “MITSOUKO” của Guerlain.

2. Quyết định của JPO

Hội đồng giải quyết  phản đối của JPO (Hội đồng) nhận thấy rằng, khi xem xét các bằng chứng được đưa ra, nhãn hiệu “MITSOUKO” có thể được nhận biết bởi những người có kiến ​​thức sâu rộng về nước hoa, nhưng có lý do hợp lý để nghi ngờ liệu nhãn hiệu này có được người tiêu dùng liên quan biết đến rộng rãi để chỉ ra nguồn gốc của nước hoa Guerlain hay không?.

Ngoài ra, do, ngay cả khi cả hai nhãn hiệu gần như giống hệt nhau, khó có khả năng người kinh doanh và người tiêu dùng nhìn thấy nhãn hiệu bị phản đối  được sử dụng cho các dịch vụ được đề cập sẽ liên kết hoặc gợi nhớ đến nhãn hiệu “MITSOUKO” của Guerlain và xem xét nguồn dịch vụ từ một thực thể có mối liên hệ về mặt kinh tế hoặc hệ thống với Guerlain.

Vì vậy, Hội đồng không có lý do gì để tin rằng nhãn hiệu phản đối sẽ phạm vào  Điều 4(1)(xv) của Luật Nhãn hiệu.

Ngay cả khi người nộp đơn đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bị  phản đối có  kiến ​​thức về nước hoa “MITSOUKO” của Guerlain, thì thực tế vẫn chưa đủ để suy ra rằng công ty này có mục đích kiếm lợi nhuận không công bằng hoặc mục đích gây tổn hại cho người khác. Bằng chứng được nộp không tiết lộ bất kỳ sự thật nào chứng minh ý định xấu của người nộp đơn. Nếu vậy, nhãn hiệu phản đối sẽ không bị hủy bỏ theo Điều 4(1)(xix).

Dựa trên những phát hiện trên, Hội đồng kết luận rằng sự phản đối là không có căn cứ và do đó đã giữ nguyên quyết định cấp VBBH.

3. Nhận xét

Nhãn hiệu “MITSOUKO” cũng được Guerlain đăng ký tại nhiều nước theo Thỏa ước Madrid theo Đăng ký quốc tế số 216952 (ngày ưu tiên 02/04/1959) cho các nhóm 03, 05, 21, nhãn hiệu này cũng đã sử dụng tại Nhật Bản.Với một đối chứng trùng lặp với đơn đăng ký như thế , lập luận của JPO để bác bỏ đơn phản đối  của Guerlain có một số điểm đáng phân vân (tất nhiên còn phụ thuộc vào nội đung chứng cứ mà bên phản đối đã cung cấp mà theo Hội đồng thì … không tiết lộ bất kỳ sự thật nào chứng minh ý định xấu của người nộp đơn) được nêu dưới đây :

(i) Nhãn hiệu “MITSOUKO” có thể được nhận biết bởi những người có kiến ​​thức sâu rộng về nước hoa, nhưng nhưng không được được người tiêu dùng liên quan biết đến rộng rãi

Như vậy: người có kiến thức sâu rộng về nước hoa không thuộc lớp  người tiêu dùng có liên quan… ?

(ii) Mức độ liên quan thấp giữa các sản phẩm nước hoa mang nhãn hiệu “MITSOUKO” và các dịch vụ thẩm mỹ viện, tiệm hớt tóc, mát-xa, v.v. mang nhãn hiệu “MITSOUKO” bị phản đối ?

Nhận định về “Mức độ liên quan thấp …” giữa sản phẩm nước hoa và các dịch  vụ nêu trên có thể được rút ra từ quá trình thẩm định lâu dài của JPO, tuy nhiên ngay cả với nhận định trên thì cũng không thể phủ nhận rằng giữa sản phẩm nước hoa  và các dịch vụ mang nhãn hiệu bị phản đối (dịch vụ thẩm mỹ viện…)  có sự liên quan, và như vậy việc áp dụng chung một nhãn hiệu “MITSOUKO” cho các sản phẩm, dịch vụ đó có thể gây ra nhầm lẫn (dù ở “mức độ thấp ”).

(iii) Ngay cả khi người nộp đơn đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bị phản đối có  kiến ​​thức về nhãn hiệu “MITSOUKO” của Guerlain, thì thực tế vẫn chưa đủ để suy ra rằng công ty này có mục đích kiếm lợi nhuận không công bằng hoặc mục đích gây tổn hại cho người khác.

Nếu người nộp đơn đã biết đến nhãn hiệu “MITSOUKO” thì thật khó để cho rằng người nộp đơn vô tư, trung thực khi đăng ký nhãn hiệu, và cũng khó có chứng cứ nào có thể chứng minh rằng người nộp đơn đăng ký  nhãn hiệu “MITSOUKO” được bảo hộ theo đăng ký nhãn hiệu số 6734165 có ý định gây tổn hại cho Guerlain bằng việc đăng ký nhãn hiệu, tuy nhiên có thể yêu cầu người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu làm rõ mục đích đăng ký nhãn hiệu “MITSOUKO” theo tinh thần Điều 4.1 (xix) của Luật Nhãn hiệu Nhật Bản.

Tóm lại các nội dung đã biết nêu trên cho thấy việc bác bỏ phản đối cũng chưa hoàn toàn thỏa đáng, và có nhiều điểm tương đồng với vụ bác đơn của Oxford Limited (Đại học Oxford ) phản đối đăng ký nhãn hiệu hình-chữ kết hợp số 6164941 gồm từ “OXFORD” kết hợp với một biểu tượng X hình vuông có mầu xanh đậm (hình bên) cho nhóm sản phẩm/dịch vụ  25, 35 và 40[1].

Nguồn:
https://www.worldtrademarkreview.com/article/guerlain-unsuccessfully-opposes-mitsouko-mark-in-japan; 
https://www.worldtrademarkreview.com/article/guerlain-unsuccessfully-opposes-mitsouko-mark-in-japan