Coca-Cola thất bại khi Tòa phúc thẩm đảo ngược Quyết định của USPTO

1.   Các bên

(i)  Coca-Cola mua Parle (Exports), Limited của Bombay, Ấn Độ, nhà sản xuất hai loại nước giải khát mang nhãn hiệu phổ biến là “THUMS UP” và “LIMCA” vào năm 1993. Đồ uống  mang nhãn hiệu trên của Coca-Cola có mặt tại hơn 2,6 triệu cửa hàng bán lẻ trên khắp Ấn Độ. Thums Up cola cũng được bán ở Bangladesh, Oman, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và soda Limca cũng được bán ở Angola, Nigeria, Sri Lanka, Bhutan, Oman, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng đã công nhận các nhãn hiệu trên là nổi tiếng.

Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy Coca-Cola đã cố gắng đăng ký các nhãn hiệu này ở Hoa Kỳ và cũng chưa bao giờ chào bán rộng rãi hai loại nước giải khát này ở Hoa Kỳ. Nước cola mang nhãn hiệu nói trên được giới thiệu tại các điểm “Thế giới Coca-Cola” và “Cửa hàng Coca-Cola” của Coca-Cola ở Atlanta và Orlando, nhưng việc sử dụng hạn chế này được coi là ở mức tối thiểu.Thay vào đó, các bên thứ ba mua sản phẩm ở Ấn Độ đã nhập khẩu đồ uống vào Hoa Kỳ và bán lại chúng tại các cửa hàng tạp hóa, nhà hàng và các cửa hàng bán lẻ khác phục vụ cộng đồng người Ấn Độ ở Hoa Kỳ.

(ii) Meenaxi đã bán đồ uống cho các cửa hàng tạp hóa Ấn Độ tại Hoa Kỳ từ năm 2008 bằng nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA”. Trước khi bắt đầu sử dụng nhãn hiệu vào năm 2008, Meenaxi tuyên bố đã tra cứu các nhãn hiệu này trên cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu  Hoa Kỳ (USPTO). Kết quả tra cứu cho thấy đơn đăng ký nhãn hiệu “THUMS UP” đã bị từ chối  vào năm 1987 và Đăng ký nhãn hiệu “LIMCA” đã hết hạn vào năm 1996.

Năm 2012, Meenaxi nộp đơn  đăng ký nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA” tại Hoa Kỳ để được cấp các Đăng ký số 4.205.598  và Đăng ký số 4.205.597 bảo hộ các nhãn hiệu nêu trên cho các sản phẩm “Cola; Chất cô đặc, xi-rô hoặc bột dùng để pha chế nước giải khát; nước giải khát, cụ thể là nước ngọt,”  thuộc Nhóm 32.

2.   Giải quyết đề nghị hủy bỏ hiệu lực tại USPTO

Không hài lòng với doanh số bán hàng từ Meenaxi, Coca-Cola đã nộp đơn vào ngày 8/3/2016 yêu cầu USPTO hủy đăng ký của cả hai nhãn hiệu  “Thums Up” và “LIMCA” theo Điều 14(3) của Đạo luật Nhãn hiệu với lý do liên quan đến việc gây nhầm lẫn  nguồn gốc hàng hóa. Điều 14(3)  quy định rằng đăng ký nhãn hiệu sẽ bị hủy bỏ hiệu lực vào bất kỳ thời điểm nào nếu nhãn hiệu  được sử dụng bởi chủ nhãn hiệu , hoặc với sự cho phép của chủ nhãn hiệu  nhằm xuyên tạc nguồn gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Khi xem xét đơn, Hội đồng Xét xử và Giải quyết khiếu nại (TTAB) của USPTO cho rằng  đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nói trên của Coca-Cola là có cơ sở pháp lý vì:

(i) Các nhãn hiệu “Thums Up” và “Limca” của Coca-Cola có thể đã quen thuộc với phần lớn dân số người Mỹ gốc Ấn ở Hoa Kỳ;

(ii) Coca-Cola có lý do hợp lý để tin rằng việc Meenaxi tiếp tục đăng ký các nhãn hiệu  “Thums Up” và “Limca” có thể gây ra thiệt hại, vì việc Meenaxi sử dụng nhãn hiệu “Thums Up” và “Limca” có thể gây ra tác hại xuất phát từ những kỳ vọng không như mong đợi của người tiêu dùng.

Hội đồng còn cho rằng các logo và khẩu hiệu của Meenaxi là bản sao có chủ ý chính xác hoặc gần như chính xác những logo và khẩu hiệu được Coca-Cola sử dụng cho đến khi Coca-Cola phản đối và công ty này đang cố gắng đánh lừa người tiêu dùng ở Hoa Kỳ - những người đã quen thuộc với các nhãn hiệu của Coca-Cola - tin rằng đồ uống  của Meenaxi cũng là đồ uống tương tự từ Ấn Độ.

Vì vậy, TTAB đã quyết định  hủy đăng ký cả nhãn hiệu “Thumps Up” và “Limca” của Meenaxi vào năm 2019.

3.  Khởi kiện tại  Tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ (vụ việc 21-2209)

Meenaxi Inc. đã kháng cáo trước Tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ (CAFC) chống lại quyết định của TTAB cho rằng Coca-Cola chưa chứng minh được rằng họ có lý do khởi kiện theo Điều  14(3) của Đạo luật Nhãn hiệu.

Tòa án đã xem xét hai vấn đề sau:

1. Liệu Coca-Cola có đủ lý do khởi kiện theo Đạo luật  Nhãn hiệu không?

2. Coca-Cola có bị tổn hại danh tiếng không?

Đối với vấn đề thứ nhất, tòa không đồng tình với quyết định của TTAB vì cho rằng Coca-Cola thiếu căn cứ khởi kiện theo Đạo luật Nhãn hiệu Lanham  vì nguyên tắc lãnh thổ; theo đó nhãn hiệu tồn tại riêng biệt, được công nhận có hiệu lực ở từng lãnh thổ nơi nhãn hiệu đó được đăng ký hoặc được công nhận hợp pháp là nhãn hiệu (Coca-Cola không đăng ký các nhãn hiệu liên quan nói trên  tại Hoa Kỳ).

Tòa cho rằng việc bán lại sản phẩm Coca-Cola ở Hoa Kỳ bởi các nhà phân phối được ủy quyền “không có gì để xác định được doanh số bán hàng bị mất của Coca-Cola tại Hoa Kỳ” và rằng Coca-Cola không đưa ra bằng chứng nào cho thấy chính họ bán nước ngọt Limca ở bất kỳ đâu tại Hoa Kỳ và chỉ có doanh số bán hàng hạn chế của Thums Up ở hai thành phố của Mỹ. Mặc dù Coca-Cola  đưa ra bằng chứng cho các kế hoạch trong tương lai nhằm tiếp thị sản phẩm rộng rãi hơn ở Hoa Kỳ, nhưng “các kế hoạch mơ hồ trong tương lai về việc bán hàng ở Hoa Kỳ không thể là cơ sở cho yêu cầu của Đạo luật Nhãn hiệu  Lanham”.

Liên quan đến vấn đề thứ hai, tức là tổn hại danh tiếng

Coca-Cola không dựa vào ngoại lệ "nhãn hiệu nổi tiếng" đối với nguyên tắc lãnh thổ ( là ngoại lệ áp dụng cho các nhãn hiệu đã đủ nổi tiếng trong một lãnh thổ mặc dù chưa được đăng ký hoặc chưa được sử dụng đầy đủ trong lãnh thổ đó), mà tuyên bố gây tổn hại về danh tiếng ở Hoa Kỳ vì:

(i) Các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Ấn ở Hoa Kỳ biết đến nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA” (đăng ký và được công nhận nổi tiếng tại Ấn Độ) và

(ii) Meenaxi đã lợi dụng lợi thế thương mại  của Coca-Cola với người tiêu dùng người Mỹ gốc Ấn về những nhãn hiệu đó bằng cách đánh lừa họ nghĩ rằng nhãn hiệu của Meenaxi đồ uống cũng giống như đồ uống được bán bởi Coca-Cola ở Ấn Độ.

Tuy nhiên, CAFC nhận xét, Coca-Cola đã không giải thích được cáo buộc tổn hại danh tiếng của mình "ảnh hưởng đến giá trị  thương mại của mình như thế nào ngoài việc suy đoán rằng người tiêu dùng không hài lòng với sản phẩm của Meenaxi có thể đổ lỗi cho Coca-Cola." Tuyên bố Coca-Cola (được TTAB chấp nhận) rằng cộng đồng người Mỹ gốc Ấn biết về nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA” không được chứng minh bằng bằng chứng đáng kể.

Tòa án giải thích rằng nhận định  của TTAB rằng danh tiếng của nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA”  tại Ấn Độ “sẽ mở rộng sang Hoa Kỳ, ít nhất là trong số lượng lớn người tiêu dùng người Mỹ gốc Ấn” ít nhất một phần dựa trên giả định và khuôn mẫu, vì “không có cơ sở để cho rằng một người Mỹ gốc Ấn Độ biết đến các thương hiệu ở Ấn Độ.”

Tiếp tục, toà cho rằng:

“TTAB  đã không xem xét phần nào người Mỹ gốc Ấn đã dành thời gian ở Ấn Độ, tức là có bao nhiêu người đã đến thăm Ấn Độ hoặc sống ở Ấn Độ. Kết luận của Hội đồng ít nhất một phần dựa vào suy đoán rập khuôn”.  Vì Coca-Cola không chứng minh được rằng danh tiếng của nhãn hiệu “THUMS UP” và “LIMCA” của họ đã mở rộng sang Hoa Kỳ nên Coca-Cola đã không xác định bị  gây ra tổn hại về mặt danh tiếng ở Hoa Kỳ.

Kết luận:  Vì không chứng minh được doanh thu bị mất hoặc tổn hại về danh tiếng nên Coca-Cola không chứng minh được rằng mình có lý do khởi kiện theo Điều  14(3). Và vì vậy, Tòa án đã đảo ngược quyết định của TTAB tại bản án ngày 29/6/2022.

4.  Nhận xét

Trường hợp này nêu bật một kịch bản luật nhãn hiệu hấp dẫn. Mặc dù không sử dụng cũng như không đăng ký nhãn hiệu ở Hoa Kỳ, Coca-Cola đã tìm cách hủy đăng ký nhãn hiệu của Meenaxi, trước đây đã được USPTO cấp, vì cho là gây tổn hại cho nhãn hiệu mà Coca-Cola sở hữu ở các quốc gia khác.

Từ quan điểm của Coca-Cola, Công ty có thể đã phải chịu thiệt hại khi Meenaxi đánh cắp nhãn hiệu của mình. Sự thật trong vụ án này và các thủ tục tố tụng khác cho thấy Meenaxi đã cố tình sử dụng các logo và khẩu hiệu của hàng hóa nổi tiếng của Ấn Độ mà Coca-Cola sở hữu quyền đăng ký ở Ấn Độ, để sao chép chúng ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, từ góc độ pháp lý, do không gây ra tổn hại về kinh tế và danh tiếng ở Hoa Kỳ, các hành động của Meenaxi, về mặt luật pháp, hoàn toàn được cho phép và việc đăng ký của họ vẫn có hiệu lực trong khi Coca-Cola mất cơ hội tiếp thị nước giải khát của mình với các  nhãn hiệu có liên quan ở Hoa Kỳ.

Không thể đánh giá thấp sức mạnh của việc đăng ký nhãn hiệu. Khi tìm cách bảo vệ một doanh nghiệp  và nhãn hiệu của nó, việc nộp đơn đăng ký phải là bước đầu tiên. Nếu bỏ qua, nó có thể khiến donh nghiệp  gặp phải những lỗ hổng mà luật nhãn hiệu đã được tạo ra để ngăn chặn.

Nguồn: 
(i) https://www.mosessinger.com/publications/coca-cola-goes-flat-as-court-of-appeals-reverses-prior-win; 
(ii) https://ipwatchdog.com/2022/06/29/coca-cola-win-reversed-cafc-case-indian-soda-trademarks/id=149907/; 
(iii) https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2209.OPINION.6-29-2022_1971328.pdf

(++)