Logo

Bàn thêm về “ sự không trung thực của người nộp đơn” trong Vụ án “Tranh chấp quyền Sở hữu trí tuệ và yêu cầu hủy Quyết định cá biệt”

04/08/2020
(Xem thêm bài đăng ngày 24.6.2020)

Vụ án “Tranh chấp quyền Sở hữu trí tuệ và yêu cầu hủy Quyết định cá biệt” mà Tòa án Nhân dân thành phố HCM xử ngày 03/5/2018 liên quan đến hai nội dung chính, đó là cáo buộc về sự không trung thực của phía Bị đơn khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Aardwolf” và quá trình xác lập quyền đối với nhãn hiệu đó do Cục SHTT thực hiện. Bài viết này tập trung vào chủ đề [sự] không trung thực  của người nộp đơn qua lập luận của Nguyên đơn và quan điểm của Hội đồng xét xử, qua đó thấy cần phải có một quy định rõ ràng về hành vi không trung thực trong nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

I. Về nội dung vụ án

Xác định [hành vi, sự] không trung thực (“bad faith” trong tiếng Anh) trong đăng ký  nhãn hiệu luôn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên Luật SHTT (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006, được sửa đổi/bổ sung năm 2009) cũng như các Nghị định của Chính phủ, Thông tư  của Bộ hướng dẫn thi hành Luật SHTT ban hành sau đó không có định nghĩa hay giải thích cụ thể nào về [sự] không trung thực. Sự không trung thực được đề cập một gián tiếp trong quy định về thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, cụ thể như sau:

“...Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là suốt thời hạn bảo hộ; đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn...” (Điều 96.3 Luật SHTT)[1]

Công ty Kỹ nghệ Sói - Nguyên đơn - đã đưa ra lập luận sau để chứng minh cho sự không trung thực của Bị đơn:

(i) Hai bên đã từng có quan hệ kinh doanh, cụ thể phía Nguyên đơn là ông James Corbett, là chủ sở hữu và đại diện pháp lý của công ty Herdgraph Pty, Ltd., pháp nhân đã chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu cho Công ty Kỹ Nghê Sói, và phía Bị đơn là ông Nguyễn Nhơn Hòa, là chủ sở hữu công ty STC hiện nay, đã từng hợp tác với nhau khi cùng làm chủ Công ty ABACO tại Úc. Sau khi hai bên chấm dứt hợp tác, ông James rút vốn khỏi Công ty ABCO và trở thành đối thủ cạnh tranh với ông Hòa, sau đó ông James đã đăng ký tên kinh doanh “AARDWOLF” tại Úc ngày 28/01/2003.  Đoán được ý định của Nguyên đơn nên phía Bị đơn - Công ty STC của ông Nguyên Nhơn Hòa - đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Aardwolf” trước tại Việt Nam dẫn đến việc đơn đăng ký nhãn hiệu “Aardwolf” của phiá Nguyên đơn bị từ chối vì nộp đơn sau.

(ii)     nhãn hiệu “Aardwolf” của phía Nguyên đơn đã được đăng ký tại Mỹ, Cộng đồng chung Châu Âu, Canada… điều này cho thấy Nguyên đơn có ý định phát triển nhãn hiệu trong khi bị đơn chỉ đăng ký nhãn hiệu “Aardwolf” tại Việt Nam, và

(iii)    Bị đơn - Công ty STC không sử dụng nhãn hiệu “Aardwolf”, do vậy việc đăng ký chỉ nhằm mục đích  ngăn chặn Nguyên đơn sử dụng nhãn hiệu “Aardwolf”.

Có thể nói thoạt nhìn lập luận của Nguyên đơn có sức thuyết phục nhất định: dấu hiệu “Aardwolf” bị tranh chấp xuất hiện đầu tiên từ phía Nguyên đơn và tại nước mà phía  Bị đơn cũng có cơ sở kinh doanh và đã từng hợp tác với phía Nguyên đơn trước đó.  Nguyên đơn có chứng cứ chứng minh cho ý định phát triển nhãn hiệu (cụ thể, đã đăng ký tại một số quốc gia), trong khi đó mục đích của Bị đơn [theo Nguyên đơn] là đăng ký nhãn hiệu để ngăn chặn Nguyên đơn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, trước đây hai bên là đối tác nay là đối thủ cạnh tranh. Tất nhiên các lập luận phải được chứng minh bằng các chứng cứ và theo một trình tự hợp lý.

Các lập luận, chứng cứ đó được Tòa đánh giá khi xét xử như sau:

1. Về đăng ký tên kinh doanh

Ông James đã đăng ký “AARDWOLF” là tên kinh doanh (Business/trade name)  vào ngày 28/01/2003 với Văn phòng Thương mại Công bằng (Office of  Fair Trading) của bang New South Wales của Úc, trước thời điểm Công ty STC nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Aardwolf” tại Việt Nam là ngày 24/02/2003. Theo Nguyên đơn do bị đơn - Công ty STC-  biết được dấu hiệu “AARDWOLF” tại Úc để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Viêt Nam nên việc đăng ký tên kinh doanh này là tài liệu quan trọng nhất của Nguyên đơn có thể ảnh hưởng đến việc xác định quyền ưu tiên của nhãn hiệu “Aardwolf” tại Việt Nam cũng như là một cơ sở để xác định hành vi “không trung thực” của Bị đơn khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, do vậy cần phải đánh giá tài liệu này cả về hình thức và nội dung.

Về hình thức:

Tòa yêu cầu Nguyên đơn phải cung cấp bằng được xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền về tính xác thực của tài liệu là bản sao Đăng ký tên kinh doanh  (Tòa đã phải hoãn một phiên xử để đại diện Nguyên đơn trình tài liệu được xác thực). Tài liệu này chỉ được Tòa công nhận khi có xác nhận phù hợp.

Về nội dung:

(i)      Quyền ưu tiên đối với đơn nhãn hiệu không được xác định bởi tên kinh doanh.

Tòa đã căn cứ vào Công ước PARIS về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp để  khẳng định tên kinh doanh trong tài liệu của Nguyên đơn không phải là nhãn hiệu và việc ông James  đăng ký tên kinh doanh tai Úc (là quốc gia thành viên của Công ước Paris) không tạo ra bất kỳ quyền ưu tiên nào trong việc đăng ký nhãn hiệu của Nguyên đơn tại Viêt Nam và như vậy nhãn hiệu “Aardwolf” trong đơn của Bị đơn vẫn có ngày nộp đơn sớm hơn 02 ngày so với nhãn hiệu “Aardwolf” trong đơn của Nguyên đơn (tính cả quyền ưu tiên 6 tháng mà phía Nguyên đơn được hưởng do đã nộp đơn nhãn hiệu tại Úc), như vậy tên kinh doanh này chỉ còn tác dụng để xác định hành vi không trung thực của Bị đơn (nếu có).

(ii)     Quá trình hợp tác trước đây giữa các đối thủ cạnh tranh có thể là không đủ để xác định hành vi không trung thực khi họ cùng tranh chấp một nhãn hiệu

-        Cáo buộc không trung thực của Nguyên đơn đối với   trường hợp Bị đơn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Aardwolf”  xuất phát từ việc Nguyên đơn và Bị đơn đã từng hợp tác kinh doanh trước đây và nay bị Nguyên đơn coi là đối thủ cạnh tranh. Nhưng khi ông James phía Nguyên đơn đăng ký tên kinh doanh “Aardwolf” tại Úc thì hai bên đã chấm dứt hợp tác từ lâu và trở thành các chủ thể độc lập, nên mặc dù tên kinh doanh đăng ký trước ngày Bị đơn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Aardwolf” thì cũng không thể mặc nhiên coi rằng việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu này là hệ quả từ việc đăng ký tên kinh doanh của ông James, có nghĩa rằng không thể áp dụng nguyên tắc “không thể không biết” thường được sử dụng trong các vụ việc tranh chấp về nhãn hiệu.

Nhận xét : Trong hợp này nếu Nguyên đơn  cung cấp  được các chứng cứ về việc phía Bị đơn có thể tiếp cận và biết được dấu hiệu “Aardwolf”  từ trước lúc nộp đơn nhãn hiệu tại Việt Nam, ví dụ Nguyên đơn đã công bố,  đã sử dụng nhãn hiệu “Aardwolf” tại Việt Nam, hoặc Bị đơn biết việc công bố tên kinh doanh “Aardwolf” tại Úc, hoặc phía Bị đơn đã biết được dự định sử dụng tên gọi này từ quá trình hợp tác trước đó với Nguyên đơn... thì cáo buộc sẽ có sức thuyết phục. Vì không cung cấp được các chứng cứ đó nên luận điểm “...do là đối thủ cạnh tranh, dự đoán ông James sẽ tiến hành nộp đơn nên Công ty STC của ông Hòa đã nộp đơn trước tại Việt Nam...” mà Nguyên đơn trình bày  bị Tòa coi là không có cơ sở.

-        Hơn nữa Tòa còn bác bỏ quyền của Nguyên đơn sử dụng mối quan hệ của cá nhân ông James và ông Hòa trong lập luận của mình khi cho rằng Bị đơn - Công ty STC - có hành vi “không trung thực” do :

Nguyên đơn - Công ty Kỹ Nghê Sói - là chủ đơn đăng ký nhãn hiệu “Aardwolf”  số 4-2003-07360, nộp vào Việt Nam ngày 26/8/2003  được chuyển giao từ Công ty Herdgraph Pty, Ltd (đơn này bị từ chối vì trùng với nhãn hiệu theo đơn đáng ký trước của Công ty STC), văn bản  chuyển giao chỉ đề cập đến việc chuyển giao đơn NH trên. Nguyên đơn khởi kiện Công ty STC không trung thực khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Aardwolf” số 4-2003-1139 tại Cục SHTT với lập luận rằng từ quá trình hợp tác trước đây giữa ông Nguyễn Nhơn Hòa (chủ sở hữu STC) và ông James Corbett  (chủ  sở hữu Herdgraph Pty, Ltd.) nên ông Nguyễn Nhơn Hòa đã biết việc sử dụng nhãn hiệu của ông James Corbett, từ đó đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Nhưng ông James không phải là đại diện pháp luật cũng không phải là chủ sở hữu Công ty Kỹ Nghệ Sói [là Nguyên đơn] và ông này cũng không ủy quyền cho phép Nguyên đơn được dùng các quan hệ  liên quan đến quá trình sử dụng nhãn hiệu “Aardwolf” của cá nhân ông. Do vậy, Nguyên đơn không có cơ sở nào để sử dụng quan hệ cá nhân của một người khác (ông James) trong lập luận của mình.

Nhận xét : Đây là kết quả của sự nhầm lẫn và thiếu cẩn trọng của phía Nguyên đơn vì trước khi Tòa xử vụ này ông James, với tư cách cá nhân [chứ không phải là Công ty Herdgraph Pty, Ltd mà ông làm Giám đốc] đã thực hiện phản đối đơn nhãn hiệu của Bị đơn từ năm 2005 tại Cục SHTT.  Công ty Kỹ Nghê Sói không do ông James làm chủ/đại diện pháp lý nên lẽ ra sau khi nhận chuyển giao đơn nhãn hiệu thì Nguyên đơn cần đề nghị ông James ủy quyền để Nguyên đơn có thể sử dụng lập luận trong quá trình phản đối đơn nhãn hiệu trước đây của ông James để biện hộ tại Tòa.

2. Đăng ký nhãn hiệu “Aardwolf” của Nguyên đơn tại các quốc gia khác không có giá trị phản bác vì đều có ngày nộp đơn sau ngày nộp đơn nhãn hiệu “Aardwolf” của Bị đơn tại Việt Nam.

Ngày nộp đơn nhãn hiệu “Aardwolf” của Bị đơn tại Việt Nam là  24/02/2003, nên các chứng cứ liên quan đến quyền của Nguyên đơn đối với nhãn hiệu này nói chung phải có trước thời điểm đó.  Tất cả các đăng ký nhãn hiệu “Aardwolf” tại Cộng đồng châu Âu, Hoa Kỳ, Canada…. để chứng minh cho quyền của nguyên đơn với nhãn hiệu “Aardwolf” đều có ngày nộp đơn đăng ký sau ngày nộp đơn của bị đơn nên lập luận của Nguyên đơn không được Tòa chấp nhận .

3. Bị đơn có thể không sử dụng ngay nhãn hiệu đăng ký - Luật SHTT Việt Nam cho phép đăng ký nhãn hiệu để sử dụng trong tương lai

Nguyên đơn đưa ra việc bị đơn không sử dụng nhãn hiệu “Aardwolf” để quy kết bị đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh, cản trở nguyên đơn sử dụng nhãn hiệu. Lập luận  này  thường được sử dụng tại một số nước trong các vụ tranh chấp nhãn hiệu. Tuy nhiên Nghị định 63/CP (và hiện nay là Luật SHTT) lại cho phép chủ thể đăng ký nhãn hiệu có thể nộp đơn để hưởng ngày ưu tiên trước khi tiến hành sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký, hay nói cách khác nhằm mục đích sẽ sử dụng, nên lập luận này không phù hợp.

II. Áp dụng luật

Cũng cần làm rõ là pháp luật Việt Nam hiện nay (Luật SHTT, Bộ Luật Dân sự) và ngay cả Công ước PARIS cũng không quy định cụ thể về các hành vi không trung thực. Do vậy lập luận của các bên thường dựa vào cảm nhận, sự bức xúc về các tình huống cụ thể trong các quan hệ cạnh tranh và cơ quan có thẩm quyền cũng dựa vào quan điểm chủ quan tùy theo từng tình huống cụ thể để xem xét.

Trong vụ này Tòa chủ yếu đánh giá sự phù hợp của các chứng cứ để xem xét lập luận của Nguyên đơn và có thể nhận thấy chưa thực sự đi sâu vào bản chất của vụ tranh chấp với dấu hiệu không trung thực. Do các chứng cứ của Nguyên đơn không mạnh, dựa trên suy diễn nên bị bác bỏ khá dễ dàng. Vụ tranh chấp có thể  sẽ phức tạp hơn, gây khó khăn hơn cho Tòa trong việc xét xử nếu xuất hiện thêm tình tiết trung gian nào đó, ví dụ tên kinh doanh “Aardwolf” của phía Nguyên đơn đã được công bố rộng rãi ở Úc trước ngày Bị đơn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Aardwolf” ở Việt Nam. Chính sự thiếu vắng định nghĩa hoặc giải thích cụ thể về [hành vi/sự] không trung thực trong các văn bản pháp luật nên các cơ quan có thẩm quyền dễ bị ảnh hưởng bởi suy diễn chủ quan của các bên liên quan. Qua đó cho thấy sự cần thiết phải có một quy định rõ ràng về hành vi không trung thực trong xác lập quyền đối với nhãn hiệu, từ khái niệm/định nghĩa, chứng cứ, đến các hệ quả của hành vi này. Như vậy mới có thể hạn chế việc nộp đơn với ý đồ cạnh tranh không lành mạnh hoặc viện cớ không trung thực để cản trở người khác nộp đơn, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan thẩm quyền giải quyết tranh chấp một cách khách quan và hiệu quả./.

(NTH)

 

 

 

 

[1] Quy định này của  Điều 96 Luật SHTT phù hợp với Điều 6 bis Công ước Paris về bảo hộ quyền sở công nghiệp và  Điều 16 của Hiệp định TRIPS . Tuy nhiên trong cả hai văn kiện này cũng không có định nghĩa hay quy định cụ thể về “bad faith” nên dẫn đến những diễn giải khác nhau  ở cả Việt Nam và các nước khác. Thực tế cho thấy, chỉ một số quốc gia có quy định về “bad faith” trong nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Hành vi “không trung thực” thường được thể hiện ở các luật khác,  hoặc ở các văn bản dưới luật, hoặc trong các quyết định của cơ quan SHTT hoặc trong các phán quyết của tòa án qua các vụ kiện liên quan đến hành vi này.

 

Các bài viết khác