AUSTRALIA:  Vụ Katie Perry kiện ngôi sao nhạc pop Katy Perry – Liệu giao dịch với tên riêng có vi phạm quyền nhãn hiệu?

 Hơn một thập kỷ sau khi hai nhãn hiệu lần đầu xảy ra xung đột, Tòa án Liên bang Australia đã đưa ra phán quyết trong vụ Taylor kiện Killer Queen, LLC  và kết luận rằng một công ty thuộc sở hữu của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Katy Perry vi phạm nhãn hiệu của nhà thiết kế thời trang Australia. Thẩm phán Brigitte Markovic đã công bố phán quyết của mình hôm 27/4/2023 , mô tả vụ án là “câu chuyện về hai người phụ nữ, hai giấc mơ tuổi teen và một cái tên”.

1.  Sự việc

1.1  Các bên

Người nộp đơn khởi kiện, Katie Jane Taylor, là nhà thiết kế thời trang có trụ sở tại Sydney và là chủ sở hữu nhãn hiệu “ KATIE PERRY” theo Đăng ký số 1264761 được bảo hộ tại Úc cho hàng hóa thuộc Nhóm 25, bao gồm cả “quần áo” (“Nhãn hiệu đã đăng ký”). Bà Taylor đã giao dịch dưới tên này từ năm 2007 và là chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu này từ tháng 9 năm 2008.

Bị đơn, Katheryn Hudson, là ngôi sao nhạc pop người Mỹ và đã biểu diễn dưới cái tên Katy Perry từ năm 2002. Hudson đã bán hàng hóa mang nhãn hiệu “KATY PERRY” tại các buổi hòa nhạc ở Úc năm 2014, 2015 và 2018 của cô, cũng như quần áo tại Target và Myer. Hàng hóa này cũng được bán tại nhiều điểm trực tuyến và các cửa hàng “pop up” ở các thành phố lớn của Australia và được bà Hudson quảng cáo thông qua mạng xã hội.

1.2  Tranh chấp

Vào tháng 6 năm 2009 bà Taylor nhận được từ luật sư của ngôi sao nhạc pop Hudson văn bản yêu cầu bà rút đơn đăng ký nhãn hiệu tại Úc và ngừng bán quần áo hoặc bất kỳ hàng hóa nào khác mang tên “KATIE PERRY”. Ngay sau đó,  Hudson đã nộp đơn đăng ký tên “KATY PERRY” (số 1306481) cho Nhóm 9, 25 và 41, trong đó Nhóm 25 bao gồm nhiều loại mặt hàng may mặc như "mũ nón" và "giày dép". Bà Hudson sau đó đã nhận được báo cáo thẩm định bất lợi vì nhãn hiệu “KATIE PERRY” đã được đăng ký trước đó. Nhóm 25 đã bị xóa khỏi đơn đăng ký nhãn hiệu “KATY PERRY” và tiếp tục đăng ký cho các hàng hóa và dịch vụ khác. Những nỗ lực vào tháng 7 năm 2009 cũng không thể thiết lập được thỏa thuận cùng tồn tại giữa các bên.

2.  Lập luận của các bên trong vụ kiện 

Năm 2019 .Bà Taylor bắt đầu các thủ tục tố tụng tại Tòa án Liên bang chống lại bà Hudson và ba công ty mà bà có liên kết (Killer Queen, LLC, Kitty Purry, Inc và Purrfect Ventures LLC), tuyên bố rằng các bị đơn đã vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký của bà (ít nhất là từ năm 2013) vì đã nhập khẩu để chào bán,phân phối, quảng cáo, tiếp thị, bán, và/hoặc sản xuất ở Úc các loại hàng hóa khác nhau mang nhãn hiệu ”KATY PERRY”, mà bà tuyên bố là “giống hệt hoặc tương tự một cách gây nhầm lẫn” với nhãn hiệu “KATIE PERRY” đã được đăng ký; hành vi đó là vi phạm nhãn hiệu theo điều 120(2) Luật Nhãn hiệu 1995.

Bị đơn, bà Hudson, lập luận phản biện rằng bà đã sử dụng tên riêng của mình một cách thiện chí “với niềm tin trung thực rằng sẽ không có sự nhầm lẫn nào phát sinh từ việc đó”, theo quy định tại Điều 122(1)(a)(i) của Luật Nhãn hiệu 1995

Hai trong số những Bị đơn, bà Hudson và Killer Queen, cũng đã đưa ra đề nghị phản tố bằng cách yêu cầu hủy bỏ Nhãn hiệu đã đăng ký theo quy định của các Điều 88(2)(a) và 88(2) (c)  Luật Nhãn hiệu 1995 vì ca sĩ này đã có danh tiếng ở Úc trước khi nhà thiết kế nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

3.   Bản án   

Thẩm phán Brigitte Markovic đã công bố phán quyết của mình vào ngày 27/4/2023 và  mô tả vụ án là “câu chuyện về hai người phụ nữ, hai giấc mơ tuổi teen và một cái tên”, với các nội dung sau :

3.1   Về hành vi xâm phạm

Mặc dù thấy rằng nhiều hành vi bị cáo buộc vi phạm không thể chứng minh, nhưng Thấm phán Markovic cho rằng hai hành vi dưới đây có khả năng cấu thành hành vi vi phạm Nhãn hiệu đã đăng ký theo quy định tại Điều 120 Luật Nhãn hiệu 1995:

1. Bà Hudson, với tư cách cá nhân, đã trực tiếp vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký qua việc  đăng các dòng tweet và sự kiện trên trang Facebook để quảng cáo bán hàng hóa ở Úc và các cửa hàng pop-up ở Sydney và Melbourne, mang nhãn hiệu “KATY PERRY”; và

2. Kitty Purry, bị đơn thứ ba và là chủ thể thuộc quyền kiểm soát của bà Hudson, phải chịu trách nhiệm pháp lý chung với Bravado (một công ty kinh doanh sản phẩm âm nhạc) về hành vi vi phạm Nhãn hiệu đã đăng ký bằng cách quảng cáo, chào bán và bán hàng hóa mang nhãn hiệu “KATY PERRY” trong Prismatic Tour của bà Hudson, tại các cửa hàng pop-up stores ở Sydney và Melbourne và bán hàng trực tuyến.

3.2  Về việc sử dụng nhãn hiệu một cách thiện chí

Đối với hành vi vi phạm, Bị đơn dựa vào quy định tại Điều 122(1)(a) của Luật Nhãn hiệu, đề cập việc một người sử dụng tên riêng của họ một cách thiện chí. Tòa án đã làm rõ rằng thiện chí là một yêu cầu của sự trung thực và được kết luận là  “không có sự gian lận cũng như không có sự thiếu trung thực có ý thức”.

Khi thấy rằng có sự biện hộ đưa ra đối với hành vi vi phạm của bà Hudson, Markovic J  lập luận rằng không thể nói rằng bà Hudson có ý định làm thay đổi mục đích thương mại của bà Taylor,  người đã không có tiếng tăm vào thời điểm đó. Ngoài ra, bà Hudson và ban quản lý có niềm tin trung thực rằng không có sự nhầm lẫn nào (khi sử dụng nhãn hiêu). Trong khi những Bị đơn khác đã tìm cách tranh luận rằng các bên thứ ba, bao gồm cả những người đồng phạm, có thể lợi dụng quyền bào chữa thiện chí, thì Thẩm phán  Markovic  cho rằng quyền đó chỉ dành cho bà Hudson và không dành cho Kitty Purry, tuy Thẩm phán cũng lưu ý rằng, trong trường hợp người vi phạm trực tiếp có thể lợi dụng quyền tự bảo vệ (vì họ đang sử dụng tên riêng của họ một cách thiện chí), thì bên đồng phạm với họ cũng được bảo vệ vì không có hành vi xâm phạm quyền Nhãn hiệu đã đăng ký nhưng Kitty Purry là người đồng phạm với Bravado, không phải với bà Hudson, và bởi vì cả hai đồng phạm không thể tuyên bố là sử dụng tên riêng của họ một cách thiện chí, nên không có thể có lập luận bào chữa nào.

3.3   Về yêu cầu phản tố

Để thành công trong yêu cầu phản tố để hủy bỏ nhãn hiệu đăng ký “KATIE PERRY”, Killer Queen và bà Hudson đã phải chứng minh rằng:

- Dấu hiệu “KATY PERRY” đã có được danh tiếng ở Úc như một nhãn hiệu  trước ngày ưu tiên của Nhãn hiệu đã đăng ký là ngày 29/9/2008; và

- Vì danh tiếng của nhãn hiệu “KATY PERRY” nên việc sử dụng Nhãn hiệu đã đăng ký sẽ có khả năng đánh lừa hoặc gây nhầm lẫn.

Thẩm phán Markovic có nhận định như sau :

Về vấn đề thứ nhất, Tòa đồng ý  rằng nhãn hiệu “KATY PERRY” đã có danh tiếng ở Úc vào ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu “KATIE PERRY” . Vì đĩa đơn “Ur So Gay” và album “one of the Boys” của bà Hudson đã đạt được thành công vào thời điểm đó, nên danh tiếng đã có thể được khẳng định.

Liên quan đến vấn đề thứ hai,Tòa  không đồng ý rằng việc sử dụng Nhãn hiệu đã đăng ký có khả năng lừa dối hoặc gây nhầm lẫn. Không có rủi ro thực sự, hữu hình nào về sự lừa dối. Có sự khác biệt về mặt thực tế và hình ảnh trong các nhãn hiệu, chẳng hạn như cách viết của “Katie” và Katy”, và sản phẩm quần áo của người nộp đơn “không liên quan đến giải trí và âm nhạc”. Về việc liệu nhãn hiệu của nhà thiết kế có thể gây nhầm lẫn do danh tiếng quốc tế của ca sỹ Perry trong thời gian gần đây hay không?, thẩm phán cho biết vào cuối năm 2019, không có bằng chứng nào về bất kỳ sự nhầm lẫn nào như vậy mặc dù cả hai người phụ nữ đã kinh doanh khoảng mười năm.

3.4  Phán quyết

Bà Taylor có quyền yêu cầu Tòa đưa ra lệnh cấm đối với Kitty Purry (bà Hudson có lợi thế nhờ bào chữa thiện chí) để hạn chế cô này tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm bằng cách bán quần áo mang nhãn hiệu “KATY PERRY” ở Úc.

Markovic J  lưu ý rằng Tòa có ý định bồi thường thiệt hại bổ sung cho bà Taylor theo điều 126(2) của Đạo luật Nhãn hiệu để thể hiện sự không đồng tình của Tòa án đối với hành vi “vi phạm có chủ ý và có tính toán” của bị đơn. Khi cho rằng cần phải bồi thường thiệt hại bổ sung, Markovic J đã xem xét đến một số yếu tố, bao gồm quyết định có chủ ý của bà Hudson không theo đuổi việc đăng ký nhãn hiệu “KATY PERRY” ở Nhóm 25 và việc cố tình bán quần áo mang nhãn hiệu đó với nhận thức rằng nó đã không được đăng ký vào Nhóm 25 do có  nhãn hiệu “KATIE PERRY” của bà Taylor đã được bảo hộ, đó là một “rủi ro được tính toán” và “sự coi thường có tính toán đối với các quyền của bà Taylor”.Số tiền bồi thường sẽ được quyết định trong phiên xét xử vào cuối năm .

3.5 Các Điều khoản của luật Nhãn hiệu 1995 được áp dụng.

88. Sửa đổi hoặc hủy bỏ - các căn cứ cụ thể khác

(2) Việc nộp đơn có thể được thực hiện dựa trên bất kỳ căn cứ nào sau đây và không dựa trên căn cứ nào khác:

(a) Bất kỳ căn cứ nào mà việc đăng ký nhãn hiệu có thể bị phản đối theo Đạo luật này;

(c) do các tình huống áp dụng tại thời điểm nộp đơn yêu cầu cải chính, việc sử dụng nhãn hiệu có thể gây nhầm lẫn hoặc lừa dối;

120. Khi nào nhãn hiệu đã đăng ký bị vi phạm?

 (1) Một người vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký nếu người đó sử dụng dấu hiệu về cơ bản giống hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu đó được đăng ký làm nhãn hiệu.

(2) Một người vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký nếu người đó sử dụng dấu hiệu về cơ bản giống hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đó trong trường hợp:

 (a) hàng hóa có cùng mô tả với hàng hóa (hàng hóa đã đăng ký) đã đăng ký nhãn hiệu; hoặc

(b) các dịch vụ có liên quan chặt chẽ đến hàng hóa đã đăng ký; hoặc

(c) các dịch vụ có cùng mô tả với dịch vụ (dịch vụ đã đăng ký) mà nhãn hiệu đã đăng ký; hoặc

(d) hàng hóa có liên quan chặt chẽ đến dịch vụ đã đăng ký.

 (3) Một người vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký nếu:

 (a) nhãn hiệu đó được biết đến rộng rãi ở Australia; Và

 (b) người đó sử dụng nhãn hiệu là một dấu hiệu về cơ bản giống hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu liên quan đến:

(4) Khi quyết định, vì mục đích của đoạn (3)(a), liệu một nhãn hiệu có nổi tiếng ở Úc hay không, người ta phải tính đến mức độ nhãn hiệu đó được biết đến trong phạm vi công chúng liên quan, cho dù là do quảng bá nhãn hiệu hay vì bất kỳ lý do nào khác.

122. Khi nào nhãn hiệu không bị xâm phạm?

 (1) Bất chấp mục 120, một người không vi phạm nhãn hiệu đã đăng ký khi:

(a) người đó sử dụng một cách thiện chí:

(i) tên người đó hoặc tên địa điểm kinh doanh của người đó; hoặc...

4. Nhận xét

Những người giao dịch dưới tên riêng của họ nên nhớ rằng, mặc dù họ có thể dựa vào biện pháp bào chữa bằng “tên riêng” / thiện chí để biện minh cho hành vi bị coi là vi phạm, nhưng các công ty mà họ sở hữu hoặc kiểm soát và sử dụng tên của họ theo giấy phép có thể không được quyền làm như vậy. Vụ việc này cũng là một lời nhắc nhở rằng việc phát triển danh tiếng mạnh mẽ của một nhãn hiệu có thể khiến một bên trở thành “nạn nhân của sự thành công của chính họ” như trường hợp của “KATY PERRY”.

Tranh chấp nhãn hiệu của Katy Perry cũng nêu bật  tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu và tiến hành tra cứu  nhãn hiệu kỹ lưỡng trước khi sử dụng tên hoặc biểu tượng và cũng chỉ rõ những thách thức trong việc thiết lập một nhãn hiệu trên toàn cầu.

Cuộc chiến pháp lý giữa hai người phụ nữ nêu trên  nhấn mạnh rằng ngay cả với sự nổi tiếng và tiền bạc, việc đảm bảo quyền nhãn hiệu vẫn là một thách thức và cần phải lập kế hoạch phù hợp.Vụ việc này trong chừng mực nào đó cũng tương tự với vụ việc (1) danh thủ Ronaldo đã bị từ chối  đăng ký nhãn hiệu “CR7 CRISTIANO RONALDO”  theo đơn số 86239907  tại Hoa Kỳ do bị coi là tương tự với nhãn hiệu “CR7” theo  Đăng ký NH số 3637974 của người khác .Mặc dù nhãn hiệu “CR7” được coi là nổi tiếng gắn với tên của Ronaldo nhưng các thành phần trong nhãn hiệu “CR7” theo  Đăng ký NH số 3637974  lại hoàn toàn phù hợp với các chỉ số xác định  nhân thân của chủ nhãn hiệu,chứng tỏ việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là ngay tình  không lợi dụng danh tiếng của Ronaldo nên không thể bị hủy bỏ./.

Nguồn : 
(i)https://www.smh.com.au/national/nsw/two-teenage-dreams-and-one-name-fashion-designer-s-battle-against-katy-perry-20230427-p5d3s2.html; 
(ii)https://www.linkedin.com/pulse/katie-perry-v-katy-two-women-teenage-dreams-one-name; 
(iii) https://pham.com.vn/tin-tuc-su-kien/ban-them-ve-vu-cr7-cristiano-ronaldo-vs-cr7-tai-hoa-ky.html
(+++)