Án lệ KDCN của châu Âu - thách thức với ngành công nghiệp ô-tô

1. Phương thức bảo hộ phù hợp

Ngành công nghiệp ô-tô của châu Âu đang phải đối mặt với những thách thức và thay đổi đáng kể. Bên cạnh những thay đổi về mặt kỹ thuật - từ động cơ đốt trong đến xe điện - các nhà sản xuất mới và thú vị tiếp tục tham gia thị trường ô-tô châu Âu. Cho đến nay, thiết kế không gian bên trong và bên ngoài của một chiếc xe luôn là một yếu tố quan trọng, do vậy không có gì ngạc nhiên khi các nhà sản xuất lâu đời từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu đang cố gắng bảo vệ không chỉ các kỹ thuật mới của họ bằng các bằng sáng chế, mà còn cả kiểu dáng (KD) của phương tiện (bao gồm cả các bộ phận thay thế và nội thất) khỏi những kẻ sao chép tiềm năng.

Mười năm qua, trong khi nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu (NH) ba chiều đã bị từ chối do thiếu tính phân biệt, thì đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN) với các yêu cầu về  tính mới và đặc điểm riêng/tính sáng tạo khá đơn giản để đáp ứng. Bởi vậy, nhiều nhà sản xuất ô-tô đã chọn phương thức đăng ký KDCN cho sản phẩm ô-tô.

Một ưu điểm khác của bảo hộ bằng KDCN so với bảo hộ bằng NH là bảo hộ kiểu dáng được thực hiện độc lập với sản phẩm. Đối với NH cần có sự kết hợp giữa các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu, điều này là không cần thiết đối với các KDCN. Do đó, hành vi xâm phạm có thể được khẳng định ngay cả khi hàng hóa bị cáo buộc  xâm phạm có liên quan đến một danh mục sản phẩm hoàn toàn khác. Nói chung, cũng có thể khiếu nại đối với nhà sản xuất ô-tô đồ chơi áp dụng KDCN được bảo hộ cho nhà sản xuất ô-tô. Đây là điều mà nhiều nhà sản xuất ô-tô đã dựa vào trong quá khứ và đã (thành công) thực hiện hành động chống lại các xe sao chép dựa trên quyền KDCN của họ.

2. Bảo hộ KDCN ô-tô.

2.1 Các yếu tố ảnh hưởng  

(i) Điều kiện bảo hộ

Đăng ký KDCN là một phương tiện phổ biến để tránh sao chép, được thể hiện qua hàng nghìn đơn đăng ký KDCN mỗi năm cho xe cộ và các bộ phận/phụ kiện. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục về việc liệu các bộ phận/phụ kiện có thực sự được bảo vệ được theo KDCN hay không?.

Các yêu cầu chung để một KDCN được đăng ký ở Châu Âu là "tính mới" và "đặc điểm riêng" khi so  sánh với các KD khác liên quan. Đối với một người dùng [có] hiểu biết, các KD khác nhau, với các đặc điểm riêng, tạo các ấn tượng tổng thể khác  nhau.

Một phần tử là một bộ phận cấu thành của một sản phẩm phức hợp cũng có thể được bảo hộ bằng KDCN. Tuy nhiên phần tử đó chỉ được coi là  đủ tiêu chuẩn bảo hộ khi nó ít nhất phải lộ diện khi được sử dụng như đã được dự định và các yếu tố được bộc lộ đó phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới và đặc điểm riêng.

Luật KDCN cố nhiên loại trừ những KD không được nhìn thấy vì lý do "chỉ mang tính kỹ thuật" và/hoặc có hình thức thường lệ. Ví dụ, đối với một bóng đèn, việc loại trừ khả năng bảo hộ chỉ đề cập đến đui đèn chứ không liên quan đến hình dạng của thân đèn phát sáng. Sự linh hoạt cho các kiểu dáng cho phép tạo ra các biến thể của các kiểu dáng.

Các đặc điểm ngoại hình được tạo ra bởi các chức năng kỹ thuật của sản phẩm không được bảo hộ bởi luật KDCN - gồm cả các điểm đặc trưng phải-vừa-vặn của kiểu dáng, là các đặc điểm về ngoại hình của sản phẩm mà hình dạng và kích thước của chúng buộc phải được tạo lại thật chính xác để có thể lắp ráp với sản phẩm khác.

(ii) Các bộ phận thay thế

Về các bộ phận (chi tiết, linh kiện) thay thế, có sự phân biệt giữa những bộ phận được gọi là “phải-phù-hợp” (“must-match”) và “phải-vừa-vặn” (“must-fit”). Phải-phù-hợp là loại các bộ phận có hình dạng cần thiết để đưa một sản phẩm phức hợp trở lại hình dạng ban đầu của nó. Đối với các bộ phận như vậy, luật KDCN được áp dụng. Mặc dù so với các bộ phận phải-vừa-vặn, chúng không bắt buộc phải hợp với nhau về mặt chức năng kỹ thuật, không có lựa chọn thay thế vì lý do nhu cầu và, vì chúng đã được xác định là bộ phận thay thế cho việc chế tạo, có một hình dạng nhất quán (ví dụ: thanh cản, lưới tản nhiệt, nắp ca-pô và cửa xe). Phải-vừa-vặn là loại các bộ phận mà hình dạng của chúng được quy định trong tất cả các thành phần vì lý do kỹ thuật để được ráp lại thành một sản phẩm phức hợp. Những bộ phận như vậy về cơ bản được loại trừ khỏi luật KDCN.

(iii) Người tiêu dùng hiểu biết

Người dùng có hiểu biết là người biết về các thiết kế khác nhau trong lĩnh vực công nghiệp có liên quan, sử dụng các sản phẩm tương ứng với sự chú ý nhất định nào đó, nhưng không phải là nhà thiết kế hoặc chuyên gia kỹ thuật. Các mẫu xe liên tục hiện đại hóa thiết kế được biết đến với người dùng có hiểu biết; họ có thể so sánh chúng với một bản nâng cấp đơn giản, nơi chỉ thay đổi các chi tiết nhỏ, do đó không thể bảo hộ.

3. Các vụ việc

3.1 KDCN Porsche 911 

- Với phán quyết ngày 6/6/2019 (T-209/18), Tòa án  Liên minh Châu Âu giữ nguyên quyết định của Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu  (EUIPO) rằng KDCN của xe ‘Porsche 911’ (KDCN 911 – Hình 1) nổi tiếng bị hủy bỏ. Đặc điểm riêng và tính mới của KDCN  đã bị nghi ngờ vào năm 2014 bởi công ty Autec AG, và công ty này đã nộp đơn tới EUIPO yêu cầu  hủy bỏ KDCN 911 trên cơ sở các KDCN đã đăng ký trước đó cho cùng một sản phẩm trong năm 2008 và 2007 (hình bên dưới). Yêu cầu này đã được EUIPO chấp thuận. Công ty  Porsche AG đã khởi kiện quyết định của EUIPO ra Tòa án, cho rằng đối với công chúng liên quan ấn tượng tổng thể mà  KDCN 911 bị tranh chấp gây ra là khác biệt rõ rệt so với ấn tượng của các KDCN trước đó.

KDCN được đề cập bị Tòa án  phát hiện là không có đặc điểm riêng và việc không đáp ứng yêu cầu này đã ngăn cản sự bảo hộ, Tòa án đã không đánh giá tính mới. Cụ thể, quan tòa tập trung quyết định vào sự riêng biệt của công chúng có liên quan và quyền tự do sáng tạo của nhà thiết kế, sau đó so sánh ấn tượng tổng thể tạo ra bởi KDCN 911 bị tranh chấp và các KDCN đã đăng ký trước đó cho cùng một sản phẩm.

- Điểm đầu tiên, trước hết, Tòa án nhắc lại rằng đặc điểm riêng của một KDCN  được đánh giá dựa trên ấn tượng tổng thể xuất hiện ở những “người tiêu dùng hiểu biết”, những người không phải là chuyên gia kỹ thuật, nhưng biết các KDCN khác nhau hiện có trong lĩnh vực này và những chi tiết liên quan; và do quan tâm đến các sản phẩm có liên quan nên họ có mức độ chú ý khá cao. Bởi vậy, người tiêu dùng hiểu biết phải được xác định theo nội dung của đơn đăng ký KDCN. Do trong trường hợp này, đơn  đăng ký liên quan đến mục 12.8 của Phân loại Locarno (cụ thể là “ô-tô, xe buýt và xe tải”), người tiêu dùng 'Porsche 911' phải được xác định nhất quán là người tiêu dùng sản phẩm chung là "ô-tô", chứ không phải - như  kháng cáo của Công ty  Porsche AG - là người tiêu dùng “xe thể thao” hoặc “xe limousine”, có kiến ​​thức trên mức trung bình và sự chú ý cao hơn.

- Về điểm thứ hai, Tòa án chung[1] đã làm rõ rằng quyền tự do sáng tạo của nhà thiết kế - phải được tòa xem xét khi đánh giá đặc điểm riêng của KD - luôn bị giới hạn bởi các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như chức năng của sản phẩm hoặc các luật hiện hành. Do đó, sự tự do này càng bị hạn chế, thì sự khác biệt nhỏ giữa các mẫu xe cùng loại có thể đủ để khơi dậy cho người tiêu dùng một ấn tượng tổng thể khác. Tuy nhiên, theo Công ty  Porsche AG, nhà thiết kế của ‘Porsche 911’ phải được xem xét theo mức độ hạn chế hơn nữa bởi ý tưởng sáng tạo đã truyền cảm hứng cho mẫu xe ban đầu và được công chúng có liên quan coi là biểu tượng nên không thể thay đổi trong các mẫu xe tiếp theo. Do cho rằng nhà thiết kế ‘Porsche 911’ chỉ có thể phát triển thiết kế xe trong một số giới hạn nhất định, Công ty  Porsche AG  kết luận trong kháng cáo rằng ngay cả những khác biệt nhỏ trong mẫu xe đang tranh chấp cũng có thể tuân theo yêu cầu về đặc điểm riêng. Tuy nhiên, Tòa án chỉ ra rằng những kỳ vọng của thị trường liên quan đến một sản phẩm cụ thể (và kết quả là thể hiện thành tiêu chuẩn trong thiết kế của sản phẩm đó, nhằm đáp ứng những kỳ vọng này) không thể được coi là một yếu tố hạn chế, trong chừng mực chúng không liên quan đến bản chất hoặc chức năng của sản phẩm, cũng như luật của ngành có liên quan (ví dụ: luật về an toàn giao thông);

- Dựa trên những cân nhắc này, Tòa án chung tiến hành so sánh giữa KD đang tranh chấp và những KD đã đăng ký trước đó. Theo Porsche AG, EUIPO đã không tính đến thực tế là các khách hàng liên quan hoàn toàn nhận thức được rằng do chi phí thiết kế, các nhà thiết kế không liên tục tạo ra các mẫu xe mới mà thay vào đó là hiện đại hóa những mẫu xe đã có và được công chúng đánh giá cao. Về cơ sở này, theo Porsche, có sự khác biệt rõ ràng giữa các KD khác nhau, chẳng hạn như đèn pha phía trước “nhô ra”, tay nắm cửa được định hình lại hoàn toàn và vị trí khác nhau của gương chiếu hậu. Tuy nhiên, theo quan tòa, mặc dù những khác biệt này hầu như có thể củng cố cảm giác về một KD mới cho một số chi tiết, chúng không thể sửa đổi ấn tượng tổng thể gợi lên bởi các KD trước đó, có hình dạng và đường nét  dáng giống nhau. Do đó, Tòa án tuyên bố hủy bỏ hiệu lục KD 911 đang tranh chấp.

3.2 Mẫu xe của Volkswagen

Rietze, một nhà sản xuất ô tô đồ chơi của Đức, đã tấn công Volkswagen’s RCDs  bao gồm các mẫu VW Bus, VW Caddy Maxi và VW Caddy dựa trên sự trùng lặp với các mẫu trước đó trong cùng loạt. Như trong quá trình tố tụng tương tự như trong  vụ Porsche v Autotec liên quan đến KD  Porsche 911 cũng phải giải quyết câu hỏi liệu các KD cũ hơn của các mẫu ô tô có ngăn cản việc cấp bảo hộ cho các mẫu ô tô mới hay không.  Rietze đã nộp đơn xin hủy bỏ  ba kiểu dáng  và lập luận rằng các KDCN tranh chấp không phải là mới và không có tính riêng biệt.

Đơn của Rietze bị EUIPO từ chối. Trước Tòa án , Rietze lập luận trong kháng cáo rằng người tiêu  dùng hiểu biết sẽ ít chú ý đến sự khác biệt giữa các mẫu ô tô kế tiếp của cùng một nhà sản xuất hơn là sự khác biệt giữa các mẫu ô tô của các nhà sản xuất khác nhau.

Tòa án chung đã bác bỏ lập luận đó  đó vì Rietze không đưa ra cơ sở thực tế hoặc cơ sở pháp lý nào cho đề nghị  của mình. Ngoài ra, Tòa án chung đã đưa ra một tuyên bố quan trọng khác, phán quyết rằng:

- Lập luận mà theo đó EUIPO  sẽ phải phân biệt giữa các tính năng thẩm mỹ và kỹ thuật không thể được chấp nhận. Thứ nhất, cần xác định rằng người kháng cáo đã không thể đưa ra một sự kiện thực tế hoặc pháp lý hỗ trợ cho yêu cầu của mình, theo đó các bộ phận như: cửa hút gió, cản va và đèn pha chỉ có ý nghĩa phụ đối với người dùng có hiểu biết  trong cái nhìn tổng thể do chức năng kỹ thuật của chúng. Thứ hai, ngay cả khi cửa hút gió, cản va và đèn pha chỉ có chức năng kỹ thuật, các hình dáng của chúng không hoàn toàn là chức năng và hình dáng của chúng có thể thay đổi để những khác biệt về hình dạng và cách lắp ráp có thể ảnh hưởng đến ấn tượng chung về sản phẩm mà chúng được tích hợp.

4. Nhận xét

 Các lập luận ủng hộ và chống lại việc hủy bỏ có thể được tìm thấy trong trường hợp của Porsche. Đánh giá về việc có hay không tính riêng biệt  cũng mang tính chủ quan. Nó không phải là sự kết thúc của bảo vệ KDCN của ô-tô. Không có luật  nào khác phù hợp để bảo hộ một cách khách quan hình dáng bên ngoài của xe  cũng như các bộ phận cấu thành. Người nộp đơn phải chú ý đến sự đa dạng về hình dạng đã có để các KDCN mới của họ không bị mất đi tính cách riêng được yêu cầu do các thiết kế có tính tương tự cao đã được đăng ký.

Sự khác biệt được tòa án phát hiện giữa các KD của Volkswagen’s RCDs chỉ trở nên rõ ràng khi được kiểm tra kỹ hơn. Các quyết định hình thành các nguyên tắc chung hợp lệ để đánh giá khả năng bảo hộ của các kiểu dáng trong ngành xe hơi dường như cũng có thể áp dụng cho các ngành khác, đó là kiểu dáng có gây ra ấn tượng tổng thể giống hoặc khác đối với người dùng có hiểu biết so với các KD đã được công bố trước đó không? Chỉ khi câu hỏi này có thể được trả lời một cách tích cực thì kiểu dáng đó mới có thể được bảo hộ KDCN.

Người dùng có hiểu biết  đóng một vai trò quan trọng. Theo quan điểm của  tòa án, đặc điểm riêng của một KD  phát sinh từ ấn tượng tổng thể về sự khác biệt  từ quan điểm của người dùng có hiểu biết  so với nhiều hình dạng hiện có,  bất kể những khác biệt - ngay cả khi vượt quá những chi tiết không đáng kể - không đủ nổi bật để ảnh hưởng đến ấn tượng tổng thể nhưng bằng cách xem xét những khác biệt đủ rõ ràng để tạo ra ấn tượng tổng thể không giống nhau, bao gồm cả việc xem xét tình trạng tự do kỹ thuật  của nhà thiết kế (đối với  ô tô, điều này đề cập đến các yêu cầu đối với đèn pha, đèn báo và đèn chiếu hậu… những thứ khác)./.

Nguồn: World Trademark Review, Guide designs 2020.