Sử dụng tên họ để đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ và Australia

Việc sử dụng tên họ (surname) để đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ là nội dung được tranh luận nhiều. Nhiều chủ doanh nghiệp tin rằng họ phải có quyền sử dụng tên riêng của mình để làm nhãn hiệu và đã rất bất ngờ khi không thể tự do đăng ký bảo hộ tên họ của mình hoặc tên của một người khác đã được bảo hộ trước đó. Ví dụ, nếu ai đó có tên là McDonald hoặc FORD, DELL thì còn rất ít cơ hội để đăng ký nhãn hiệu mang tên mình.

Đăng ký dấu hiệu thuần là tên họ

Nếu một nhãn hiệu chỉ thuần là tên họ (surname) thì khi đăng ký không được ghi nhận vào Đăng bạ chính (Principal register) theo Luật nhãn hiệu Lanham của Hoa Kỳ nếu nó không phải là nhãn hiệu nổi tiếng hoặc có uy tín nhờ quá trình sử dụng và quảng cáo. Nghĩa là đã đạt được secondary meaning. Cho đến lúc đó nhãn hiệu chỉ được ghi nhận vào Đăng bạ phụ (Suplemental register).  Để đăng ký một nhãn hiệu cấu tạo chủ yếu từ tên họ của một người đang sống (giả định nhãn hiệu đã đạt được secondary meaning) chủ nhãn hiệu phải được người mang tên đó cho phép bằng văn bản.

Tên họ được xử lý như trên vì về lý thuyết mỗi người phải có quyền sử dụng tên riêng để phát triển kinh doanh của mình. Tuy nhiên, trong thực tế nếu một nhãn hiệu tên họ đã đạt được khả năng phân biệt thì nếu không có sự giới hạn sẽ gây nên sự nhầm lẫn cho người tiêu dung và thiệt hại cho chủ nhãn hiệu đó. Các nhãn hiệu  Del Monte, Disney hoặc Johnson &Johnson… là những ví dụ trong hàng trăm tên họ đã trở thành các nhãn hiệu rất hiệu quả cho tới nay.

Một nhãn hiệu được coi thuần là tên họ nếu công chúng nhận thấy ngay đầu tiên đó là một tên họ. Đơn đăng ký một nhãn hiệu như vậy không phải bị từ chối ngay, mà thẩm đinh viên phải xem xét liệu có nhiều người mang cùng họ đó không và việc đăng ký bảo hộ như vậy sẽ gây hậu quả gì. Các họ hiếm hoặc độc đáo – ví dụ họ “Baik” – thì không cần phải chứng minh secondary meaning. Trong trường hợp nhãn hiệu vừa là tên họ nhưng kết hợp với một thành phần mang tính phân biệt và toàn bộ nhãn hiệu mang tính phân biệt, thì nhãn hiệu sẽ được bảo hộ tổng thể và không bảo hộ riêng tên họ đó.

Tên kết hợp

Ví dụ của loại nhãn hiệu này là hai tên họ kết hợp với nhau “Smith & Wesson” hoặc một tên họ kết hợp với một dấu hiệu hình có khả năng phân biệt.Một tên họ được sử dụng cùng với một yếu tố khác thì yếu tố này có thể ảnh hưởng đến sự tiếp thu của công chúng, có khi làm giảm hoặc  làm mạnh thêm ảnh hưởng của tên họ đó. Nếu tên họ lại có nghĩa trong từ điển (nghĩa là còn có chức năng của một từ) thì tên họ đó được đối xử như các nhãn hiệuthông thường khác, ví dụ : “King”, “Smith” có nghĩa mạnh hơn một tên họ.

Dù được đăng ký hay không thì nếu một nhãn hiệu là tên họ đã trở thành nổi tiếng thì kể cả những người cùng tên đó cũng không thể sử dụng tên mình làm nhãn hiệu. Tuy nhiên, Tòa án đôi khi cũng cho phép sử dụng song song cùng một tên họ nhưng có sự sửa đổi nhằm giảm đến tối thiểu khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Ví dụ, nếu McGuffy’s Bar xung đột với một đối thủ bán thức ăn qua đường mang cùng tên họ, thì Tòa sẽ yêu cầu quán bar này sửa tên, ví dụ thành McGuffy’s Cross-Town Bar.

Ai đó lợi dụng mình cùng tên họ để gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đã nổi tiếng ,ví dụ Mr. Fred Ford mở tiệm sửa ô tô Ford’s Mufler Service, thì sẽ bị coi là xâm phạm quyền của nhãn hiệu nổi tiếng FORD.

Bảo hộ tên họ (surname) là nhãn hiệu theo quan điểm của Australia

Tên họ (surname) trong nhiều trường hợp rất được ưa thích để làm một nhãn hiệu có hiệu quả, bởi nó chỉ trực tiếp nguồn gốc của một sản phẩm. Tuy nhiên, nếu một tên họ quá thông dụng thì luật pháp thường ngăn cản việc đăng ký tên họ này, nếu ngược lại một doanh nhân có thể độc quyền một tên gọi trong lúc nhiều người khác cũng muốn sử dụng cùng tên đó.

Cục nhãn hiệu Úc (TMO) nói chung sẽ từ chối đăng ký một tên họ làm nhãn hiệu nếu theo Bảng tra cứu tên họ của Úc (Search for Australian Surname - SFAS) có 750 người hoặc hơn mang họ đó. Dữ liệu SFAS chứa danh sách các tên họ được tập hợp và chọn lựa từ các bang của Úc.

Luôn có các lập luận mạnh mẽ được đưa ra là bản danh sách này không nên được coi là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một nhãn hiệu là tên họ được đăng ký hay không. Trong thực tế có ít nhất một phán quyết của Tòa Liên bang cho rằng cách tiếp cận theo danh sách trên là không phù hợp với pháp luật. Tuy nhiên, theo quy chế hướng dẫn của Cục Nhãn hiệu thì nếu  kết quả tra cứu cho thấy nhãn hiệu cấu tạo từ tên họ đạt mức ngưỡng theo SFAS thì có nghĩa một từ chối sơ bộ sẽ được đưa ra.

Quyết định từ chối do không có tính phân biệt dựa trên việc tên họ thuộc SFAS nêu trên cũng có thể được vượt qua bằng cách có được các bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu để chứng minh tên họ đó có khả năng phân biệt hàng hóa và dịch vụ hoặc đã đạt được sự phân biệt trong thực tế cho đến ngày nộp đơn đăng ký. Tuy vậy, việc đạt được các chứng cứ như vậy thường  tốn thời gian và tiền bạc, và cũng không phải lúc nào cũng thành công.