Phán quyết bất ngờ của Tòa án New Zealand khi đánh giá sự tương tự của nhãn hiệu

Vừa qua, Tòa án Tối cao New Zealand đã ra phán quyết từ chối đăng ký nhãn hiệu FIPROLINE tại New Zealand và chấp thuận khiếu kiện đối với Quyết định của Hội đồng Nhãn hiệu (Bộ phận trực thuộc Cơ quan Đăng ký Nhãn hiệu New Zealand). Tòa án cho rằng nhãn hiệu FRONTLINE và FIPROLINE có khả năng gây nhầm lẫn với nhau khi sử dụng cho các sản phẩm thú y. Kết luận này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Hội đồng Nhãn hiệu. (Vụ kiện giữa Merial v Virbac SA [2013] NZHC 2773, ngày 22/10/2013).

Diễn tiến

Virbac SA nộp đơn đăng ký nhãn hiệu FIPROLINE nhóm 5 cho chế phẩm thú y, cụ thể: chế phẩm chống ký sinh trùng sử dụng bên ngoài". Merial phản đối đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở sử dụng trước và đăng ký nhãn hiệu của mình là FRONTLINE. Tại New Zealand, Merial đã sử dụng và quảng bá rộng rãi nhãn FRONTLINE cho các sản phẩm thú y và cũng đã đăng ký các nhãn hiệu liên kết khác trên cơ sở nhãn hiệu FRONTLINE.

Quan điểm của Hội đồng Nhãn hiệu

Mặc dù Hội đồng Nhãn hiệu cũng đã ghi nhận lập luận của Merial rằng: nhãn hiệu FRONTLINE đã tạo được danh tiếng cho các sản phẩm trị bọ chét cho chó và mèo, đồng thời người tiêu dùng đều biết được những sản phẩm có chứa hoạt chất Fipronil, tuy nhiên, Hội đồng Nhãn hiệu bác bỏ phản đối đăng ký nhãn hiệu của Merial và ủng hộ lập luận cho rằng dấu hiệu FRONTLINE và FIPROLINE về trực giác và thính giác là không tương tự với nhau. Hơn nữa, Hội đồng Nhãn hiệu còn cho rằng FRONTLINE là một từ tiếng Anh trong khi FIPROLINE là một từ tự đặt.

Quan điểm của Toà án

Sau đó, Merial khiếu kiện Quyết định của Hội đồng Nhãn hiệu lên Tòa án Tối cao (Auckland Registry). Thẩm phán, Bà Mallon đã ủng hộ khiếu kiện này và kết luận rằng: có sự tương tự lớn giữa hai nhãn hiệu như: cả hai bắt đầu bằng chữ F và kết thúc với từ LINE, mặc dù thẩm phán đồng ý rằng có sự khác biệt về ý nghĩa giữa các nhãn hiệu, Thẩm phán thấy rằng nguy cơ nhầm lẫn của người tiêu dùng sẽ càng lớn bởi thực tế là sản phẩm của FRONTLINE của Merial có hoạt chất Fipronil và được ghi trên bao bì sản phẩm. Thẩm phán Mallon kết luận rằng mặc dù có một số các thành phần khác nhau, nhưng "việc sử dụng thực tế của nhãn hiệu FRONTLINE có chỉ dẫn tới hoạt chất Fipronil và hoạt chất này người tiêu dùng đều biết. Nếu các sản phẩm cạnh tranh với nhau này được bày bán  cùng kênh tiêu thụ thì người tiêu dùng sẽ có liên tưởng rằng sản phẩm FIPROLINE (có chứa hoạt chất Fipronil) là/hoặc có liên quan tới sản phẩm FRONTLINE (có chứa hoạt chất Fipronil)."

Thẩm phán Mallon cho rằng thị trường liên quan đến chế phẩm thuốc thú y không chỉ có các bác sĩ thú y mà phải là tất cả công chúng. Người tiêu dùng không nhất thiết phải quan tâm đến tên của chế phẩm trị bọ chét giống như những trường hợp họ buộc phải quan tâm, ví dụ: khi mua TV.

Hội đồng Nhãn hiệu đã tiếp cận vấn đề ở khía cạnh khác khi cho rằng, việc sử dụng nhãn hiệu FIPROLINE là không có khả năng gây lừa dối hoặc gây nhầm lẫn bởi thị trường tiêu thụ sản phẩm này phải có kiến thức nhất định và về tổng thể hai nhãn hiệu được cho là không tương tự xét về về trực giác và thính giác. Virbac SA v Merial , [2012] NZIPOTM 16 (11/06/2012 ).

Do là một lĩnh vực chuyên biệt, Tòa án cho rằng Hội đồng Nhãn hiệu đã sai lầm khi đồng ý cho phép đăng ký nhãn hiệu FIPROLINE do đã không đánh giá tới sản phẩm có chứa Fipronil. Thẩm phán cho rằng bất kỳ người nào biết Fipronil đó là một hoạt chất trị bọ chét đều có khả năng cho rằng sản phẩm FIPROLINE cũng chứa Fipronil. Do đó, Thẩm phán kết luận rằng sẽ có khả năng gây nhầm lẫn nếu nhãn hiệu FIPROLINE sử dụng cho các sản phẩm không chứa Fiproni. Trong trường hợp, Toà án đã không phát hiện ra FIPROLINE và FRONTLINE là tương tự để chấp thuận khiếu kiện theo Điều 17 của Luật Nhãn hiệu năm 2002 (Các căn cứ để từ chối đăng ký nhãn hiệu), thì đăng ký nhãn hiệu FIPROLINE có khả năng bị thu hẹp và phải có dòng chữ "gồm Fipronil là một thành phần”.

Ý nghĩa của Phán quyết

Phán quyết của Toà sẽ là lời cảnh báo cho các nhà sản xuất các sản phẩm thú y, dược phẩm, vì nó sẽ là tương tự luật cho các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời đây cũng là tiền đề để sáng tạo và sử dụng các nhãn hiệu hoàn toàn có khả năng phân biệt khi chỉ dẫn tới các hoạt chất quan trọng trên sản phẩm.

Phán quyết của Toà cho thấy tầm quan trọng của việc giám định các chứng cứ thu thập tại New Zealand, nếu không, việc phản đối đăng ký nhãn hiệu sẽ thất bại vì bị coi là không có khả năng gây tương tự. Tuy nhiên, khi phân tích đánh giá đến từ "Fipronil" trong cả hai sản phẩm Toà án đã kết luận có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng - đây sẽ là một phán quyết làm nhiều người bất ngờ.

Theo INTA 01//01/2014  Vol. 69 số 1