Nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn về ý nghĩa

Nội dung vụ việc:

Công ty L’AIR LIQUIDE S.A (viết tắt là AL) của Pháp nộp đơn đăng ký quốc tế 803334 nhãn hiệu “CALGAZ” ngày 31/03/2003  theo Protocol Madrid cho các sản phẩm gồm Nhóm 01: Hóa chất trong dạng khí, cụ thể là khí gas, khí hóa học, các loại khí đặc biệt và hỗn hợp của chúng; Nhóm 06: Bình chứa cho khí nén.

Nhãn hiệu được mở rộng lãnh thổ vào Ireland ngày 26/06/2003. Nhãn hiệu được xem xét sơ bộ và Cục Patent và Nhãn hiệu Ireland công bố 17/09/2003.

Ngày 16/12/2003 Công ty CALOR GAZ LTD. (viết tắt là CG) của Anh nộp đơn phản đối việc bảo hộ cho nhãn hiệu trên với các lý do:

- Nhãn hiệu trên gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu có trước đang được bảo hộ tại Ireland mà CG là chủ sở hữu bao gồm:

“CALOR” cho nhóm 01: Các sản phẩm khí  (đăng ký năm 1971)

“CALOR” cho nhóm 06: Bình đựng khí và phụ tùng (đăng ký năm1981)

CG là Công ty chuyên về cung cấp khí gas các loại cũng như bình đựng và phụ tùng tại Ireland  và nhiều nước khác từ hơn 70 năm qua dưới nhãn hiệu “CALOR” với doanh thu 1,5 tỷ € (1980 – 2004) và chi phí quảng cáo là 32 triệu €.

Trong lúc đó AL chỉ bắt đầu kinh doanh từ 1999 doanh thu chỉ 135 triệu € (1999 – 2004). Tuy nhiên, AL chứng minh rằng mình đã được bảo hộ nhãn hiệu “CALGAZ” tại UK, đồng tồn tại với nhãn hiệu “CALOR” tại đó và dùng chủ yếu chỉ cho các sản phẩm gas đặc dụng cho các thiết bị định cỡ (calibration). Đồng thời AL xin giới hạn danh mục sản phẩm như sau:

. Nhóm 01. Hóa chất dạng khí, cụ thể khí và hỗn hợp khí dùng cho việc đo cỡ của thiết bị.

. Nhóm 06. Bình và ống rỗng để chứa khí nén dùng cho việc đo cỡ của thiết bị.

CG không chấp thuận và tiếp tục phản đối với các lập luận sau:

     .“CALOR” là nhãn hiệu được biết rộng rãi là nhà cung cấp khí gas các loại và bình chứa.

     . Chủ nhãn hiệu xin đăng ký đã ghép 2 từ CAL và GAZ, trong đó GAZ thì ai cũng hiểu là mô tả sản phẩm khí gas, còn CAL làm gợi đến từ chữ CALOR.

    . CALGAZ và CALOR đều có tiếp đầu là CAL tăng sự nhầm lẫn.

    . Danh mục sản phẩm của AL nằm gọn trong danh mục sản phẩm của CG nên sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng là sản phẩm của cùng công ty hoặc có liên hệ với công ty CG.

Bên đăng ký không đồng ý và cho rằng có sự phân biệt giữa 2 nhãn hiệu:

      . Sản phẩm của AL là đặc thù dùng đo cỡ thiết bị nên chỉ dùng cho một nhóm người xác định.

      . CAL không lấy từ CALOR mà lấy từ CALIBRATION (đo cỡ) do đó CALGAZ được hiểu là “khí để đo cỡ”.

      . CALOR không mạnh vì trong ngôn ngữ latinh nó có nghĩa là “nhiệt”.

Kết luận của Cục Patent và Nhãn hiệu Ireland

- Tiếp ngữ (âm tiết) CAL đều nằm đầu 2 nhãn hiệu nên có ảnh hưởng đến nhận biết của người tiêu dùng, dù có thể 2 sản phẩm không được xếp cùng lúc trên giá. Ở đây có sự tương tự nhất định về thị giác và thính giác nhưng không quá lớn.

- Vấn đề về ý nghĩa của từ tạo nên 2 nhãn hiệu: CALOR là từ gốc latinh  (và trong một số từ tương tự trong các ngôn ngữ khác như Tây Ban Nha – Ý – Pháp) có nghĩa là “nhiệt” tuy nhiên đây không phải là lý do để một người trung bình ở Ireland và các nước khác phải biết nghĩa của từ này. Nên phải coi đây là từ tự đặt (invented).

- Trong nhãn hiệu “CALGAZ” rõ ràng người tiêu dùng biết ngay GAZ là mô tả sản phẩm. Nhưng CAL không thể được chấp nhận là “Calibration” mặc dù chủ nhãn hiệu xin đăng ký có lý giải là bắt nguồn từ đó. Trong các từ điển cũng như trong sử dụng thông thường không có chứng cứ CAL là từ giản lược của “Calibration”. Không thể so sánh được với các từ giản lược MAX – Maximum, BiO – Biological hay PRO – Professional. Như vậy, CALGAZ được người tiêu dùng hiểu là GAZ có tên là CAL, và dễ gợi đến GAZ của hãng CALOR vì người mua quá quen thuộc với GAZ của hãng này.

- Về danh mục sản phẩm: Xét về danh mục sản phẩm thì tuy bên đăng ký có giới hạn danh mục cho gaz và bình chứa đặc thù cho đo cỡ, thì nó vẫn nằm trong danh mục rộng hơn của CG và người mua vẫn cứ cho rằng các sản phẩm này đều thuộc cùng một chủ là Công ty CG.

Với các lập luận và chứng cứ nêu trên Cục Patent và Nhãn hiệu Ireland chấp nhận phản đối của CG và từ chối chấp nhận đăng ký cho AL.

TH

(Theo tài liệu nước ngoài)

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh là một trong các Văn phòng luật sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm: tư vấn, đăng ký sáng chế, bản quyền tác giả & quyền liên quan, nhãn hiệu, tên thương mại & chỉ dẫn địa lý, li-xăng, nhượng quyền thương mại & chuyển giao công nghệ… cũng như đại diện cho khách hàng trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.