UNIQLO đã thua trong nỗ lực phản đối Đăng ký số 6746724 bảo hộ nhãn hiệu “UNIPRO” ở nhóm 28 do không tương tự và không có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu quần áo nổi tiếng thế giới của Nhật Bản “UNIQLO”.
1. Nhãn hiệu UNIPRO
Kabushiki Kaisha UNIQUE, một công ty Nhật Bản, đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu “UNIPRO” liên quan đến đồ chơi thú cưng và thiết bị thể thao thuộc nhóm 28 lên Văn phòng Sáng chế Nhật Bản (JPO) vào ngày 17 tháng 4 năm 2023 [TM App số 2023-41531]. Nhãn hiệu có chữ “UNIPRO” được viết thành hai dòng bên trong một hình vuông (xem bên dưới).
Vào ngày 10 tháng 10 năm 2023, thẩm định viên của JPO đã chấp thuận việc đăng ký nhãn hiệu đã nộp với số Đăng ký 6746724 mà không ban hành hành động của văn phòng. Sau đó, JPO đã công bố nhãn hiệu để phản đối sau cấp bằng vào ngày 27 tháng 10 năm 2023.
2. Phản đối của UNIQLO
Fast Retailing Co., Ltd., một công ty cổ phần bán lẻ đại chúng của Nhật Bản, nổi tiếng nhất với nhãn hiệu UNIQLO. Công ty đã nộp đơn phản đối lên JPO vào ngày 8 tháng 12 năm 2023 bằng cách đưa ra các đăng ký nhãn hiệu UNIQLO được bảo hộ trước đó.
Fast Retailing tuyên bố rằng nhãn hiệu đã nộp đơn phải bị hủy bỏ vì vi phạm Điều 4(1)(xi), (xv) và (xix) của Luật nhãn hiệu Nhật Bản do có mức độ tương tự cao và khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thời trang nổi tiếng UNIQLO khi sử dụng trên các mặt hàng đang được đề cập.
Fast Retailing lập luận về sự tương đồng về mặt hình ảnh và âm thanh giữa UNIPRO và UNIQLO. Việc sắp xếp ba chữ cái đầu tiên “UNI” ở dòng trên cùng và ba chữ cái cuối cùng ở dòng dưới cùng thành một hình vuông sẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vì nhãn hiệu “UNIQLO” là một từ được đặt ra và đã trở nên nổi tiếng để chỉ thương hiệu quần áo Nhật Bản do Fast Retailing Group điều hành, nên người nộp đơn phải có ý định hưởng lợi từ thiện chí dành cho UNIQLO và thu lợi nhuận một cách vô lý bằng cách sử dụng nhãn hiệu đã nộp đơn “UNIPRO” có mức độ tương đồng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được trích dẫn.
3.Quyết định của JPO
Hội đồng Giải quyết phản đối của JPO nhận thấy rằng nhãn hiệu “UNIQLO” đã được người tiêu dùng có liên quan tại Nhật Bản công nhận rộng rãi để chỉ nguồn quần áo do Fast Retailing Group quản lý.
Trong khi đó, Hội đồng đã quyết định rằng “UNIPRO” không giống và không có khả năng gây nhầm lẫn với “UNIQLO” bằng cách nêu rõ:
- Nhãn hiệu đã bị phản đối và nhãn hiệu đối chứng bao gồm các chữ cái màu trắng và một hình vuông. Chúng cũng có chung các chữ cái “UNI” ở dòng trên cùng và “O” ở dòng dưới cùng. Tuy nhiên, sự khác biệt của các chữ cái “PR” và “QL” ở dòng dưới cùng tạo ra ấn tượng rằng các nhãn hiệu đại diện cho các từ khác nhau trong một hình vuông. Do đó, nhãn hiệu đã áp dụng có thể phân biệt được với nhãn hiệu được trích dẫn về mặt hình thức.
- So sánh âm thanh của nhãn hiệu đã áp dụng với nhãn hiệu được trích dẫn, có sự khác biệt ở thanh thứ ba của “pu” và “ku”. Sự khác biệt này không có tác động đáng kể đến thanh điệu và ấn tượng chung vì âm thanh tương ứng có cấu trúc bốn âm tiết ngắn. Tuy thế , Hội đồng thấy hợp lý khi kết luận rằng không có nguy cơ nghe nhầm lẫn nhau.
- Khía cạnh nội dung không ảnh hưởng đến việc đánh giá khả năng gây nhầm lẫn, vì cả hai nhãn hiệu đều vô nghĩa.
Xét đến mức độ tương đồng thấp giữa các nhãn hiệu, ngay cả khi nhãn hiệu được trích dẫn đã trở nên nổi tiếng trong số những người tiêu dùng có liên quan, Hội đồng không có lý do gì để tin rằng người tiêu dùng sẽ xem xét nguồn gốc của hàng hóa đang được đề cập mang nhãn hiệu được áp dụng từ UNIQLO hoặc một doanh nghiệp có liên kết kinh tế hoặc có hệ thống với Fast Retailing.
Dựa trên những điều nêu trên, Hội đồng quyết định bác bỏ toàn bộ đơn phản đối.
4. Nhận xét
Có thể nói lập luận dẫn đến quyết định của JPO gây ra nhưng sự phân vân nhất định, nhận định của của JPO “Nhãn hiệu đã bị phản đối và nhãn hiệu đối chứng bao gồm các chữ cái màu trắng và một hình vuông. Chúng cũng có chung các chữ cái “UNI” ở dòng trên cùng và “O” ở dòng dưới cùng” là chính xác nhưng chưa đầy đủ để xác định tính tương tự về tổng thể của hai nhãn hiệu , cần phải nói thêm là cả hai nhãn hiệu đều trong hình vuông và chia làm hai dòng (3 chữ), nếu tại Việt Nam thì cũng phải thấy thêm là các nhãn hiệu có cùng các nguyên âm(U,I,O) và theo cùng một bố cục, bởi vậy sự tương tự giữa hai nhãn hiệu là rõ ràng hơn nội dung quyết định của JPO.
Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận là sản phẩm mà hai nhãn hiệu áp dụng là khác biệt (đồ chơi thú cưng , thiết bị thể thao đối với nhãn hiệu “UNIPRO” và thời trang đối với “UNIQLO”), yếu tố này cũng ảnh hưởng quan trọng làm tăng khả năng bảo hộ của nhãn hiệu “UNIPRO”, tuy nhiên lập luận của JPO lại khi bác đơn phản đối của chủ nhãn hiệu “UNIQLO” không đề cập đến nội dung này.