Vụ kiện “MESSI, hình” chống lại “massi, hình”

Tòa án Công lý Châu Âu (CJEU) đã phán quyết cầu thủ bóng đá Lionel Messi có thể lấy tên của mình làm nhãn hiệu để sử dụng trên thiết bị thể thao và quần áo. Quyết định này được hoan nghênh bởi những người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao ở khắp mọi nơi,

CJEU thừa nhận danh tiếng nổi bật của Messi trong thế giới bóng đá và hơn thế nữa người tiêu dùng sẽ liên kết nhãn hiệu Messi với cầu thủ nổi tiếng, mặc dù nhãn hiệu này tương tự với nhãn hiệu Massi.

1. Quá trình giải quyết đơn đăng ký nhãn hiệu của Lionel Messi

Tháng 8/2011 Lionel Messi đã nộp đơn lên Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) đăng ký một nhãn hiệu hình gồm họ của anh, MESSI, được thể hiện tại một vị trí nổi bật (Hình 1) dùng cho các sản phẩm thuộc nhóm 9,  25, 28.

Tuy nhiên, tháng 11 cùng năm  ông Jaime Masferrer Coma đã nộp đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu “Messi, hình” với lý do người tiêu dùng sẽ nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước MASSI của ông (Hình 2), bảo hộ cho các sản phẩm quần áo, giày dép và quần áo bảo hộ đi xe đạp (tháng 5/2012 nhãn hiệu MASSI được chuyển giao cho một Công ty xe đạp của Tây Ban Nha­ - J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L) (“Bên phản đối”).

EUIPO cho rằng có khả năng nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu MASSI và MESSI, cụ thể: Bộ phận giải quyết phản đối của EUIPO ủng hộ đơn phản đối và  từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu của Lionel Messi; Hội đồng Giải quyết khiếu nại của EUIPO đã khẳng định lại quyết định này vào năm 2013, theo đó, do cả hai nhãn hiệu gần như giống hệt nhau về mặt hình ảnh và ngữ âm, có thể gây nhẫm lẫn cho người mua, tức là không có sự khác biệt về “ý niệm” giữa hai nhãn hiệu.

2. Quyết định của Tòa án Chung Châu Âu (EGC)

Nhưng khi khởi kiện lên EGC,  Lionel Messi đã thành công (quyết định của Tòa ban hành năm 2018). Tòa án đồng ý rằng, mặc dù các nhãn hiệu tương tự nhau về  hình ảnh và phát âm và cùng áp dụng trong lĩnh vực đồ thể thao nhưng có sự khác biệt về ý niệm (tức sự hiểu biết, nhận thức bước đầu về sự vật, sự việc, quan hệ, quá trình nào đó – ND) bởi sự nổi tiếng của tên gọi Messi. Tòa nêu rõ "Ông Messi, trên thực tế, là một nhân vật nổi tiếng của công chúng, người có thể được nhìn thấy trên truyền hình và người thường xuyên được thảo luận trên truyền hình hoặc trên đài phát thanh".

Tòa án cho rằng Hội đồng Giải quyết khiếu nại của EUIPO đã sai khi tin rằng có thể sẽ có một bộ phận công chúng [có] liên quan không nhận ra sự khác biệt về ý niệm đó. Tòa cho rằng một phần đáng kể công chúng liên quan sẽ liên kết từ 'messi' với tên của cầu thủ bóng đá nổi tiếng (Lionel Messi ) và do đó sẽ có ý niệm khác biệt với từ “massi”. Sự khác biệt về ý niệm như vậy đã triệt tiêu sự tương tự về hình ảnh và phát âm giữa các nhãn hiệu.

Diễn biến tiếp theo là cả EUIPO và Bên phản đối đều kháng cáo lên lên Tòa án Công lý châu Âu (CJEU)[1].

3. Quyết định của CJEU (Công bố số 18/20 ngày 17/9/2020)

3.1 Về kháng cáo của EUIPO

EUIPO lập luận rằng EGC đã không chính xác khi cho rằng một phần đáng kể công chúng [có] liên quan sẽ có ý niệm khác biệt về hai nhãn hiệu được đề cập (tức messi với massi). EUIPO cho rằng tòa án lẽ ra phải đánh giá xem liệu phần khác còn lại của công chúng có phải là phần quan trọng hay không, và xem xét khả năng có thể xảy ra nhầm lẫn đối với phần đó.

Nhận định của CJEU:

- Thực tế khi xét xử EGC cũng đã cho rằng: Có thể một số người tiêu dùng chưa bao giờ nghe nói về Mr.Messi ...điều này sẽ không xảy ra đối với những người hay chú ý, người tiêu dùng trung bình có hiểu biết và hiểu biết, những người mua quần áo hoặc đồ thể thao. EGC cho rằng chỉ một bộ phận không đáng kể của công chúng có liên quan sẽ không liên kết trực tiếp dấu hiệu MESSI với tên của cầu thủ bóng đá nổi tiếng.

Do đó, kháng cáo của EUIPO không thành công.

- Danh tiếng của Messi – tên, họ của một cầu thủ bóng đá, hoặc nhân vật nổi tiếng, được công chúng biết đến trên toàn thế giới là sự thật có thể khẳng định qua các nguồn tin thông thường mà công chúng có thể tiếp cận. Tòa cho rằng Messi được coi là nổi tiếng đến mức ngay cả những người không phải là người hâm mộ bóng đá cũng biết anh ta là ai và công chúng có khả năng liên kết nhãn hiệu “MESSI” với anh ta, đặc biệt là dấu ấn của anh ta được thể hiện trên trang phục dành riêng cho thể thao. Tất cả những thông tin liên quan đến danh tiếng Messi đã có sẵn vào thời điểm mà EUIPO đưa ra quyết định ban đầu; bởi vậy yếu tố này cần được tính đến khi đánh giá mức độ giống nhau về ý niệm giữa các dấu hiệu  “MASSI” và “MESSI”.

3.2 Về nội dung kháng cáo của Bên phản đối

Những lập luận dưới đây của Bên phản đối đã bị Tòa án đã bác bỏ:

(i) Bên phản đối tuyên bố rằng sự nổi tiếng của người nộp đơn là không liên quan (đên vụ việc). Tuy nhiên, CJEU chỉ ra rằng đã có một tiền lệ pháp luật khác liên quan đến vụ việc này, cụ thể là vụ Ruiz-Picasso vs. OHIM ( nhãn hiệu PICASSO vs PICARO, Hồ sơ C 361/04 P, ngày 12/1/2006), vì vậy lập luận của Bên phản đối không được chấp nhận.

(ii) Bên phản đối tuyên bố rằng không có bất kỳ bằng chứng nào được đệ trình liên quan đến mức độ nhận biết về về tên của ông Messi tại châu Âu.

CJEU đã phán quyết rằng lập luận này là không được chấp nhận được vì nó liên quan đến các sự kiện và CJEU bị giới hạn trong phạm vi xem xét việc áp dụng pháp luật.

(iii) Bên phản đối cho rằng sự nổi tiếng của ông Messi là một vấn đề mới được đưa ra lần đầu tiên tại EGC.

CJEU cho rằng Hội đồng Giải quyết khiếu nại của EUIPO đã xem xét sự nổi tiếng của ông Messi, vì vậy đó không phải là một vấn đề mới.

(iv) Cuối cùng Bên phản đối cho rằng EGC đã áp dụng sai tiền lệ vụ tranh chấp giữa PICASSO với PICARO vì trong vụ việc đó, Picasso là là bên phản đối (chủ nhãn hiệu được nộp đơn trước – ND) và sự nổi tiếng của bên phản đối là phù hợp. Trường hợp đang tranh chấp này khác biệt ở chỗ người nộp đơn (chủ nhãn hiệu đã nộp đơn sau - ND) tự nhận mình là người nổi tiếng.

CJEU cho rằng việc xác định khả năng xảy ra nhầm lẫn là một đánh giá tổng thể và EGC thích hợp để xem xét sự nổi tiếng của người nộp đơn.

Vì tất cả các lý do đã trên, CJEU khẳng định lại quyết định của EGC.

4. Bình luận

- Trường hợp trong bài viết này thú vị về cả thủ tục và nội dung. Về thủ tục, đây là một trong những trường hợp hiếm có mà theo đó EUIPO kháng cáo lên CJEU, Cơ quan này chỉ thực hiện kháng cáo khi cảm thấy rằng đã có một quyết định không chính xác. Về cơ bản, quyết định này cho thấy rằng một khi khả năng phân biệt tồn tại, thậm chí chỉ với một bộ phận công chúng có liên quan, thì khả năng phân biệt đó có thể loại bỏ sự tương tự rõ ràng về ngữ âm và hình thức trình bày có ở hai nhãn hiệu.

- Về mức độ phù hợp của quyết định:

Quyết định của CJEU trong trường hợp này có thể làm rõ khả năng đăng ký nhãn hiệu của các cá nhân nổi tiếng, qua đó xác nhận rằng danh tiếng của cá nhân tương ứng có thể được tính đến khi xem xét liệu nhãn hiệu xin đăng ký có đủ tính phân biệt để không nhầm lẫn với nhãn hiệu tương tự có trước. Những người nổi tiếng với kỳ vọng thực hiện đăng ký tên của họ làm nhãn hiệu trong tương lai sẽ hoan nghênh quyết định này. Tuy nhiên, vẫn còn một số câu hỏi chưa được giải đáp, đặc biệt liên quan đến việc đánh giá mức độ nổi tiếng. Trong vụ việc này, đánh giá rõ ràng dựa trên cơ sở rằng Lionel Messi đã nổi tiếng trên toàn thế giới; tuy nhiên, trong trường hợp đơn đăng ký của một người nổi tiếng nhưng ít được biết đến hơn thì vẫn chưa rõ cách mà tòa án sẽ tiếp cận để đánh giá khả năng gây nhầm lẫn.Vụ việc này có thể coi như “ném đá dò đường”, dẫn đến sự gia tăng các đơn đăng ký nhãn hiệu của những người nổi tiếng.

Nguồn : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200108en.pdf
(và +++)