Trung Quốc: Gắn nhãn hiệu vào sản phẩm OEM để xuất khẩu có phải là sử dụng nhãn hiệu?

Trung Quốc đôi khi được mô tả là công xưởng của thế giới và các công ty Trung Quốc thường đóng vai trò là nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) cho các thương hiệu từ các quốc gia khác để bán bên ngoài Trung Quốc. Nhà sản xuất Trung Quốc thường được ủy quyền để dán nhãn hiệu của thương hiệu ở nước ngoài cho các sản phẩm này. Các tòa án Trung Quốc đã đưa ra kết luận mâu thuẫn về việc liệu việc dán nhãn hiệu cho các sản phẩm được sản xuất riêng để xuất khẩu có cấu thành việc sử dụng nhãn hiệu hay gây ra khả năng nhầm lẫn hay không.

Kể từ năm 2015, Tòa án Nhân dân Tối cao (SPC hoặc Tòa án), tòa án cao nhất của Trung Quốc, đã đưa ra một số phán quyết về vấn đề này, bao gồm:

Vào năm 2015, SPC khẳng định OEM Trung Quốc không sử dụng nhãn hiệu tại Trung Quốc khi sản xuất hàng hóa xuất khẩu cho Rice. Vụ Rice Anti-Theft Products International Co. Ltd.,(“Rice”) v. Pujiang Yahuan Lock Industry Co. Ltd (“Yahuan”), SPC, (2014) Min Ti Zi số 38 (Zh: （2014） 最高 法 民 提 字 第 38 号) (vụ án Pretul).

Vào năm 2017, kết quả của vụ Pretul đã được tái xác nhận tại vụ Shanghai Diesel Engine Co. Ltd. (SDEC)  kiện Jiangsu Changjia Jinfeng Power Machinery Co. Ltd. (Changjia), SPC, (2016) Min Zai số 339 (（2016 ）最高 法 民 再 339 号) (trường hợp Dongfeng).

Vào năm 2019, SPC đã đưa ra một kết luận khác khi cho rằng sản xuất các sản phẩm OEM để xuất khẩu trên thực tế là sử dụng nhãn hiệu và do đó đã cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu tại Honda Motor Co. Ltd. kiện Chongqing Hengsheng Xintai Trading Co. Ltd. et al. (Hengsheng), SPC, (2019) Min Zai số 138 (（2019） 最高 法 民 再 138 号) (trường hợp Honda).

Trường hợp của Honda dường như cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ quan điểm trong SPC về việc liệu sản xuất OEM để xuất khẩu có thiết lập việc sử dụng nhãn hiệu ở Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài có thể đánh lừa. Phân tích sau đây xem xét ba trường hợp này và rút ra một số bài báo mới nhất của các thẩm phán SPC về chủ đề này.

Vụ  Pretul

Truper Mexico SA (“Truper”) là một công ty khóa và là chủ sở hữu của các nhãn hiệu Mexico “PRETUL and PRETUL, hình bầu dục” và được sử dụng trên ổ khóa của họ. Rice là chủ sở hữu của nhãn hiệu Trung Quốc “PRETUL, hình bầu dục”  cho các sản phẩm khóa thuộc Nhóm 6 ở Trung Quốc (TM Reg.3071808). Truper đã ủy quyền cho bên thứ ba,Yahuan, sản xuất các khóa móc có nhãn hiệu “PRETUL and PRETUL, hình bầu dục” để xuất khẩu. Rice đã kiện Yahuan, cho rằng việc sản xuất và bán khóa móc mang nhãn hiệu PRETUL của Yahuan đã vi phạm nhãn hiệu Trung Quốc của họ.

SPC cho rằng xác định nguồn gốc thương mại của hàng hóa là một chức năng cơ bản của nhãn hiệu.

Theo nhận định của mình, SPC cho rằng việc xác định nguồn gốc thương mại của hàng hóa là một chức năng cơ bản của nhãn hiệu. Việc Truper giao Yahuan sản xuất khóa móc mang nhãn hiệu PRETUL chỉ để xuất khẩu sang Mexico được phát hiện chỉ liên quan đến việc dán/gắn nhãn hiệu ở Trung Quốc; nó không phải là sử dụng nhãn hiệu. Do đó, công chúng Trung Quốc sẽ không bị nhầm lẫn hoặc hiểu nhầm về nguồn gốc của hàng hóa. Theo đó, SPC đã phán quyết rằng Yahuan đã không vi phạm nhãn hiệu của Rice.

Vụ  Dongfeng

Công ty Indonesia PT Adi là chủ sở hữu nhãn hiệu DONGFENG của Indonesia, bảo hộ động cơ diesel (TM Reg.100579). SDEC sở hữu từ tiếng Hoa “DONGFENG”  và nhãn hiệu hình  cho các hàng hóa tương tự (TM Reg. 624089). PT Adi đã ủy quyền cho Changjia sản xuất động cơ diesel sử dụng nhãn hiệu DONGFENG chỉ để xuất khẩu sang Indonesia. SDEC đã kiện Changjia, cho rằng nó đã vi phạm quyền của SDEC khi sản xuất và bán động cơ diesel mang nhãn hiệu DONGFENG.

SDEC và PT Adi đã là các bên trong nhiều tranh chấp trước tòa án Indonesia - mà PT Adi đã thắng - liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu DONGFENG của Indonesia.

SPC đã đưa ra kết luận tương tự như khi đánh giá vụ Pretul, cho rằng PT Adi đã ủy quyền cho Changjia sử dụng nhãn hiệu Indonesia của mình để sản xuất động cơ và linh kiện diesel chỉ để xuất khẩu sang Indonesia. Việc ủy quyền như vậy không ảnh hưởng đến việc sử dụng các nhãn hiệu Trung Quốc của SDEC hoặc gây ra sự nhầm lẫn giữa công chúng Trung Quốc. SPC đã đảo ngược phán quyết cuối cùng trong trường hợp này theo thủ tục tái thẩm và phán quyết tái thẩm này là trường hợp OEM đầu tiên của SPC.

Vụ Honda

Honda sở hữu ba nhãn hiệu Trung Quốc (TM Reg.314940, 1198975, 503699) đăng ký cho các sản phẩm thuộc Nhóm 12, một trong số đó là HONDA, được đăng ký cho xe máy, cùng những nhãn hiệu khác. Myanmar Meihua Co. Ltd. ủy quyền cho Hengsheng sản xuất và xuất khẩu các bộ phận xe máy sử dụng logo HONDAKIT. Honda đã kiện Meihua và Hengsheng vì vi phạm nhãn hiệu ở Trung Quốc.

Trong trường hợp này, Hengsheng đã sử dụng các ký tự và hình HONDAKIT trên các sản phẩm OEM được sản xuất cho Meihua theo cách mở rộng kích thước của từ “HONDA” và giảm kích thước của từ “KIT”. Nhãn hiệu HONDAKIT đã thay đổi kích thước được cho là là giống với nhãn hiệu của Honda.

Honda Motor Co. đã thành công trong việc thực thi các quyền của mình đối với một nhà sản xuất thiết bị gốc ở Trung Quốc sử dụng nhãn hiệu HONDAKIT.

Ở đây, SPC dường như đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình khi cho rằng sản xuất các sản phẩm OEM để xuất khẩu có thể cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu nếu việc sử dụng nhãn hiệu trong bối cảnh này có thể gây ra sự nhầm lẫn cho công chúng có liên quan ở Trung Quốc. SPC kết luận rằng hàng hóa do một công ty OEM Trung Quốc sản xuất vẫn có thể được tiếp cận bởi công chúng có liên quan ở Trung Quốc (bằng cách hàng hóa đó trở về Trung Quốc trực tuyến hoặc thông qua công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài). Nói cách khác, các hoạt động OEM là sử dụng nhãn hiệu nếu một nhãn hiệu được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào để phân biệt nguồn gốc của hàng hóa.

Tóm tắt các Quy tắc của SPC về Hoạt động OEM

Trong các vụ Pretul và Dongfeng, SPC nhấn mạnh cách các hoạt động OEM khuyến khích ngoại thương. Tuy nhiên, hiển nhiên coi các hoạt động OEM không phải là sử dụng nhãn hiệu gây ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan trong các tranh chấp liên quan đến các kiện cáo hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu do không sử dụng (.non-use cancellation).

Khi đối mặt với kiện cáo hủy bỏ hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu của mình ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu một nhãn hiệu chỉ được sử dụng cho các mục đích OEM và nếu việc sử dụng đó không được các tòa án Trung Quốc coi là sử dụng nhãn hiệu, thì đăng ký nhãn hiệu sẽ bị hủy bỏ. Kết quả này có thể không khuyến khích thương mại nước ngoài thông qua các hoạt động OEM và gây bất ổn cho quyền nhãn hiệu ở Trung Quốc. Do đó, Văn phòng Nhãn hiệu Trung Quốc và các tòa án thường công nhận các hoạt động OEM là hoạt động sử dụng nhãn hiệu khi xem xét các kiện cáo hủy bỏ do không sử dụng.

Các thực tiễn phát sinh từ vụ Pretul và Dongfeng đã gây ra sự bối rối giữa các chủ sở hữu nhãn hiệu và dẫn đến một nghịch lý: việc gắn nhãn hiệu lên các sản phẩm dành cho xuất khẩu được xem là không sử dụng nhãn hiệu đối với mục đích xâm phạm nhưng trên thực tế sẽ cấu thành mục đích sử dụng thực sự khi đánh việc hủy bỏ hiệu lực do không sử dụng. Trong những trường hợp như vậy, sẽ có nghịch lý trong việc đánh giá có hay không việc sử dụng nhãn hiệu.

Do đó, có thể cho rằng các hoạt động OEM không cấu thành việc sử dụng nhãn hiệu cung cấp một giải pháp không khả thi. Do đó, SPC đã làm rõ định nghĩa về việc sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp Honda. Giải pháp của nó, công nhận các hoạt động OEM là sử dụng nhãn hiệu, đã dung hòa cách tiếp cận được thực hiện trong các thủ tục hủy bỏ nhãn hiệu. Hơn nữa, Tòa án có thể duy trì sự bảo vệ dành cho các nhà sản xuất OEM trong khi tránh những mâu thuẫn tiếp theo, điều mà Tòa án đã thực hiện bằng cách:

- Xem xét bản chất cơ bản của nhãn hiệu và nhận thấy rằng việc sử dụng [nhãn hiệu] xảy ra khi một nhãn hiệu có thể xác định được nguồn thương mại của hàng hoá hoặc dịch vụ; và

- Làm rõ định nghĩa về khả năng xảy ra nhầm lẫn; nghĩa là, công chúng không cần phải tiếp cận thực tế với hàng hóa bị cáo buộc vi phạm hoặc gặp phải sự nhầm lẫn thực tế.

Trong trường hợp của Honda, SPC khẳng định thêm rằng việc duy trì tính nhất quán về mặt pháp lý là ưu tiên hàng đầu và không cần thực hiện miễn trừ đối với một số phương thức thương mại, chẳng hạn như hoạt động OEM, điều này sẽ ảnh hưởng đến tính thống nhất của luật nhãn hiệu.

Tuy nhiên, trường hợp Honda đã không đảo ngược các trường hợp Pretul hoặc Dongfeng vì ba trường hợp khác nhau cơ bản:

Trong vụ Pretul, chủ sở hữu nhãn hiệu Trung Quốc đã bị nghi ngờ về việc sử dụng nhãn hiệu và bị đơn đã sử dụng một nhãn hiệu giống hệt của Mexico, nhãn hiệu này đã được đăng ký trước nhãn hiệu Trung Quốc.

Trong trường hợp của Dongfeng, các công ty Trung Quốc và Indonesia tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu, với chủ sở hữu Indonesia cuối cùng đã có được quyền nhãn hiệu.

Trong vụ Pretul và Dongfeng, SPC khẳng định rằng các OEM Trung Quốc đã hoàn thành nghĩa vụ thẩm định để xác nhận tình trạng pháp lý của các nhãn hiệu.

Tuy nhiên, trong vụ Honda, các nhãn hiệu của nguyên đơn được cho là nổi tiếng thế giới. Hơn nữa, nhà sản xuất đã không gắn một nhãn hiệu giống hệt mà là một nhãn hiệu được sửa đổi chỉ gần giống với nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên đơn. 

Thông lệ của Tòa án nhân dân tối cao đã điều hòa cách tiếp cận được thực hiện trong thủ tục hủy bỏ nhãn hiệu.

Do đó, điều quan trọng cần lưu ý là SPC không có ý định thiết lập một quy tắc chung trong trường hợp Honda rằng việc dán/gắn nhãn hiệu lên hàng hoá xuất khẩu là hành vi sử dụng nhãn hiệu và giống như vô thức vi phạm (quasi-automatic infringement )  Thay vào đó, Tòa án chỉ xác nhận việc sử dụng nhãn hiệu và việc vi phạm nhãn hiệu không đương nhiên theo sau việc sử dụng nhãn hiệu. Ngược lại, thẩm phán cần xem xét toàn diện các yếu tố.

Chúng ta có thể xác định rằng việc sử dụng nhãn hiệu là điều kiện cần nhưng không đủ để xác định hành vi vi phạm từ ba vụ SPC này. Điều mà SPC lo ngại là liệu việc coi các hoạt động OEM là việc sử dụng nhãn hiệu có gây tổn hại đến hoạt động ngoại thương và sinh kế của các nhà sản xuất hợp pháp hay không, và liệu điều này có giúp những kẻ chiếm đoạt nhãn hiệu dễ dàng nộp đơn kiện không hợp pháp hay không. Mặt khác, luật sẽ không nhất quán nếu SPC không coi các hoạt động OEM là hoạt động sử dụng nhãn hiệu, và việc bảo hộ sở hữu trí tuệ trong nước có thể bị coi là yếu đi. Hơn nữa, lỗ hổng pháp lý sẽ xuất hiện đối với những kẻ tiềm năng chiếm đoạt nhãn hiệu nước ngoài ở quốc gia đến và họ có thể có hàng nhái được sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu hợp pháp sang quốc gia đến. Do đó, SPC xác định các tình tiết cụ thể trong từng trường hợp để ngăn chặn những kẻ vi phạm thực sự  và tránh gây tổn hại cho người sản xuất vô tội.

Tóm lại, việc xác định ý định của nhà sản xuất là rất quan trọng trong các trường hợp liên quan đến OEM. Nếu nhà sản xuất có hành động thiếu thiện chí, tòa án có thể xác định việc sử dụng và vi phạm nhãn hiệu. Tuy nhiên, nếu bị đơn đã tiến hành đánh giá hiện trạng, việc sử dụng khó có thể xảy ra hoặc tòa án có thể thấy rằng hành động của bị đơn không cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu.

Kết luận

Thông qua ba trường hợp, SPC đã xây dựng các quy tắc này để xét xử các tranh chấp liên quan đến các hoạt động OEM liên quan đến xuất khẩu:

- Việc gắn nhãn hiệu trên hàng hoá chỉ được sản xuất để xuất khẩu được coi là sử dụng nhãn hiệu;

- Việc vi phạm nhãn hiệu có xảy ra trong những trường hợp như vậy hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ là việc sử dụng nhãn hiệu; và

- Ý định của nhà sản xuất là yếu tố chính để xác định hành vi vi phạm nhãn hiệu. Nếu nhà sản xuất đã thực hiện trách nhiệm giải trình, tòa án có thể tuyên vô tội vi phạm. Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất có hành động thiếu thiện chí, tòa án có thể kết luận họ phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm nhãn hiệu. Bằng chứng có thể được đưa ra để thể hiện ý định của nhà sản xuất, chẳng hạn như liệu chủ sở hữu nhãn hiệu nước ngoài có ủy quyền cho nhà sản xuất hay không, chủ sở hữu nhãn hiệu Trung Quốc có đăng ký nhãn hiệu nước ngoài hay không hoặc liệu nhà sản xuất có sử dụng nhãn hiệu giống với nhãn hiệu nước ngoài hay không và các yếu tố khác.

Với các quy tắc này, SPC đã thống nhất tiêu chuẩn phán quyết cho việc sử dụng nhãn hiệu, xóa bỏ mâu thuẫn giữa định nghĩa sử dụng trong vi phạm nhãn hiệu và hủy bỏ nhãn hiệu, đồng thời đảm bảo hơn nữa rằng chủ sở hữu nhãn hiệu chính hãng và nhà sản xuất vô tội sẽ ít bị tấn công từ những kẻ chiêm đoạt nhãn hiệu ở Trung Quốc. Hơn nữa, chủ sở hữu nhãn hiệu chính hãng cũng có thể ngăn chặn hành vi vi phạm của những kẻ chiếm đoạt nhãn hiệu đã đăng ký nhãn hiệu nước ngoài./.

Nguồn:  Trademarks on OEM Products for Export: Does This Denote Use in China? INTA Bulletin,  June 8, 2022