Tòa án Liên bang Úc xác định vi phạm kiểu dáng công nghiệp

Trong một phán quyết  liên quan đến vi phạm về  kiểu dáng công nghiệp (sau đây gọi tắt là kiểu dáng), Tòa án Liên bang Úc đã xác định rằng sản phẩm micro của Uniden Australia bị coi là xâm phạm quyền kiểu dáng được bảo hộ. Trước đó GME, một công ty kỹ thuật và sản xuất của Úc chuyên sản xuất radio và đèn báo khẩn cấp, là chủ sở hữu của một kiểu dáng micro đã đăng ký bảo hộ theo Luật Kiểu dáng năm 2003 (kiểu dáng đăng ký) theo Đăng ký số 201613671 có hiệu lực đến ngày 12.6.2026 (hình dưới bên trái).

GME cáo buộc rằng Uniden Australia (Uniden) - một bộ phận của Uniden Corporation of Japan là Công ty điện tử tiêu dùng và truyền thông không dây toàn cầu, đã đe dọa vi phạm kiểu dáng đã đăng ký bằng cách tung ra sản phẩm micro di động XTRAK UHF (sản phẩm XTRAK - hình trên, bên phải). Uniden phủ nhận hành vi vi phạm nhưng cũng  không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào khác cho rằng Kiểu dáng đã được bảo hộ là không hợp lệ. Quá trình xét xử được căn cứ theo Luật Kiểu dáng và trình bày của các chuyên gia có đối chiếu với các kiểu dáng được công bố từ trước, cụ thể như sau :

1. Về nguyên tắc chung xác định vi phạm Kiểu dáng được bảo hộ

Đánh giá về một sản phẩm có vi phạm kiểu dáng đã đăng ký, Tòa án phải xem xét liệu sản phẩm đó về tổng thể có giống hệt hoặc tương tự đáng kể so với kiểu dáng đăng ký hay không. Khi đưa ra đánh giá, các quy định của Luật Kiểu dáng 2003 yêu cầu phải chú trọng đến sự tương tự giữa các kiểu dáng hơn là sự khác biệt giữa chúng - Điều 19(1) - và phải xem xét các yếu tố về tình trạng phát triển của tình trạng kỹ thuật trước đó đối với kiểu dáng theo Điều 19(2) , như sau : 

• Bất kỳ tuyên bố nào về tính mới và tính khác biệt được nộp kèm theo đơn đăng ký kiểu dáng (và bất kỳ đặc điểm hình ảnh cụ thể nào được xác định trong tuyên bố đó là mới và khác biệt);
• Trong trường hợp chỉ một phần thiết kế của kiểu dáng sản phẩm về cơ bản giống với kiểu dáng đăng ký, số lượng, chất lượng và tầm quan trọng của các phần kiểu dáng, có tính đến bối cảnh của toàn bộ kiểu dáng; và
• Quyền tự do sáng tạo của người tạo ra kiểu dáng.

Đối với các cá nhân có thể xác định những vấn đề nêu trên, Tòa án phải áp dụng tiêu chuẩn của một người “quen thuộc với sản phẩm mà kiểu dáng liên quan đến, hoặc các sản phẩm tương tự với sản phẩm mà kiểu dáng  liên quan đến”, được định nghĩa là “người dùng hiểu biết”  theo Điều 19(4).

2. Quá trình xét xử tại Tòa

2.1 Người dùng hiểu biết

Cả hai bên đều đã nộp bằng chứng chuyên môn để hỗ trợ Tòa án trong việc xác định các vấn đề nêu trên. GME dựa vào bằng chứng của ông Graeme MacDonald, một nhà thiết kế từ năm 1981 và từ năm 2000 là giám đốc của một công ty cung cấp dịch vụ thiết kế công nghiệp và kỹ thuật sản phẩm. Ông MacDonald có kinh nghiệm trong thiết kế công nghiệp và cơ khí cho máy bộ đàm cầm tay (bao gồm ít nhất năm dự án cụ thể) và có kinh nghiệm tháo rời các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để kiểm tra cấu trúc và kiểu dáng của các sản phẩm đó.

Uniden dựa vào bằng chứng của ông Andrew Simpson, một nhà thiết kế công nghiệp từ năm 2004, giám đốc  của một công ty thiết kế từ năm 2005. Ông Simpson không có kinh nghiệm trực tiếp trong việc thiết kế radio cầm tay, nhưng có kinh nghiệm thiết kế sản phẩm cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau (bao gồm đồ nội thất ngoài trời, vườn thẳng đứng, đèn chiếu sáng và trạm sạc xe điện tử). Ông cũng đã tham gia thiết kế các sản phẩm điện tử tiêu dùng và là giảng viên thỉnh giảng và gia sư về thiết kế công nghiệp tại hai trường đại học ở Sydney. Mặc dù ông Simpson không có kinh nghiệm cụ thể nào trong việc thiết kế micrô cầm tay, nhưng ông đã đưa ra bằng chứng rằng ông là một người đi du thuyền ngoài khơi và đã sử dụng micrô cầm tay trong nhiều năm, bao gồm một số micrô thuộc công nghệ trước đó và ông đã cung cấp lời khuyên thiết kế liên quan đến việc sử dụng micrô cho các dịch vụ cứu hỏa và cảnh sát....

Các chuyên gia đã cung cấp một báo cáo chung cho Tòa án và đồng thời đưa ra bằng chứng trong phiên tòa.

Tòa án xác định rằng cả hai chuyên gia đều đáp ứng được mô tả về một người dùng hiểu biết, nhưng ông MacDonald rõ ràng có kinh nghiệm phù hợp hơn trong việc thiết kế các sản phẩm được đề cập. Tòa án xác định kiến thức của ông Simpson xuất phát từ trình độ chung của ông kết hợp với việc ông sử dụng cá nhân các sản phẩm tương tự có liên quan đến vụ án.

2.2  Xem xét tình trạng kỹ thuật công bố trước  

-  Tòa án  trích dẫn trường hợp tiền lệ, theo đó  trong trường hợp có những khác biệt nhỏ giữa kiểu dáng đăng ký và kiểu dáng có  trước, sẽ không có hành vi vi phạm đối với kiểu dáng đã đăng ký nếu có những khác biệt nhỏ tương đương giữa kiểu dáng đã đăng ký và sản phẩm bị cáo buộc vi phạm. Ngược lại, nếu kiểu dáng đăng ký có những tiến bộ đáng kể hơn so với kiểu dáng có trước, thì nhiều khả năng các đặc điểm chung giữa kiểu dáng đã đăng ký và sản phẩm bị cáo buộc vi phạm sẽ hỗ trợ cho việc kết luận vi phạm.

-   Tòa án đã xem xét chi tiết công nghệ có trước và xác định rằng có một số đặc điểm chung của các thiết bị công nghệ trước đó đối với micro cầm tay, gồm một số sản phẩm tương tự, cụ thể là micro do Motorola, Standard Horizon, Simoco, GME, ICOM, Crystal và Uniden cung cấp và đã xem xét một số yếu tố bao gồm (nhưng không giới hạn), vị trí của các nút bấm, và đặc biệt là các nút bấm cụ thể như nút nhấn để nói (PTT); hình dạng của toàn bộ sản phẩm; vị trí và hình dạng của màn hình; vị trí và hình dạng của micrô; và vị trí và hình dạng của micrô. Tòa án cũng xem xét cách người dùng sử dụng từng sản phẩm.Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể trong các đặc điểm thiết kế của từng đặc điểm đó.

-   Ý kiến của Người dùng hiểu biết

Về khía cạnh chức năng liên quan của micro và quyền tự do sáng tạo, bằng chứng của ông MacDonald cho thấy có những yêu cầu cơ bản về mặt công thái học/ ergonomic cần được xem xét khi thiết kế các sản phẩm tần số vô tuyến. Ví dụ, thiết bị phải có thể cầm trên tay (và nút PTT - nhấn để nói) phải được đặt ở vị trí cho phép nhấn bằng ngón cái hoặc ngón trỏ) và giao diện người dùng phải đủ đơn giản để sử dụng mà không cần tham khảo hướng dẫn sử dụng chi tiết. Ngoài ra, ông MacDonald cho rằng nhìn chung có sự tự do trong thiết kế các phần còn lại của sản phẩm.

Bằng chứng của ông Simpson cho thấy có những hạn chế về chức năng và công thái học, dẫn đến việc hạn chế các lựa chọn thiết kế và, trái ngược với ý kiến của ông MacDonald, một số yếu tố này không mang tính phong cách. Theo quan điểm của ông, vị trí và hình dạng của màn hình, vị trí của các nút bấm và grommet đều do chức năng [của sản phẩm] quyết định và mặc dù nhà thiết kế có quyền tự do tạo ra các "ngôn ngữ hình ảnh" khác nhau xoay quanh các yêu cầu chức năng đó, nhưng vẫn có những quy tắc phải tuân theo để làm cho sản phẩm "đẹp mắt, dễ bán và dễ sử dụng".

Tòa án chấp nhận rằng có những yêu cầu công thái học cơ bản mà nhà thiết kế phải cân nhắc khi thiết kế các sản phẩm tần số vô tuyến (và đặc biệt là các sản phẩm cầm tay và micrô) đã hạn chế quyền tự do sáng tạo của nhà thiết kế và kiến trúc cơ bản của micrô thường bao gồm các yếu tố như nút PTT, các nút bấm, loa, micrô và grommet. Tuy nhiên, Thẩm phán không chấp nhận rằng "những hạn chế về chức năng 'thúc đẩy thiết kế'" hoặc tất cả các thiết kế, như Uniden đã đệ trình, trông rất giống nhau. Do đó, Thẩm phán nhận định rằng bằng chứng của ông MacDonald cho thấy có nhiều khả năng thay đổi trong từng đặc điểm.

3. Xác định vi phạm

Tòa án  đã xem xét những điểm tương tự và khác biệt giữa thiết kế GME và sản phẩm XTRAK (hình dưới) , lưu ý sự tương tự về các đặc điểm sau :

• hình dạng tổng thể, cả hai đều là hình thang cong đối xứng theo chiều dọc;
• cách bố trí màn hình và viền xung quanh;
• nút PTT;
• phần gờ và lỗ khoen của radio; và
•  khoảng cách giữa các nút trên và dưới. 

Về những điểm khác biệt, Tòa án đặc biệt lưu ý sự khác biệt giữa hình bóng mượt mà của sản phẩm XTRAK và step-in feature của Kiểu dáng ­đăng ký, vốn tạo thành một phần ba dưới cùng của thiết kế sản phẩm. Trong khi ông Simpson cho rằng the step-in feature của Kiểu dáng đã đăng ký là "yếu tố hình ảnh chủ đạo", Tòa án xác định rằng, mặc dù là một đặc điểm thiết kế, nhưng nó không phải là yếu tố hình ảnh mạnh mẽ, chứ chưa nói đến là yếu tố hình ảnh chủ đạo của kiểu dáng . Điểm khác biệt đáng kể nhất giữa các thiết kế là cách bố trí nút bấm. Các nút radio của XTRAK được sắp xếp thành hai cột, so với thiết kế của GME được sắp xếp thành hai hàng, với lưới loa bên dưới ngăn cách các nút dưới.

Bất chấp những khác biệt này, tòa án áp dụng  điều 19(1) của Đạo luật – yêu cầu chú trọng hơn đến những điểm tương tự giữa các kiểu dáng, đã phán quyết rằng Uniden đã xâm phạm quyền kiểu dáng của GME, vì XTRAK để lại ấn tượng tổng thể về cơ bản giống với sản phẩm của GME. Tòa án lưu ý rằng, xét đến các tài liệu kỹ thuật trước đây, người dùng có hiểu biết sẽ coi sản phẩm XTRAK có ấn tượng tổng thể tương tự với Kiểu dáng  đã đăng ký hơn bất kỳ thiết bị kỹ thuật trước đây nào khác.

Trong quyết định sau đó, Tòa án  đã tuyên bố hành vi vi phạm, ra lệnh cấm Uniden kinh doanh các sản phẩm XTRAK trong thời gian Kiểu dáng công nghiệp đăng ký vẫn được bảo hộ  và yêu cầu Uniden thanh toán chi phí pháp lý của GME. Tòa án đã từ chối ra lệnh bàn giao hàng hóa và các tài liệu liên quan đến sản phẩm XTRAK, với lý do Uniden đã bị ra lệnh cấm và không có lý do gì để tin rằng Uniden sẽ không tuân thủ lệnh cấm. Việc các sản phẩm XTRAK chưa bao giờ được bán tại Úc đã củng cố cho cách tiếp cận này.

3. Nhận xét

Tranh chấp này đã được giải quyết cực kỳ nhanh chóng, phiên tòa kéo dài một ngày được tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 2022 và phán quyết được đưa ra vào ngày 9 tháng 5 năm 2022 – điều này có thể một phần là do các bên đã thu hẹp phạm vi tranh chấp (tức là Uniden không cáo buộc kiểu dáng  của GME là không hợp lệ) và mặc dù ban đầu GME đã yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời khi bắt đầu tố tụng, nhưng sau đó  Uniden cam kết với tòa án sẽ không xử lý sản phẩm XTRAK trong thời gian tạm thời.

Kiểu dáng đã đăng ký có thể cung cấp một phương thức bảo vệ các đặc điểm hình ảnh của sản phẩm một cách hợp lý và tiết kiệm chi phí. Như trường hợp này cho thấy, các đặc điểm của sản phẩm của đối thủ cạnh tranh không cần phải giống hệt nhau mà chỉ cần có ấn tượng tổng thể tương tự đáng kể [để bị coi là] vi phạm kiểu dáng đã đăng ký./.

Nguồn : 
https://mk.com.au/over-and-out-design-considerations-for-manufacturers; 
https://dcc.com/news-and-insights/unidens-mobile-radio-product-found-to-infringe-gmes-registered-design; 
https://www.allens.com.au/insights-news/insights/2022/06/the-Federal-Court-finds-infringement-of-a-registered-design