Nhãn hiệu "UGG" ở Úc và Hoa Kỳ - Thất bại của Australian Leather và hiểu học thuyết tương đương tiếng nước ngoài của USPTO

1. Sự việc

Năm 2019 Deckers Outdoor Corp. (Deckers), chủ sở hữu 29 nhãn hiệu “UGG” đăng ký liên bang liên quan đến nhiều hàng hóa và dịch vụ, bao gồm giày dép, quần áo, ví, bìa hộ chiếu, đồ chơi nhồi bông và dịch vụ cửa hàng bán lẻ, đặc biệt  cho ủng da cừu vào  đã giành được chiến thắng lớn trước đối thủ cạnh tranh là Australian Leather Ltd. (Australian Leather). Bồi thẩm đoàn ở Illinois đã trao cho Deckers 450.000 đô la tiền bồi thường thiệt hại.

Deckers đã kiện Australian Leather ra tòa năm 2016 với  tuyên bố vi phạm nhãn hiệu vì ông Oygur (chủ Công ty) đã bán 13 đôi ủng mang nhãn hiệu UGG  ở Hoa Kỳ thông qua trang web của mình. Ông Oygur (hình bên) không phủ nhận việc bán ủng nhưng lập luận rằng Deckers lẽ ra không bao giờ có thể đăng ký nhãn hiệu cho tên gọi  “UGG” ngay từ đầu.

Không có gì phải bàn cãi về việc Australian Leather có sử dụng thuật ngữ “UGG” để tiếp thị và bán dòng ủng da cừu của riêng mình cho người Mỹ hay không. Vấn đề là liệu UGG có phải là tên chung liên quan đến ủng da cừu hay không.

2. Xuất xứ của dấu hiệu UGG

- Ở Úc, UGG được sử dụng để chỉ những đôi bốt da cừu lót bằng lông cừu (hình dưới) được sản xuất từ ​​những năm 1930. Chúng được phổ biến bởi những người lướt sóng vào những năm 1960. Bất cứ ai cũng có thể bán ủng UGG ở Úc và nhiều công ty Úc có nhãn hiệu bao gồm từ này. Nó đã được đăng ký nhãn  hiệu tại Hoa Kỳ vào những năm 1980 bởi doanh nhân người Úc Brian Smith.

- Deckers cho biết họ đã mua cái tên này từ ông Smith, rằng ông này đã đăng ký nhãn hiệu “UGG Australia” tại Hoa Kỳ vào năm 1995 và người tiêu dùng Mỹ biết nó như một nhãn  hiệu chứ không phải là một tên chung. Deckers đăng ký nhãn hiệu ở hơn 130 quốc gia, điều đó dẫn đến phần lớn người Úc bị ngăn bán ủng da cừu của họ ra nước ngoài.

3.  Một số vấn đề có liên quan

3.1 Tên chung

Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) coi một dấu hiệu là tên chung khi công chúng liên quan mua hàng hiểu hoặc coi dấu hiệu này có chức năng chủ yếu là tên gọi một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Điều này rất quan trọng vì một tên chung không thể bảo hộ là nhãn hiệu.

3.2 Học thuyết về từ nước ngoài tương đương và người tiêu dùng Mỹ bình thường.

Học thuyết về từ nước ngoài tương đương là một quy tắc được áp dụng trong luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ yêu cầu các tòa án và Hội đồng giải quyết khiếu nại (TAAB) của USPTO dịch các từ nước ngoài (là thành phần nhãn hiệu) để xác định xem chúng có thể được đăng ký làm nhãn hiệu hay tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu hiện có hay không. Học thuyết này nhằm bảo vệ người tiêu dùng ở Hoa Kỳ khỏi sự nhầm lẫn hoặc lừa dối do việc sử dụng các thuật ngữ ở các ngôn ngữ khác nhau.

Tóm lại, học thuyết về từ tương đương nước ngoài phát biểu rằng từ tương đương nước ngoài của một từ tiếng Anh chỉ mang tính mô tả không thể được đăng ký nếu “người tiêu dùng  Mỹ bình thường”, với ngữ cảnh gặp từ này, sẽ dịch từ tương đương nước ngoài sang tiếng Anh. Khi tiến hành phân tích có liên quan, người tiêu dùng  Mỹ bình thường bao gồm các cá nhân thành thạo ngôn ngữ mà từ đó tương đương với nước ngoài.

Vì vậy, một Thẩm định viên đang đánh giá một từ tiếng Tây Ban Nha sẽ được sử dụng làm nhãn hiệu sẽ xem xét liệu người mua Mỹ bình thường, bao gồm cả những cá nhân thông thạo tiếng Tây Ban Nha, có dịch nhãn hiệu sang tiếng Anh tương đương mang tính mô tả đơn thuần hay không.

4.  Nội dung phán quyết của Tòa án

4.1 Tòa án Illinois

Bị đơn Australian Leather cho  rằng dấu hiệu UGG là tên chung cho ủng da cừu và học thuyết tương đương với tiếng nước ngoài đã hỗ trợ cho kết luận này

Tòa án Illinois nhận thấy rằng nhãn hiệu UGG không phải là tên chung. Deckers đã công bố một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2017 tại Hoa Kỳ với 600 phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 54, trong đó 98% số người được hỏi coi UGG là một nhãn hiệu. Kết quả này thậm chí còn tốt hơn so với các cuộc khảo sát trước đây do Deckers thực hiện vào năm 2004 và năm 2011, theo đó 58% và 89% số người được hỏi đã coi UGG là một nhãn hiệu.

Đối lại, Australian Leather khẳng định rằng "UGG" là tên chung của những người lướt sóng Mỹ vào những năm 1970. Tòa thấy nhóm này quá hẹp. Australian Leather cũng đưa ra bằng chứng về việc “UGG” là tên gọi chung cho ủng da cừu ở Úc. Tòa án lưu ý rằng tên chung ở một quốc gia khác ít nhất thì cũng có thể liên quan đến nhận thức của người tiêu dùng ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là việc một nhãn hiệu là tên chung ở một quốc gia khác hay không ít liên quan đến việc liệu nhãn hiệu đó cũng  là tên chung ở Hoa Kỳ. Quyền nhãn hiệu được giới hạn bởi  lãnh thổ. Việc một nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ không mang lại cho chủ nhãn hiệu quyền đối với nhãn hiệu đó tại Úc hoặc các quốc gia khác.

Tòa án giải thích rằng học thuyết tương đương nước ngoài không đảm bảo một kết quả khác, Tòa giải thích rằng học thuyết tương đương tiếng nước ngoài, là "không hoàn toàn phù hợp với việc chuyển tiếng Anh sang tiếng Anh và thường được sử dụng để phân tích các thuật ngữ không phải tiếng Anh được sử dụng tại thị trường Mỹ."

Như vậy Tòa  phán quyết rằng mặc dù UGG có thể là một tên chung ở Úc, nhưng nó không có ý nghĩa như vậy ở Hoa Kỳ. Tòa cũng phán quyết rằng thuật ngữ này không tuân theo “học thuyết tương đương với tiếng nước ngoài”, và ông Oygur đã cố tình vi phạm nhãn hiệu của Deckers. Ông Oygur được lệnh phải trả 450.000 đô la.

4.2 Tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ

Ông Oygur đã phản đối quyết định trên tại Tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ với sự hậu thuẫn của Chính phủ Úc - trong một tuyên bố ngắn gọn về Australian Leather cho rằng Chính phủ "lo ngại về sự đối xử phân biệt rõ ràng mà hàng hóa Úc sẽ nhận được từ một quy tắc ngăn cản việc đăng ký nhãn hiệu  với các tên chung chỉ áp dụng cho  các quốc gia không nói tiếng Anh."

Trong các tài liệu tòa án nộp trước khi kháng cáo, các luật sư của của ông lập luận rằng Tòa án Quận Hoa Kỳ đã sử dụng các tiêu chuẩn sai để đánh giá liệu về tên chung. Trong các tài liệu riêng của mình, Deckers phản bác rằng thẩm phán đã đúng và trích dẫn bằng chứng khảo sát rằng hầu hết người tiêu dùng Hoa Kỳ đều công nhận UGG là một nhãn hiệu.

Vào tháng 5.2021, tòa án đã xác nhận quyết định của tòa án sơ thẩm mà không đưa ra bất kỳ lý do nào.

Nguồn: 
(i) Federal Circuit UGG Australia Trademark Battle (natlawreview.com); 
(ii) Australian Leather Loses Ugg Trademark Battle - The New York Times (nytimes.com)
(++)