Hoa Kỳ: Tòa tối cao bác phán quyết của Tòa cấp dưới về việc bảo hộ nhãn hiệu ngoài lãnh thổ

1. Các bên

Hetronic International, Inc., (Hetronic) bán bộ điều khiển từ xa cho các dự án xây dựng tại Hoa Kỳ. Để bán sản phẩm của mình ra nước ngoài, Hetronic đã cho phép Abitron Austria GmbH (Abitron) phân phối bộ điều khiển từ xa ở Châu Âu. Tuy nhiên, Abitron kết luận rằng họ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu điều khiển từ xa do đã có thỏa thuận nghiên cứu và phát triển trước đó với Hetronic. Abitron tuyên bố rằng họ “sở hữu tất cả công nghệ được phát triển theo hoặc trước thỏa thuận” và bắt đầu sản xuất và bán các sản phẩm của Hetronic như của riêng mình. Bộ điều khiển do Abitron sản xuất vẫn mang nhãn hiệu  Hetronic và các nhà sản xuất mới đã bán sản phẩm cho cả người tiêu dùng quốc tế và Hoa Kỳ. Ngay cả sau khi Hetronic chấm dứt hợp tác với Abitron, Abitron vẫn tiếp tục kiếm được hàng triệu đô la lợi nhuận từ bộ điều khiển từ xa.

Hetronic đã kiện Abitron tại Tòa án quận phía Tây của Oklahoma theo Đạo luật Nhãn hiệu (Lanham), trích dẫn hai điều khoản làm bằng chứng cho thấy Hetronic có quyền sở hữu duy nhất đối với nhãn hiệu. Thứ nhất, Điều 1114(1)(a) của Đạo luật Lanham cấm các công ty “sử dụng trong thương mại bất kỳ hình thức sao chép…của nhãn hiệu đã đăng ký có liên quan…chào bán, phân phối hoặc quảng cáo bất kỳ hàng hóa nào” nếu “việc sử dụng đó có thể dẫn đến gây nhầm lẫn.” Hetronic nhấn mạnh rằng việc bán bộ điều khiển vô tuyến của Abitron sẽ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn bộ điều khiển Abitron với bộ điều khiển Hetronic. Bề ngoài của sản phẩm Abitron giống hệt với sản phẩm gốc của Hetronic. Điều khoản thứ hai là Điều 1125(a)(1), một hạn chế tương tự đối với việc bán hàng khi “Sử dụng  thương mại” “có thể gây nhầm lẫn”. Điều 1125(a)(1) mở rộng các trường hợp áp dụng bảo vệ nhãn hiệu, ngăn cản công ty khác bán sản phẩm ngay cả khi công ty ban đầu không đăng ký nhãn hiệu của sản phẩm.

Khi tranh luận trực tiếp, luật sư của Abitron lập luận rằng, nhìn chung, Đạo luật Lanham đơn giản là không đề cập đến hành vi vi phạm nhãn hiệu xảy ra bên ngoài Hoa Kỳ.  Ông trích dẫn nguyên tắc rằng nhãn hiệu luôn bị giới hạn về mặt lãnh thổ.

Còn Luật sư của Hetronic lập luận rằng Tòa án tối cao và Quốc hội ít nhất là bằng sự đồng tình của họ, đã nhiều lần tái khẳng định rằng Đạo luật Lanham có thể áp dụng ngoài lãnh thổ.

2.Tòa án cấp dưới

Tòa án quận Oklahoma đã đồng ý với Hetronic và trao cho họ khoản bồi thường thiệt hại khoảng  96 triệu đô la, đồng thời ban hành lệnh cấm Abitron bán bộ điều khiển vô tuyến ở bất kỳ quốc gia nào. Con số hơn 96 triệu đô la chiếm gần như toàn bộ doanh số bán hàng trên toàn thế giới của Abitron. Trên thực tế, khoảng 97% doanh số bán hàng của Abitron diễn ra ở nước ngoài cho người tiêu dùng nước ngoài nên người tiêu dùng Mỹ chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với các nhãn hiệu vi phạm liên quan đến doanh số bán hàng đó.  Điều nói đến là  hàng hóa trị giá khoảng 1,7 triệu euro của Abitron và cộng sự đã đến Hoa Kỳ thông qua việc bán lại.

Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ mười cũng  đứng về phía Hetronic về tác động của Đạo luật Lanham đối với thương mại quốc tế, Tòa  cho rằng doanh số bán hàng nước ngoài trị giá 1,7 triệu euro đến Hoa Kỳ là đủ để chứng minh tác động đáng kể đến thương mại Hoa Kỳ và Đạo luật Lanham được áp dụng ngoài lãnh thổ để tiếp cận tất cả các hành vi vi phạm của Abitron, bất cứ nơi nào trên thế giới mà hành vi đó thực sự xảy ra.

Vụ việc được chuyển lên Tòa án Tối cao để giải quyết tranh chấp với nội dung chủ yếu là Liệu các điều khoản vi phạm nhãn hiệu của Đạo luật Lanham có áp dụng ngoài lãnh thổ để điều chỉnh thương mại quốc tế hay không.

3. Tòa án tối cao

3.1 Bản án ngày 29.6.2023

Tòa án Tối cao đồng ý với lời bào chữa của Abitron, bác bỏ việc Hetronic áp dụng Đạo luật Lanham trên phạm vi quốc tế. Các thẩm phán đưa ra phán quyết dựa trên kết quả của vụ Morrison kiện Ngân hàng Quốc gia Úc Ltd., trong đó xác định rằng “luật pháp của Quốc hội, trừ khi xuất hiện quy định khác , chỉ được áp dụng trong phạm vi quyền tài phán lãnh thổ của Hoa Kỳ”. Phán quyết này giúp ngăn chặn xung đột khi các điều khoản quốc tế xung đột với luật pháp Hoa Kỳ. Khi quyết định liệu Quốc hội có dự định mở rộng luật pháp của mình ra phạm vi quốc tế hay không, vụ Morrison chỉ ra rằng các nhà lập pháp cần phải “nêu ra một cách khẳng định và không thể nhầm lẫn” rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng ngoài lãnh thổ. Trong trường hợp Đạo luật Lanham, Quốc hội đã không đưa ra tuyên bố như vậy.

Sau khi xác định rằng Đạo luật Lanham không có tác động ngoài lãnh thổ, Tòa án sau đó đã đặt câu hỏi về trọng tâm của Đạo luật Lanham và liệu “hành vi liên quan đến trọng tâm đó có xảy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ hay không”, theo tiền lệ từ vụ WesternGeco LLC kiện ION Geophysical Corp. Tòa án đã xác định rằng trọng tâm của Đạo luật Lanham là “sử dụng trong thương mại”, một mối quan tâm trong nước, cả Điều  1114(1)(a) và Điều  1125(a)(1) đều không chỉ ra rõ ràng rằng  các điều này sẽ áp dụng cho hành vi của người nước ngoài, Các Điều khoản này  cấm sử dụng “trong thương mại” các nhãn hiệu được bảo hộ có khả năng gây nhầm lẫn, trọng tâm của đạo luật là việc “sử dụng trong thương mại” có khả năng gây nhầm lẫn, đó là hành vi trong nước. Vì vậy Đạo luật Lanham không chỉ ra việc áp dụng ngoài lãnh thổ.

Căn cứ vào nội dung và bối cảnh của Đạo luật Lanham, Tòa án Tối cao kết luận rằng điều khoản của Đạo luật  chỉ áp dụng cho thương mại trong phạm vi Hoa Kỳ. Các thẩm phán đứng về phía Abitron, bác bỏ cáo buộc của Hetronic về việc vi phạm nhãn hiệu.

3.2  Xét xử lại tại Tòa sơ thẩm

Thực hiện phán quyết của Tòa án tối cao, vào ngày 5/8/2024, Tòa án quận Tây Oklahoma đã ban hành văn bản liên quan đến quyết định trước đây của họ, theo đó :

Thẩm phán Stephen P. Friot, chủ tọa phiên tòa, đã tập trung vào bản chất trong nước của việc hành vi vi phạm trong thương mại nôi địa và giảm mức bồi thường thiệt hại từ 96 triệu USD xuống còn khoảng 34,4 triệu USD. Thẩm phán Friot cũng sửa đổi lệnh cấm vĩnh viễn ban đầu được áp dụng trên toàn thế giới để chỉ còn có hiệu lực ở Hoa Kỳ. Các bị cáo được yêu cầu trả lại cho Hetronic tất cả thông tin thuộc loại :  nội bộ, bí mật hoặc độc quyền, bao gồmcả  bảng giá, thông tin nhà cung cấp, bản vẽ sản phẩm và sơ đồ mà bị cáo nhận được từ Hetronic (do trước đây hai bên có quan hệ li xăng - NV) .

Về phán quyết cuối cùng, Thẩm phán Friot tuyên bố:“Tòa án hài lòng rằng phán quyết cuối cùng về tiền, như đã đưa ra, mang lại sự đền bù thỏa đáng, trong giới hạn do Tòa án tối cao thiết lập, đáp ứng yêu cầu bồi thường chính đáng của Hetronic và cũng đáp ứng yêu cầu bồi thường của công chúng ( cũng như Hetronic) quan tâm đến việc răn đe”

4. Nhận xét

Phán quyết vụ Abitron làm rõ phạm vi lãnh thổ của Đạo luật Lanham, nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền quốc gia trong luật nhãn hiệu quốc tế và có khả năng ảnh hưởng đến chiến lược thực thi nhãn hiệu toàn cầu.

Do vụ  Abitron nêu trên , các chủ sở hữu nhãn  hiệu Hoa Kỳ có thể gặp khó khăn hơn bao giờ hết trong việc tìm kiếm sự đền bù cho hành vi vi phạm của nước ngoài theo Đạo luật Lanham. Khi các tòa án cấp dưới tranh cãi về những gì cấu thành “việc sử dụng trong thương mại” và khi việc sử dụng đó là trong nước hay nước ngoài, chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ nên thận trọng để bảo vệ nhãn hiệu của mình ở bất cứ nơi nào họ kinh doanh. Chủ sở hữu nhãn  hiệu Hoa Kỳ, bao gồm các nhà khai thác trong nước và những người có phạm vi hoạt động toàn cầu, nên  xem xét và thực hiện các chiến lược quốc tế về đăng ký, giám sát và thực thi nhãn hiệu của họ. Đăng ký nhãn hiệu nước ngoài có thể đóng vai trò đối trọng với phạm vi lãnh thổ bị thu hẹp của Đạo luật Lanham sau vụ Abitron.

Vụ việc này đóng vai trò là tiền lệ có giá trị về cách xác định thiệt hại hiện nay trong các vụ vi phạm nhãn hiệu theo Đạo luật Lanham liên quan đến hành vi vi phạm cả ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Mặc dù các thiệt hại hiện chỉ giới hạn ở việc vi phạm việc sử dụng trong thương mại mang tính chất nội địa, nhưng vẫn còn những câu hỏi về những gì có thể cấu thành  "việc sử dụng trong thương mại" ở Hoa Kỳ.

Nguồn: 
(i)https://www.sullivanlaw.com/viewpoints/supreme-court-rules-u-s-trademark-law-does-not-apply-to-foreign-conduct; 
(ii) https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7541f041-342f-46da-8c2a-d0f39c30973b; 
(iii)https://en.wikipedia.org/wiki/Abitron_Austria_GmbH_v._Hetronic_International,_Inc
(+++)