Daimler AG thất bại trong vụ VITO vs.VIVO

Trong quyết định ngày 9 tháng 2 năm 2022, Daimler AG (người phản đối) đã thất bại trong việc phản đối việc đăng ký nhãn hiệu VIVO của Vivo Mobile Communication Co., Ltd  (người nộp đơn) với lý do tương tự và xâm phạm nhãn hiệu có yếu tố lừa dối người tiêu dùng (“passing-off”). Người phản đối đã thất bại chủ yếu do thiếu bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu của mình như đã đăng ký và do đó, thiếu thiện chí về nhãn hiệu. Điều này một lần nữa nhắc nhở chủ sở hữu nhãn hiệu rằng họ nên xem xét dự định sử dụng nhãn hiệu của mình trước khi đăng ký nhãn hiệu đó.

Người nộp đơn đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu VIVO (Đơn đăng ký số 40201722025Y-02) cho Nhóm 12 (“Nhãn hiệu xin đăng ký”) tại Singapore. Người phản đối đã đệ đơn phản đối, dựa trên nhãn hiệu đã đăng ký trước đó của họ là VITO (Số đăng ký T0112764E) cho Nhóm 12, với lý do là có sự tương tự và passing-off. Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Singapore đã chấp nhận lập luận của người phản đối rằng nhãn hiệu đã đăng ký trước của họ có tính phân biệt, ở chừng mực không đề cập trực tiếp đến hàng hóa mang nhãn hiệu, nhưng không đồng ý rằng tính phân biệt mà nhãn hiệu đạt được là từ  kết quả của việc sử dụng, bởi chứng cứ mà người phản đối đưa ra gợi lên rằng họ hiếm khi, nếu đã từng, sử dụng nhãn hiệu của mình.

Đối với sự tương đồng về hình ảnh, âm thanh và khái niệm, Cơ quan đăng ký nhận thấy rằng (i) tác động của chữ cái thứ ba có thể được tăng cường nếu xét cả hai đều là nhãn hiệu chữ ngắn; (ii) mức độ tương tự về âm thanh thấp vì chữ “t” trong VITO khó nghe hơn trái ngược với âm tiết đầu tiên mềm hơn (“vi”), và do đó sự nhấn mạnh sẽ tập trung vào nửa sau của hai nhãn hiệu; và (iii) người tiêu dùng bình thường khó có thể nhận thức được ý nghĩa của hai nhãn hiệu trong tiếng Latinh, do đó giải thích cả hai nhãn hiệu là “vô nghĩa”. Khi đánh giá tác động của sự tương tự về nhãn hiệu và sự tương tự về hàng hóa, cơ quan nhãn hiệu nhận thấy rằng không có khả năng gây nhầm lẫn và sự phản đối đã thất bại trên cơ sở này.

Về “passing-off”, Cơ quan đăng ký nhận thấy rằng có thiện chí trong hoạt động kinh doanh của người phản đối và nhấn mạnh rằng yếu tố thiện chí phải được thiết lập trên khía cạnh hoạt động kinh doanh của người phản đối về tổng thể, chứ không phải trên khía cạnh nhãn hiệu có trước  của người phản đối. Cơ quan nhãn hiệu không tìm thấy bất kỳ sự trình bày sai lệch nào, như chứng cứ phản ánh việc sử dụng nhãn hiệu có trước của người phản đối cùng với MERCEDES-BENZ và các nhãn hiệu hình khác.

Vì sự phản đối đã thất bại trên cả hai lý do, nhãn hiệu nộp đơn VIVO được phép tiếp tục thực hiện việc đăng ký./.

Nguồn: INTA Bulletin, August 10, 2022 | Vol. 77 Issue 30