Đại học Oxford thất bại trong việc phản đối nhãn hiệu “OXFORD & hình”

Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) đã bác đơn của Oxford Limited (Đại học Oxford ) phản đối đăng ký nhãn hiệu hình-chữ kết hợp số 6164941 gồm từ “OXFORD” kết hợp với một biểu tượng X hình vuông có mầu xanh đậm (hình bên) cho nhóm sản phẩm/dịch vụ  25, 35 và 40 với lý do nghi vấn liệu dấu hiệu này có được coi là chỉ dẫn nguồn gốc của Đại học Oxford hay không?.Tóm tắt vụ việc như sau:

1.  Nhãn hiệu bị phản đối

Nhãn hiệu được bảo hộ theo Đăng ký số 6164941 nói trên được JPO cấp vào ngày 26/10/2018 cho Oxford Corporation Co., Ltd., một doanh nghiệp Nhật Bản chuyên may đo bộ đồ (vest) theo yêu cầu, áo khoác choàng bên ngoài vest, giày dép được sản xuất tại Anh thuộc Nhóm 25, các dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn quần áo, giày dép và các hàng hóa khác thuộc Nhóm 35, và may quần áo, xử lý hoặc gia công vải, quần áo hoặc lông thú, dịch vụ may đo theo yêu cầu và các dịch vụ khác thuộc Nhóm 40.

Sau khi cấp, JPO đã công bố đăng ký vào ngày 20/8/2019 để bên thứ  ba có thể phản đối theo luật định.

2. Phản đối

Ngày 18/10/2019, Oxford Limited, một công ty con thuộc sở hữu của Đại học Oxford, đã nộp đơn phản đối và tuyên bố nhãn hiệu nói trên phải bị hủy bỏ vì tương tự với các nhãn hiệu có trước quy định tại Điều 4(1)(vii), (viii), (xi) , (xv) và (xix) của Luật Nhãn hiệu Nhật Bản, cụ thể như sau:

Điều 4.1 – Nhãn hiệu không được bảo hộ, nếu:

(vii) Có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách công ;

(viii) Chứa chân dung của người khác hoặc tên, bút danh nổi tiếng, nghề nghiệp  ntên hoặc bút danh của người khác hoặc chữ viết tắt nổi tiếng của họ (trừ những tên đăng ký đã được người có liên quan chấp thuận);

(xi) Trùng hoặc tương tự với bất kỳ nhãn hiệu đã đăng ký  trước trên hàng hóa/dịch vụ giống hệt hoặc tương tự.

 (xv) Có thể gây nhầm lẫn liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến kinh doanh của người khác (ngoại trừ những người được liệt kê trong  mục x) .

(xix) Giống hoặc tương tự với một nhãn hiệu nổi tiếng với người tiêu dùng tại Nhật Bản hoặc nước ngoài để chỉ ra hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người khác, nếu nhãn hiệu đó được sử dụng cho các mục đích không trung thực (đề cập đến mục đích đạt được lợi nhuận sai trái, mục đích gây thiệt hại cho người khác hoặc bất kỳ hành vi không với mục đích không  trung thực nào khác), ngoại trừ những mục đích đã được quy định trong các điều trước.

Đại học Oxford đã trích dẫn các nhãn hiệu của họ đã được bảo hộ  (các hình bên dưới).

Bên phản đối  cho rằng Đại học Oxford là một trường đại học nổi tiếng trên toàn thế giớ, được xếp ở vị trí thứ 5 và thứ 3 trong bảng xếp hạng các viện giáo dục đại học quốc tế hàng đầu. Ngoài ra, Đại học Oxford  còn quảng bá và cấp phép cho các mặt hàng thương mại mang nhãn hiệu của Trường. Ở Nhật Bản, nhiều hàng hóa khác nhau được cấp phép , ví dụ: quần áo, phụ kiện, nội thất, văn phòng phẩm, đồ chơi giáo dục được phân phối thông qua Ingram Co., Ltd.,/nhà môi giới ủy quyền.

Trong bối cảnh đó, chắc chắn rằng những người tiêu dùng có liên quan khi nhìn thấy thuật ngữ “OXFORD” khi được sử dụng trên hàng hóa và dịch vụ được đề cập sẽ liên tưởng đến trường Đại học. Nếu vậy, nhãn hiệu bị phản đối sẽ được coi là tương tự và có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được trích dẫn làm đối chứng  vì bản thân dấu hiệu “OXFORD” đóng vai trò chủ đạo trong việc xác định nguồn gốc của sản phẩm/dịch vụ.

3. Quyết định của JPO

Hội đồng Giải quyết phản đối của JPO ( Hội đồng) thừa nhận uy tín rất cao của “Đại học Oxford” đối với công chúng. Tuy nhiên, Hội đồng cho rằng vẫn còn nghi vấn liệu thuật ngữ “OXFORD” đã đạt được mức độ phổ biến tới mức được coi như một chỉ báo nguồn gốc của Trường Đại học, dựa trên bằng chứng được đưa ra và tổng thể các tình huống hay không (?) vì trong thực tế thuật ngữ này cũng là một chỉ dẫn địa lý, cụ thể là thủ phủ của hạt Oxfordshire.

Dựa vào những điều nêu trên, Hội đồng cho rằng một số người tiêu dùng có liên quan sẽ coi từ “OXFORD” của nhãn hiệu bị phản đối chỉ là tên của “thủ phủ của hạt Oxfordshire”. Trong khi đó, các nhãn hiệu mà trường Đại học Oxford dẫn ra sẽ tạo nên âm thanh và khái niệm thích hợp với trường Đại học. Yếu tố hình của nhãn hiệu bị phản đối và của các nhãn hiệu đối chứng là khác biệt về hình thức thể hiện. Như vậy, chúng có mức độ tương tự thấp về hình ảnh, âm thanh và nội dung đến mức người tiêu dùng có liên quan khó có thể nhầm lẫn chúng với nhau. Vì vậy, phản đối  là không có căn cứ và nhãn hiệu bị phản đối “OXFORD & hình ” vẫn được giữ nguyên hiệu lực.

4. Nhận xét

Như vậy điểm yếu trong đơn phản đối của Đại học OXFORD  là không làm rõ mối quan hệ giữa tên trường và tên địa danh “OXFORD” trong bối cảnh muốn chứng minh rằng tên “OXFORD” đã là nổi tiếng để chỉ nguồn gốc xuất xứ của Trường đại học (cho dù có địa danh OXFORD) thì khả năng thành công chắc sẽ cao hơn.

Tuy nhiên việc Hội đồng Giải quyết phản đối của JPO cho rằng mặc dù nhãn hiệu của Đại học OXFORD có uy tín cao nhưng vì OXFORD là tên địa danh nên không có  khả năng nhầm lẫn giữa nhãn hiêu “ OXFORD & hình” được bảo hộ và các nhãn hiệu đối chứng chứa thành “OXFORD” của Đại học OXFORD là không hoàn toàn thuyết phục vì trong tất cả các nhãn hiệu đó thành phần “OXFORD” là thành phần nổi bật, nên sẽ là thành phần chủ yếu tác động đến người tiêu dùng (không phải chỉ  là các dấu hiệu hình như Hội đồng Giải quyết phản đối đề cập), như vậy  vẫn sẽ có một số đối tượng bị nhầm lẫn  khi sử dụng nhãn hiệu bị phản đối “OXFORD & hình”, đặc biệt là khi Đại học OXFORD  đã sử dụng nhãn hiệu trên áo là sản phẩm trong danh mục đăng ký của nhãn hiệu bị phản đối.

Do quan niệm thành phần “OXFORD” có khả năng phân biệt nên:

Tại Việt Nam Cục SHTT đã từ chối đơn nhãn hiệu quốc tế số 1643053 với nhãn hiệu “OXFORD LEDERSHIP” cho các sản phẩm thuộc các nhóm 09, 35 , 41 vì tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu “OXFORD”  được bảo hộ theo GCNĐKNH  số 125005 của Đại học Oxford.

Tại Hoa kỳ nhãn hiệu “OXFORD LEDERSHIP” nêu trên cũng bị từ chối do tương tự với các nhãn hiệu “UNIVERSITY OF OXFORD” được bảo hộ theo các Đăng ký nhãn hiệu số 4432792 và 4432793./.

Nguồn :
https://www.linkedin.com/pulse/university-oxford-failed-opposition-against-mark-masaki-mikami;
https://madrid.wipo.int/documentaccess/documentAccess?docid=1681030001