ẤN ĐỘ - Liệu địa vị nổi tiếng của nhãn hiệu có thể áp đảo việc sử dụng đồng thời và trung thực không?

Vụ Paragon Polymer Products Pvt. Ltd. kiện Sumar Chand Nahar & Anr. (CMA (TM) số 80 năm 2023 (ngày 7/1/ 2025) đã xem xét liệu tình trạng được cấp là nhãn hiệu nổi tiếng có thể được áp dụng hồi tố để cản trở việc đăng ký nhãn hiệu đã được sử dụng trung thực và đồng thời hay không. Tóm tắt như sau:

Paragon Polymer Products Pvt. Ltd  (Bên kháng cáo) đã khiếu nại lệnh của Thư ký chung của Cơ quan Đăng ký Nhãn hiệu (the Joint Registrar of Trade Marks – gọi tắt Thư ký chung) bác bỏ đơn phản đối của bên kháng cáo đối với đơn đăng ký nhãn hiệu của ông Sumar Chand (Bên bị kháng cáo) để đăng ký nhãn hiệu PARAGON (nhãn hiệu hình) cho Nhóm 09.

Thư ký chung bác phản đối của bên kháng cáo với lý do nhãn hiệu PARAGON của bên bị kháng cáo là một từ tiếng Anh thông dụng bởi vậy không thể yêu cầu độc quyền. Hơn nữa, nhãn hiệu này đã đạt được khả năng phân biệt do sử dụng trung thực và đồng thời, và vì hàng hóa [của] đối thủ và người tiêu dùng mục tiêu là khác biệt rõ ràng, nên không có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng.

Bên bị kháng cáo khẳng định rằng họ đã áp dụng nhãn hiệu này vào năm 1986 cho sản phẩm bộ khởi động động cơ điện (electric motor starter) của mình trong Nhóm 09 và các nhóm liên quan khác, do đó đã đạt được tính phân biệt và cũng đã đăng ký nhãn hiệu này ở Nhóm 07, mà bên kháng cáo không phản đối. Vì đây cũng là một từ chung trong từ điển, nhãn hiệu của bị đơn đã có được một ý nghĩa thứ cấp liên quan đến các sản phẩm điện và hàng hóa phục vụ cho một nhóm người tiêu dùng hoàn toàn riêng biệt.

Bị tổn thương bởi lệnh này, Bên kháng cáo đã đệ đơn kháng cáo và lập luận rằng Cơ quan đăng ký nhãn hiệu đã không xem xét tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu 'PARAGON', đã được xác nhận theo lệnh ngày 26/7/2017, trong một phản đối riêng biệt chống lại bên thứ ba (M/s. D.M. Tea Corporation). Bên kháng cáo tiếp tục tuyên bố nhãn hiệu của mình đã đạt được danh tiếng to lớn trong ngành giày dép kể từ năm 1975 và việc cho phép đăng ký nhãn hiệu tương tự của Bên bị kháng cáo sẽ làm lu mờ khả năng phân biệt của thương hiệu và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Nhận ra sự tác động lẫn nhau phức tạp giữa bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng và việc sử dụng đồng thời, tòa án đã chỉ định một amicus curiae[1], người đã quan sát và thấy rằng tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu là hiện hữu và không thể vô hiệu hóa hồi tố các quyền phát sinh thông qua việc sử dụng trung thực và đồng thời. Hơn nữa, điều này sẽ xung đột với Mục 11(6) của Đạo luật Nhãn hiệu, 1999. Sau đó, tòa án đã chuyển vấn đề này cho Thư ký với chỉ thị áp dụng các hạn chế đối với việc sử dụng nhãn hiệu của cả hai bên để đảm bảo công bằng và chung sống hòa bình.

Phán quyết của tòa án, được công bố vào ngày 7/1/2025, nhấn mạnh sự cân bằng tinh tế giữa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các quyền công bằng phát sinh từ việc sử dụng trung thực và đồng thời, đảm bảo sự công bằng trong lĩnh vực thương mại./.

Nguồn: Shivani Bhagat and Baani Talwar, INTA Bulettin, April 16, 2025;
https://www.inta.org/perspectives/law-practice/india-can-well-known-status-overpower-honest-concurrent-use/