Amazon thua khi kháng cáo lên Tòa án tối cao  Vương quốc Anh trong vụ kiện "Nhắm mục tiêu vào người tiêu dùng" xuyên biên giới

1. Các bên

1.1 Nguyên đơn

Lifestyle Equities ("Lifestyle") sở hữu nhiều Đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu (EU) cho nhãn hiệu BEVERLY HILLS POLO CLUB. Tuy nhiên có sự phân chia quyền sở hữu nhãn hiệu BEVERLY HILLS POLO CLUB tại các nước, cụ thể đăng ký nhãn hiệu  tại Hoa Kỳ được nắm giữ bởi một bên khác (BHPC ASSOCIATES LLC LIMITED LIABILITY CORPORATION; DELAWARE, USA), chủ thể này bán hàng hóa tại  thị trường Hoa Kỳ qua Amazon (cụ thể, amazon.com). Lifestyle chưa bao giờ đồng ý với việc tiếp thị từ Hoa Kỳ đối với hàng hóa có nhãn hiệu như trên ở Anh hoặc EU. Cơ sở chung là việc tiếp thị hoặc bán hàng như vậy hàng hóa mang nhãn hiệu Hoa Kỳ ở Anh hoặc EU sẽ vi phạm quyền đối với Nhãn hiệu của của Lifestyle's tại  Vương quốc Anh/EU, mặc dù tất nhiên chúng có thể được tiếp thị và bán hoàn toàn hợp pháp ở Hoa Kỳ .

1.2 Bị đơn

Tập đoàn Amazon, trong những năm gần đây đã có được danh tiếng quốc tế đáng kể về tiếp thị và bán hàng tiêu dùng trên internet. Sự kết hợp giữa mua hàng trực tuyến và giao hàng tận nhà nhanh chóng trở thành yếu tố chủ yếu khiến Amazon thành công một cách ngoạn mục ở một thị trường xuyên biên giới. Amazon điều hành một trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ tên là Amazon.com, cùng với các trang web ở các lãnh thổ khác như Amazon.co.uk ở Anh vàAmazon.de ở Đức.

   2.  Vụ kiện và phán quyết của các Tòa cấp dưới

2.1 Lập luận các bên

Lifestyle tuyên bố rằng Amazon đã vi phạm hãn hiệu BEVERLY HILLS POLO CLUB tại Vương quốc Anh và EU của họ bằng cách quảng cáo, rao bán và bán hàng hóa  mang nhãn  hiệu BEVERLY HILLS POLO CLUB  được bảo hộ tại Hoa Kỳ cho người tiêu dùng Vương quốc Anh và EU thông qua amazon.co.uk, amazon.de và amazon.com (có thể xem được ở Vương quốc Anh/EU).

Amazon thừa nhận trách nhiệm pháp lý đối với danh sách trên các trang .co.uk và .de, tuy nhiên họ phủ nhận rằng việc bán hàng từ trang web .com của họ cho người tiêu dùng ở Vương quốc Anh/EU cấu thành hành vi vi phạm quyền nhãn hiệu được bảo hộ tại Vương quốc Anh/EU.

2.2 Sơ thẩm

Đầu tiên Tòa án cấp cao tại phiên tòa sơ thẩm kéo dài 5 ngày (1/2021) đã ủng hộ Amazon và bác bỏ các lập luận khởi kiện vi phạm của Lifestyle. Tòa cho rằng Amazon chỉ vi phạm quyền nhãn hiệu tại Vương quốc Anh / EU của Lifestyle bằng cách quảng cáo và bán hàng hóa do Hoa Kỳ sản xuất trên các trang web được chỉ định vào  Vương quốc Anh/EU (tức là các trang web có đuôi co.uk và .de) còn bán hàng cho người tiêu dùng Vương quốc Anh/EU từ amazon. com không cấu thành hành vi vi phạm.

2.3 Phúc thẩm

Lifestyle kháng cáo và Quan tòa Justice Arnold - Tòa phúc thẩm vào năm 2022 đã lật ngược phán quyết  ban đầu có lợi cho Amazon như đã nêu trên đối với trang điện tử amazon. com. Đặc biệt, Tòa phúc thẩm đã xem xét cách amazon.com hoạt động ở Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu, với các tuyên bố như "Giao hàng đến Vương quốc Anh"  xuất hiện trong danh sách được đề cập. Người ta cho rằng thông điệp gửi tới người tiêu dùng Vương quốc Anh rõ ràng là các sản phẩm được đề cập đều có sẵn cho họ và Amazon sẽ vận chuyển sản phẩm đến Vương quốc Anh. Người mua ở Vương quốc Anh, địa chỉ giao hàng ở Vương quốc Anh, địa chỉ thanh toán ở Vương quốc Anh, đơn vị tiền tệ thanh toán là GBP và Amazon sẽ thực hiện mọi thu xếp cần thiết để hàng hóa được chuyển đến và nhập khẩu vào Vương quốc Anh và giao đến tay người tiêu dùng ở Anh.

Việc sử dụng amazon.com không bị hạn chế về mặt pháp lý đối với người tiêu dùng ở Hoa Kỳ và việc bán  hàng hóa từ trang web.com đến khách hàng ở Vương quốc Anh/EU cấu thành việc sử dụng nhãn hiệu thương mại ở Vương quốc Anh/EU cho mục đích vi phạm. 

2. Tòa án tối cao

Amazon  kháng cáo lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh và phiên điều trần  được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 11/2023. Cụ thể, Amazon lập luận rằng Tòa phúc thẩm đã hiểu sai án lệ của CJEU[1] khi quyết định rằng việc bán hàng trên các trang web nước ngoài có thể vi phạm nhãn hiệu của Vương quốc Anh/EU và phân tích của Tòa án cấp cao rằng danh sách của amazon.com không nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng Vương quốc Anh/EU.

Câu hỏi chính mà Tòa án Tối cao cần xem xét là: "Một khi hàng hóa được tiếp thị và bán trên trang web nước ngoài giống hệt với hàng hóa đã đăng ký nhãn hiệu ở EU hoặc Vương quốc Anh, thì việc tiếp thị và bán hàng hóa đó sẽ vi phạm quyền nhãn hiệu  EU/Anh trong trường hợp nào?".

Sau khi xem xét quá trình mua hàng với tư cách là người tiêu dùng Vương quốc Anh trên trang web của Amazon Hoa Kỳ từ đầu đến cuối, Tòa án Tối cao kết luận rằng hoạt động tiếp thị và chào bán hàng hóa mang nhãn hiệu Hoa Kỳ của Amazon nhắm mục tiêu trực tiếp đến người tiêu dùng Vương quốc Anh (và EU). Các tính năng và các thông điệp dưới đây về hành trình của khách hàng trên amazon.com từ địa chỉ IP ở Vương quốc Anh có tính quyết định trong việc đưa ra kết luận này, đó là:

• Chúng tôi vận chuyển quốc tế
• Giao hàng đến Vương quốc Anh
• Gửi hàng đến Vương quốc Anh
• Chúng tôi đang hiển thị cho bạn các mặt hàng được vận chuyển đến Vương quốc Anh
• Bấm vào đây để mua sắm bằng nội tệ của bạn
• Đặt hàng bằng GBP (đồng bảng Anh)”

Hơn nữa, Tòa án Tối cao lưu ý rằng "trừ khi họ sử dụng nút 'Thay đổi địa chỉ'”, người tiêu dùng bình thường ở Vương quốc Anh chỉ nhìn thấy thông báo 'Giao hàng đến Vương quốc Anh'" trên trang web của Amazon tại Hoa Kỳ và một hộp bật lên trên trang web cũng thông báo cho người tiêu dùng  Anh quốc rằng họ sẽ được giới thiệu cụ thể những hàng hóa có thể được chuyển đến Vương quốc Anh.

Amazon đã lập luận rằng quyết định của Tòa phúc thẩm đã hạ thấp ngưỡng "mục tiêu" vào người tiêu dùng một cách không thích hợp, do đó bất kỳ giao dịch mua hàng trực tuyến nào từ một trang web không phải của Vương quốc Anh để giao hàng đến Vương quốc Anh sẽ cấu thành hành vi vi phạm. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao cho rằng kết luận của Amazon về việc "mục tiêu" trong trường hợp này là dựa trên "tác động tổng hợp" của các khía cạnh khác nhau của amazon.com (chẳng hạn như những khía cạnh được liệt kê ở trên) được thiết kế đặc biệt để tiếp thị và cung cấp trực tiếp. hàng hóa để bán cho người tiêu dùng ở Vương quốc Anh sau khi trang web xác định rằng địa chỉ IP của người tiêu dùng được đặt tại Vương quốc Anh.

Do đó, trong phán quyết được đưa ra vào  ngày 6 tháng 3 năm 2024, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã nhất trí bác bỏ kháng cáo của Amazon trong cuộc chiến của họ với Lifestyle Equities liên quan đến việc bán sản phẩm từ trang web của Amazon tại Hoa Kỳ cho người tiêu dùng ở Vương quốc Anh/EU.

4. Nhận xét:

4.1 Phiên Tòa đã làm rõ sự khác biệt giữa việc bảo hộ nhãn hiệu trong thương mại thông thường và thương mại điện tử:

Một đặc điểm cơ bản của pháp luật nhãn hiệu quy định chỉ cung cấp sự bảo vệ lãnh thổ cho chủ sở hữu nhãn hiệu, nghĩa là chống lại việc sử dụng trái phép nó trong quá trình thương mại trong lãnh thổ hoặc các vùng lãnh thổ nơi nhãn hiệu đã được đăng ký. Vì vậy, sẽ không có hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu của Vương quốc Anh nếu hàng hóa mang nhãn hiệu đó được quảng cáo và bán cho một người mua là cư dân Vương quốc Anh trong chuyến ghé thăm một cửa hàng ở New York và sau đó đưa trở lại Vương quốc Anh trong hành lý cá nhân của người mua. Người bán sẽ không sử dụng nhãn hiệu ở Vương quốc Anh và người mua sẽ không nhập khẩu hàng hóa trong quá trình thương mại.

Nhưng việc tiếp thị và bán hàng hóa trên internet không có tính lãnh thổ như vậy. Người tiêu dùng có thể xem trang web tiếp thị hàng hóa ở bất cứ đâu trên thế giới nơi có tín hiệu internet. Những người tiêu dùng này không bao giờ cần phải rời bỏ nhà để xem, lựa chọn và mua hàng trực tuyến và có thể nhận hàng tại nhà , ngay cả khi trang web quảng cáo hàng hóa có thể được cho là đặt ở nước ngoài,và hàng hóa được sản xuất ở nước ngoài và chỉ được nhập khẩu tới người tiêu dùng mua hàng tại nước cư trú sau khi việc mua bán đã diễn ra bởi tổ chức kinh doanh thương mại điện tử.

4.2 Về phán quyết của từng cấp Tòa trong vụ việc này:

- Quyết định ban đầu của Tòa án cấp cao tập trung vào thực tế là Amazon có các trang web khác nhau dành cho thị trường Hoa Kỳ và Vương quốc Anh/EU, đồng thời cho rằng không có “nhắm mục tiêu chéo” vào người tiêu dùng (tức là trang web của Hoa Kỳ nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng Hoa Kỳ và các trang web của Vương quốc Anh/EU nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng Vương quốc Anh/EU).

- Quyết định của Tòa phúc thẩm mang tính chất “vì chủ sở hữu nhãn hiệu ” và kiên quyết đặt gánh nặng trách nhiệm lên các nền tảng  trực tuyến để đảm bảo rằng quyền nhãn hiệu không bị vi phạm trên cơ sở quyền tài phán theo khu vực pháp lý.

- Mặc dù thực tế của trường hợp cụ thể này hơi bất thường, do việc đăng ký nhãn hiệu BEVERLY HILLS POLO CLUB lần lượt thuộc sở hữu của các thực thể riêng biệt và không liên quan về mặt thương mại ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, quyết định của Tòa án Tối cao gắn  trách nhiệm trên các thị trường trực tuyến ở nước ngoài để đảm bảo rằng họ không vi phạm bất kỳ quyền nhãn hiệu nào của Vương quốc Anh khi tiếp thị và chào bán hàng hóa. Giống như quyết định của Tòa phúc thẩm, phán quyết của Tòa án tối cao chắc chắn có lợi cho chủ sở hữu nhãn  hiệu và dường như sẽ mở ra cơ hội cho các chủ nhãn hiệu kiểm soát việc các nhà bán lẻ và nền tảng  trực tuyến ở nước ngoài nhắm mục tiêu trực tiếp đến người tiêu dùng Anh liên quan đến hàng hóa vi phạm.Mặc dù trường hợp này không đề cập cụ thể đến hàng giả (hàng hóa mang nhãn  hiệu BEVERLY HILLS POLO CLUB  tại Hoa Kỳ được đề cập là hoàn toàn hợp pháp), nguyên tắc chung chắc chắn cũng sẽ được áp dụng cho các trường hợp hàng giả có sẵn trên các thị trường trực tuyến ở nước ngoài nhắm trực tiếp đến người tiêu dùng Vương quốc Anh và các nhà bán lẻ có thể do đó thấy mình phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm.

Nguồn: 

 (i) https://www.malaymail.com/news/money/2024/03/06/amazon-loses-trademark-appeal-over-targeting-uk-shoppers/121879; 
(ii) https://reacts.marks-clerk.com/post/102isah/online-marketplace-trade-mark-infringement-case-heads-to-the-supreme-court-this-w; 
(iii) https://www.mondaq.com/uk/trademark/1437958/amazon-loses-uk-supreme-court-appeal-in-cross-border-targeting-consumers-case
(++)