Logo

USPTO:  Chữ nước ngoài – Quyền nhãn hiệu. Vụ otokoyama đăng ký cho rượu sake.

14/01/2023
Luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ yêu cầu nhãn hiệu chữ là từ nước ngoài phải được dịch ra để xác định liệu chúng có khả năng phân biệt hay không...

1. Học thuyết về sự tương đương của tiếng nước ngoài

Học thuyết tương đương nước ngoài (The doctrine of foreign equivalents), là một quy tắc được áp dụng trong luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ, yêu cầu các tòa án và Hội đồng Xét xử và Giải quyết khiếu nại của USPTO/TTAB phải dịch các từ nước ngoài để xác định xem chúng có khả năng phân biệt để làm nhãn hiệu hay tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu hiện có hay không. Học thuyết này nhằm bảo vệ người tiêu dùng ở Hoa Kỳ khỏi sự nhầm lẫn hoặc lừa dối do việc sử dụng các thuật ngữ ở các ngôn ngữ khác nhau. Trong một số trường hợp, một bên sẽ sử dụng làm nhãn hiệu một từ chung hoặc chỉ mô tả hàng hóa bằng tiếng nước ngoài hoặc có cùng nghĩa với nhãn hiệu hiện có đối với người nói tiếng nước ngoài đó.

Vụ xét xử xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “otokoyama” là một trong những trường hợp mà Tòa án Hoa Kỳ áp dụng học thuyết trên để xét xử .

2.  Nhãn hiệu “Otokoyama”

 

Otokoyama Inc. là công ty sản xuất rượu "Sake" tại Nhật Bản từ những năm 1930 và tiếp thị nhãn hiệu rượu Sake có tên "Hokkaido Otokoyama". Năm 1962, công ty đã cố gắng đăng ký nhãn hiệu tên sản phẩm "Otokoyama" tại Nhật Bản, nhưng đã bị JPO  Nhật Bản từ chối vào năm 1966 với lý do đây là một từ phổ biến, mô tả chung chung về một loại rượu sake, cụ thể đã được sử dụng bởi các thương nhân trong ngành (otokoyama" có nghĩa riêng là "người đàn ông" và "núi" nhưng kết hợp cùng nhau có nghĩa là "rượu sake chất lượng cao").

Năm 1984, Otokoyama là công ty đầu tiên tiếp thị rượu sake có nhãn "Otokoyama" ở Mỹ, đã đăng ký các ký tự "Kanji" tiếng Nhật cho tên nhãn hiệu của mình và khẳng định chắc chắn rằng tên nhãn hiệu này là "thuật ngữ tùy tiện, huyền ảo" ( liên quan đến phân loại nhãn hiệu). Cơ quan Sáng chế & Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã yêu cầu và đảm bảo phiên âm chữ cái tiếng Anh của tiêu đề chữ Kanji này và được cấp đăng ký vào năm 1988.

Vào tháng 4 năm 1997, Otokoyama Inc. đã phát hiện tên sản phẩm tiếp thị của Wine of Japan Import Inc. là "Mutsu Otokoyama" và đề nghị chấm dứt sử dụng tên sản phẩm tiếp thị này. Wine of Japan Import từ chối tuân thủ và khẳng định nhãn hiệu của Otokoyama Inc không hợp lệ.

3.  Xét xử

3.1 Tòa án sơ thẩm

Trong vụ kiện sơ thẩm, Tòa án  Quận phía Nam của New York đã bác bỏ lập luận của Bị đơn cho rằng từ 'Otokoyama' là một thuật ngữ chung trong tiếng Nhật và do đó không có khả năng được đăng ký làm nhãn hiệu. Tòa sơ thẩm cũng từ chối xem xét bằng chứng cho thấy Cơ quan  nhãn hiệu Nhật Bản JPO đã từ chối bảo hộ nhãn hiệu cho Nguyên đơn, dựa trên bản chất chung của từ “otokoyama” và ủng hộ  Nguyên đơn chống lại việc sử dụng nhãn hiệu của Bị đơn.

3.2 Tòa phúc thẩm

Bị đơn đã kháng cáo cho rằng các quyết định của tòa sơ thẩm là sai. Tòa án cấp phúc thẩm (Tòa án tiểu bang)  đã bãi bỏ lệnh của Tòa sơ thẩm, tuyên bố rằng tính hợp lệ của nhãn hiệu của Nguyên đơn đã bị nghi ngờ bởi bằng chứng cho thấy đây là  thuật ngữ chung ở Nhật Bản, cụ thể là :

- Khi tập trung vào thuật ngữ tiếng Nhật “otokoyama”, tòa án  nhận thấy nghĩa của từ này rất phù hợp trong việc xác định liệu Nguyên đơn có thể yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu cho từ này hay không.

Tòa phúc thẩm  đã giải thích các nguyên tắc công bằng chung là cơ sở cho việc cấm các nhãn hiệu là từ chung: Quy tắc này bảo vệ lợi ích của công chúng tiêu dùng trong việc hiểu bản chất của hàng hóa được rao bán, cũng như bảo vệ thị trường công bằng giữa các đối thủ cạnh tranh bằng cách đảm bảo rằng mọi nhà cung cấp đều có thể coi hàng hóa của mình là hàng hóa như bản chất của nó . . .Người bán không thể xóa một thuật ngữ chung khỏi phạm vi công cộng và tạo gánh nặng cho các đối thủ cạnh tranh khi sử dụng một tên thay thế.

Tòa phúc thẩm cũng  không nghi ngờ gì về việc cấm áp dụng cho các nhãn hiệu tiếng nước ngoài: "quy tắc tương tự được áp dụng khi từ chỉ định sản phẩm bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Sự mở rộng này dựa trên giả định rằng có (hoặc một ngày nào đó sẽ có) khách hàng ở nước Mỹ nói được thứ tiếng nước ngoài đó.

- Khi tòa sơ thẩm ban hành bản án, Tòa án cũng nhận thấy rằng có điều không thích hợp là trước đó JPO Nhật Bản - cơ quan chịu trách nhiệm đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản - đã từ chối đăng ký cho Nguyên đơn  nhãn hiệu “otokoyama”.

Tuy Tòa án phúc thẩm cho rằng mặc dù các quyền đối với một nhãn hiệu không thể được thiết lập bằng cách chứng minh rằng chúng đã được tòa án nước ngoài chấp thuận, nhưng không phải tất cả các quyết định của nước ngoài đều không liên quan và không thể chấp nhận được trong tranh chấp nhãn hiệu của Hoa Kỳ. “Nếu... quyết định của nước ngoài là bằng chứng có thẩm quyền về một sự việc có liên quan, thì việc chứng minh sự việc đó là có liên quan và được chấp nhận”. Bị đơn đã đưa ra quyết định của JPO Nhật Bản để chứng minh rằng từ “otokoyama” trong tiếng Nhật đề cập đến một loại rượu sake. Tòa án cho rằng việc tòa cấp sơ thẩm  bác bỏ quyết định của Cơ quan Sáng chế Nhật Bản JPO  trong những trường hợp này là sai sót.

4. Nhận xét

Như vậy, một cách tiếp cận hoàn toàn khác được tòa án áp dụng trong trường hợp nhãn hiệu được áp dụng là từ chung bằng ngôn ngữ của nước này  và được đăng ký ở một nước khác. Trong những trường hợp này, các tòa án cho rằng một từ có bản chất là từ chung và là cách duy nhất để mô tả một sản phẩm mặc dù được thê hiện  bằng một ngôn ngữ khác thì cũng không thể trao quyền độc quyền cho bất kỳ ai. Nó chắc chắn sẽ cản trở công việc kinh doanh của những người khác vì họ sẽ không thể mô tả sản phẩm ở đó bằng từ đó.

Các quyết định trong trong trường hợp nhãn hiệu “otokoyama” gửi một tín hiệu rõ ràng tới các luật sư về nhãn hiệu. Các doanh nghiệp có kế hoạch áp dụng các thuật ngữ nước ngoài phải nhận ra những hạn chế do học thuyết về sự tương đương của tiếng  nước ngoài. Khi thị trường trong nước và nước ngoài tiếp tục đan xen, khiến người tiêu dùng Mỹ phát triển nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm nước ngoài, học thuyết về sự tương đương của tiếng nước ngoài sẽ có tác động đáng kể trong lĩnh vực nhãn hiệu.

Nguồn : https://www.mondaq.com/unitedstates/trademark/22289/doctrine-of-foreign-equivalents-and-foreign-language-marks-in-trademark-cases
(++)

 

Các bài viết khác