Under Armour thắng lợi trong vụ kiện Uncle Martian

1. Các bên trong vụ việc  .

1.1 Nguyên đơn

UNDER ARMOR Inc (Under Armour)  là một Công ty của Hoa Kỳ có trụ sở tại Baltimore, Maryland, thành lập vào năm 1996, với doanh thu hàng năm gần 5 tỷ USD từ việc bán đồ thể thao như quần áo và giày chạy bộ…. Under Armour cũng có một loạt  nhãn hiệu “Under Armour” cũng như nhãn hiệu chữ Trung Quốc có nghĩa tương đương  đã đăng ký tại Trung Quốc cho các sản phẩm thuộc nhóm 25 , 28, như Hình 1 dưới đây :

Hình 1:

1.2 Bị đơn

Phúc Kiến Tingfeilong, Inc. (Tingfeilong) sau khi có được các Đăng ký nhãn hiệu số 15151285 và 3951618 từ một bên thứ ba đã tách và kết hợp các thành phần có trong  hai nhãn hiệu để tạo thành nhãn hiệu UCLE MARTIAN bị coi là xâm phạm quyền (Hình 2).

Hình 2:

Tháng 5 năm 2016, Fujian Ting Fei Long đã tung ra dòng sản phẩm giày thể thao dưới nhãn hiệu Uncle Martian, sử dụng một loạt logo tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Under Armour (Hình 3)

Tingfeilong cũng sử dụng một công ty vỏ bọc là Under Amour (Trung Quốc) Co Ltd, đã đăng ký tại Hồng Kông để quảng bá sản phẩm của mình, tuyên bố rằng hoạt động của thương hiệu Uncle Martian được ủy quyền bởi Under Amour (Trung Quốc) Co Ltd và cố gắng tạo ra một  hình ảnh cao cấp cho nhãn hiệu Uncle Martian. Tên thương mại bằng tiếng Trung và tiếng Anh của công ty vỏ bọc lần lượt giống với các nhãn hiệu đã đăng ký của Under Armour là 安德玛 và UNDER ARMOR. Đồng thời, Ting Fei Long đã sử dụng khẩu hiệu 'Tôi muốn' / the ‘I Want’ được cho là bắt chước khẩu hiệu 'Tôi sẽ'/‘I Will’ của Under Armour.


Hình 3

1.3 Khởi kiện

Under Amour đã nộp đơn lên Tòa án nhân dân cấp cao của tỉnh Phúc Kiến để xin lệnh ngăn chặn tạm thời và đệ đơn kiện Ting Fei Long, đòi bồi thường 100 triệu nhân dân tệ  vì vi phạm nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh.

Ngay sau đó, Tingfeilong nói với The Wall Street Journal rằng họ “không liên quan gì đến” Under Armour và không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ công ty Hoa Kỳ.

2.Quy định pháp luật nhãn hiệu được viện dẫn

- Điều 57 Luật Nhãn hiệu của  Trung Quốc quy định rằng một trong các hành vi sau đây sẽ cấu thành hành vi  vi phạm độc quyền sử dụng nhãn hiệu  đã đăng ký bảo hộ :

1. [bỏ qua]

2. Sử dụng nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký nhãn hiệu trên cùng một loại hàng hóa, hoặc sử dụng nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự với một đăng ký nhãn  hiệu trên hàng hóa tương tự, có thể dễ dàng gây nhầm lẫn, mà không có sự cho phép của  người đăng ký;

3. Bán hàng xâm phạm quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký;

4. Giả mạo hoặc tự ý giả mạo nhãn hiệu đã đăng ký của người khác , hoặc bán hàng giả mạo hoặc tự ý giả mạo nhãn hiệu;

5. Thay đổi nội dung đã nhãn hiệu đã đăng ký của người khác mà không được sự cho phép,  thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu và bán hàng hóa bán hàng hóa mang nhãn hiệu bị thay đổi đó;

6. [bỏ qua]

7. Các hành vi khác gây tổn hại cho người khác trong việc độc quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký .

- Điều 58 của Luật Nhãn hiệu của Trung Quốc: “Việc sử dụng các ký tự của nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của người khác dưới danh nghĩa của một doanh nghiệp để lừa dối công chúng, cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị xử phạt theo Luật  Chống cạnh tranh không lành mạnh.

- Điều 63 của Luật Nhãn hiệu Trung Quốc: Số tiền bồi thường cho việc vi phạm quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu được xác định dựa trên tổn thất thực tế mà chủ sở hữu phải gánh chịu do hành vi xâm phạm. Trường hợp khó ước tính thiệt hại thực tế thì mức bồi thường được xác định theo số tiền lợi nhuận thu được của người vi phạm. Nếu có khó khăn trong việc xác định cả thiệt hại thực tế của chủ sở hữu hợp pháp và lợi nhuận mà người vi phạm nhận thu được, khoản bồi thường có thể được tính đến các khoản phí phải trả khi có được giấy phép nhãn hiệu, tăng lên nhiều lần.

Trong trường hợp không thể xác định mức bồi thường theo một trong ba cách nêu trên, tòa án nhân dân sẽ quyết định mức bồi thường không quá 3 triệu nhân dân tệ, dựa trên hoàn cảnh vi phạm.

3. Phán quyết của Tòa án.

3.1 Tòa sơ thẩm

Sau khi ban hành lệnh khẩn cấp tạm thời tạm thời vào tháng 11 năm 2016, tháng 6 năm 2017 Tòa án  cấp cao Phúc Kiến) đã đưa ra phán quyết sơ thẩm với các nội dung:

- Xâm phạm nhãn hiệu

Tòa sơ thẩm cho rằng Tingfeilong là bị khởi kiện là chính xác vì đã  sử dụng nhãn hiệu tại một cuộc họp về xúc tiến đầu tư (hình bên dưới), xâm phạm quyền của UNDER ARMOR .

So sánh nhãn hiệu của các bên,  Tòa án cấp cao Phúc Kiến nhận thấy rằng các nhãn hiệu này đều có yếu tố hình ở trên và dòng chữ tiếng Anh ở dưới, và cấu trúc tổng thể của chúng rất giống nhau. Cấu trúc hình chữ U của cả hai nhãn hiệu tương đối giống nhau và phần trang trí xung quanh trên nhãn hiệu UNCLE MARTIAN được cố ý làm mỏng, điều này có thể khiến khách hàng dễ nhầm lẫn với nhãn hiệu UNDER ARMOR . Do vậy tuyên bố của Tingfeilong rằng có sự khác biệt về phong cách thiết kế và hình thức tổng thể với nhãn hiệu của Under Armour không được chấp nhận do không đủ cơ sở thực tế và pháp lý.

Như vậy, hai nhãn hiệu này được công nhận là tương tự nhau, đồng thời nhãn hiệu UNCLE MARTIAN được sử dụng  cho hàng hóa  giống như hàng hóa theo đăng ký của  nhãn hiệu UNDER ARMOR.Tuy nhiên,  việc Tingfeilong sử dụng tên nhãn hiệu chữ “Uncle Martian” là không bị coi là vi phạm.
- Cạnh tranh không lành mạnh

Mặc dù Tingfeilong biết rằng loạt nhãn hiệu UNDER ARMOR đã được đăng ký bảo hộ , công ty vẫn  cho phép nhân viên tiếp thị của mình thêm vào danh thiếp dòng chữ  安德玛（中国）有限公司 Under Amour (Trung Quốc)  Co. Ltd.

Rõ ràng là Tingfeilong đã cố ý lợi dụng danh tiếng của UNDER ARMOR, lừa dối khách hàng nhằm  chiếm thị phần cho sản phẩm của họ một cách vô đạo đức. Là một đối thủ hoạt động trong cùng ngành, Tingfeilong đã vi phạm đạo đức kinh doanh dựa trên sự công bằng và cạnh tranh lành mạnh, đồng thời làm tổn hại đến lợi ích của UNDER ARMOR. Do đó, Tòa án cấp cao Phúc Kiến kết luận rằng hành động của Tingfeilong cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

- Bồi thường thiệt hại

UNDER ARMOR đã yêu cầu khoản bồi thường lên tới 100 triệu nhân dân tệ, nhưng do Tingfeilong không phân phối hàng hóa vi phạm trên thị trường nên UNDER ARMOR không thể chứng minh được thiệt hại thực tế do vi phạm gây ra và lợi nhuận mà Tingfeilong nhận được từ các hoạt động bất hợp pháp , cũng như không đưa ra được mức phí chuyển giao quyền để tham khảo. Về vấn đề này, Tòa án cấp cao Phúc Kiến đã từ chối yêu cầu  của UNDER ARMOR bồi thường thiệt hại với số tiền 100 triệu nhân dân tệ.

Tuy nhiên, Tòa án cấp cao Phúc Kiến đã xem xét toàn diện các yếu tố khác nhau, bao gồm:

(i) Danh tiếng của UNDER ARMOR,

(ii) Ý định chủ quan của Tingfeilong

(iii) Các hoạt động vi phạm nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh của Tingfeilong và

(iv) Chi phí hợp lý của UNDER ARMOR trong việc khởi kiện đề nghị chấm dứt hành vi vi phạm (kể cả phí luật sư).

Do đó, Tòa án cấp cao Phúc Kiến đã ra phán quyết rằng :

- Tingfeilong phải ngay lập tức ngừng sử dụng nhãn hiệu bất hợp pháp trên các sản phẩm của mình

- Tingfeilong phải tiêu hủy tất cả các mẫu, tài liệu quảng cáo, áp phích và danh thiếp ở những nơi nhãn hiệu đó xuất hiện.

- Tingfeilong phải bồi thường cho UNDER ARMOR 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 300.000 USD) và

- Xin lỗi công khai trên trang Sina về những thiệt hại do vi phạm gây ra.

Tingfeilong đã kháng cáo phán quyết này.

3.2 Tòa phúc thẩm.

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã ra phán quyết trong vụ  Under Armour, Inc. (Under Armour ) kiện Fujian Tingfeilong Sporting Goods Co., Ltd (Tingfeilong ) khẳng định phán quyết của Tòa sơ thẩm chấp thuận đơn khởi kiện của Under Armour, Inc.

Phán quyết của Tòa án nhân dân tối cao nêu rõ : “Yêu cầu kháng cáo của Tingfeilong không thể được xác lập và nên bị từ chối; bản án sơ thẩm đã xác định rõ các tình tiết, pháp luật áp dụng là đúng nên được giữ nguyên.”

4.Nhận xét

Thông qua việc bảo vệ thành công, UNDER ARMOR đã mở rộng đáng kể thị phần của mình tại thị trường Trung Quốc, đồng thời đạt được danh tiếng và hình ảnh là một nhãn hiệu trung thực. Vì UNDER ARMOR đã đăng ký nhãn hiệu của mình ngay sau khi gia nhập thị trường Trung Quốc và có hành động ngay lập tức để thu thập và công chứng bằng chứng vi phạm khi Tingfeilong ra mắt nhãn hiệu của mình, các quyền hợp pháp của UNDER ARMOR đã được bảo vệ một cách kịp thời và kỹ lưỡng.  

Một điểm đáng lưu ý khác là việc tòa án áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời trong các vụ xâm phạm quyền SHTT, đây có thể là một phương pháp hiệu quả để chủ sở hữu quyền SHTT ngăn chặn những thiệt hại tiếp theo hoặc không thể khắc phục được có thể do hành vi xâm phạm gây ra. Trong vụ việc này, Tòa án sơ thẩm  đã phê chuẩn đơn xin lệnh tạm thời  của Under Armour và ra lệnh cho bị đơn ngừng sản xuất, bán hoặc quảng cáo giày dép và quần áo sử dụng các nhãn hiệu đang tranh chấp ngay lập tức trước khi vụ án được xét xử và quyết định.

Nhìn vào đăng ký nhãn hiệu của UNDER ARMOR ta thấy Công ty đã thực hiện việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “UNDER ARMOR” cho tất cả các hình thức: các bản dịch, chuyển ngữ và biến thể tiềm năng, như vậy quyền sở hữu đối với nhãn hiệu UNDER ARMOR được bảo hộ một cách toàn diện và chông lại các hành vi xâm phạm một cách có hiệu quả nhất.

 Nguồn :
- http://mathopensmind.com/

- B Китае UNDER ARMOUR выиграла дело о товарном знаке у UNCLE MARTIAN; 
- Under Armour successfully ends copying by Uncle Martian - Lexology.
(+++)