Trung Quốc: New Balance thất bại với nhãn hiệu bằng tiếng Trung

1. Bác đề nghị của New Balance về hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu  “新百伦” / Xīnbǎilún theo Đăng ký số 4100879

1.1 Sự việc

Nhãn hiệu “新百伦” số 4100879 (hình dưới)  đã được nộp vào ngày 4/6/2004 cho giày dép…thuộc Nhóm 25, nhãn hiệu được phát âm là Xīnbǎilún theo đó Xīn là mới và bǎilún là bản dịch của Balance v.v.

New Balance đã nộp nhãn hiệu “NEW BALANCE” số 175153 bằng tiếng Anh trong nhóm 25 cho giày, v.v. vào ngày 17 tháng 10 năm 1981 và được chấp thuận đăng ký vào ngày 15 tháng 4 năm 1983. New Balance cũng nộp đơn đăng ký bằng tiếng Anh Nhãn hiệu “NEW BALANCE” số 749744 trong nhóm 25 cho quần áo, v.v. vào ngày 12 tháng 11 năm 1993 và được chấp thuận đăng ký vào ngày 7 tháng 6 năm 1995.

New Balance đã cố gắng đề nghị hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu 新百伦  đăng ký số 4100879  cho nhóm 25 do Công ty TNHH Quản lý Doanh nghiệp New Balance Quảng Châu (广州新百伦企业管理有限公司) (New Balance Quảng Châu ) làm chủ.Tuy nhiên đơn đề nghị không được chấp nhận tại  Văn phòng Thương hiệu của Cục Quản lý Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại (nay là Cục Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) và sau đó là Tòa án Sở hữu Trí tuệ Bắc Kinh nên Công ty phải   kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Cấp cao Bắc Kinh.

Vào ngày 09/2/2021, Tòa án Nhân dân cấp cao Bắc Kinh đã bác bỏ kiến nghị của New Balance về việc hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu chữ Trung Quốc “新百伦” của New Balance Quảng Châu.  Tòa án kết luận rằng New Balance đã thất bại trong việc chứng minh rằng nhãn hiệu tiếng Trung Quốc 新百伦 là tương đương chính xác với nhãn hiệu tiếng Anh "NEW BALANCE”, và do đó không được bảo vệ bởi Học thuyết tương đương tiếng nước ngoài.

1.2. Học thuyết tương đương tiếng nước ngoài

Học thuyết tương đương tiếng nước ngoài áp dụng tại cả  luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ và Trung Quốc có nội dung là yêu cầu dịch các nhãn hiệu  từ tiếng nước ngoài để xác định xem chúng có tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu trong nước hiện có hay không…. Ví dụ: Cục Quản lý Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (“CNIPA”) đã phát hiện ra rằng từ tiếng Trung 苹果, có nghĩa là APPLE/quả táo , tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu phụ kiện điện thoại của Apple Inc. Họ cũng cấm đăng ký nhãn hiệu 脸谱 (có nghĩa là Mặt và SÁCH -  facebook) cho các dịch vụ liên quan đến Internet.

Tương tự như vậy, Hội đồng Xét xử và Giải quyết  khiếu nại nhãn hiệu ở Hoa Kỳ (TAAB) đã nhất quán áp dụng học thuyết này, bao gồm cả việc phát hiện ra rằng thuật ngữ tiếng Tây Ban Nha BUENOS DIAS cho xà phòng có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Chào buổi sáng” cho kem cạo râu. Hội đồng cũng từ chối đăng ký EL SOL cho quần áo và giày dép dựa trên việc đăng ký trước nhãn hiệu “SUN” cho giày dép.

Tại sao CNIPA và các tòa án Trung Quốc lại bảo vệ Facebook và Apple theo học thuyết này mà không phải New Balance? Một tìm kiếm đơn giản trên Internet sẽ cho thấy rằng các nhãn hiệu Trung Quốc của cả ba công ty đều được Wikipedia (và các phương tiện truyền thông Trung Quốc) công nhận để chỉ ra một cách duy nhất và độc quyền cho các nhãn hiệu tiếng Anh của họ:

Nội dung nêu trên được đề cập trong quyết định của xét xử của Tòa án cấp cao Bắc Kinh.

1.3.Xét xử tại Tòa án cấp cao Bắc Kinh

Nguyên đơn - New Balance, lập luận rằng trước khi Quảng Châu New Balance nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, New Balance và các chi nhánh của nó đã sử dụng dấu hiệu “新百伦”/ Xīnbǎilún làm tên thương mại tại Trung Quốc và khiến nó trở nên cực kỳ nổi tiếng và có uy tín .Đồng thời cũng là tên riêng của công ty.Sau một thời gian dài được phổ biến và sử dụng, nhãn hiệu “NEW BALANCE” đã trở thành nhãn hiệu nổi tiếng được sử dụng trên các sản phẩm giày dép. Nhãn hiệu tranh chấp là bản dịch tiếng Trung của nhãn hiệu “NEW BALANCE” của New Balance. Điều này tạo thành một nhãn hiệu tương tự được sử dụng trên cùng một sản phẩm hoặc các sản phẩm tương tự, nhãn hiệu đang tranh chấp là một sự bắt chước ác ý và đăng ký khi nhãn hiệu kết hợp “NEW BALANCE 新百伦及图” đã được sử dụng trước đó và trở nên nổi tiếng của New Balance.

Bị đơn: Theo Zhou, đại diện pháp lý của Quảng Châu New Balance, nhãn hiệu tranh chấp đã được đăng ký bởi Zhou Lelun trên cơ sở nhãn hiệu “Bai Lun” đã đăng ký trước đó của ông. Việc đăng ký và sử dụng là hợp lý và “新百伦” không phải là phiên âm của “NEW BALANCE” và không có sự kết nối giữa hai nhãn hiệu. “NEW BALANCE” không cấu thành nhãn hiệu nổi tiếng trước ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tranh chấp và nhãn hiệu tranh chấp không phải là bản sao hoặc bắt chước nhãn hiệu nổi tiếng của New Balance, cũng không cấu thành nhãn hiệu tương tự . “新百伦” không phải là tên thương mại trước đây của New Balance cũng như nhãn hiệu nổi tiếng.

New Balance đã đệ trình hàng nghìn trang tài liệu để chứng minh rằng nhãn tiếng Anh NEW BALANCE của họ đã trở nên nổi tiếng trước khi người đăng ký nộp đơn vào năm 2004. Nhưng tòa án cho rằng New Balance đã không đạt được kết quả bằng nội dung  này. Ngay cả khi New Balance có thể chứng minh rằng nhãn hiệu tiếng Anh của mình nổi tiếng, điều đó không có nghĩa là nhãn hiệu tiếng Trung  của người đăng ký sẽ được người tiêu dùng Trung Quốc coi là tương đương với nhãn hiệu tiếng Anh của New Balance. Ở cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, học thuyết tương đương nước ngoài chỉ nên được áp dụng khi có khả năng người mua bình thường khi gặp nhãn hiệu tiếng nước ngoài sẽ dừng lại và dịch từ nước ngoài sang từ tương đương trong nước. Các tài liệu chứng minh của New Balance không thể hiện rằng người mua Trung Quốc sẽ dừng lại và dịch nhãn hiệu tiếng Trung bị tranh chấp sang nhãn hiệu tiếng Anh là  NEW BALANCE, ngoài ra không còn không vấn đề gì khác.

Tóm lại, Tòa án Nhân dân Cấp cao Bắc Kinh cho rằng nhãn hiệu tranh chấp chữ Trung Quốc 新百伦 và nhãn hiệu kết hợp “new balance 新百伦和图” có sự khác biệt đáng kể về bố cục văn bản, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh tổng thể. Chúng không cấu thành các nhãn hiệu tương tự, và “新百伦” và “New Balance” không tương ứng với nhau.

New Balance cũng đã cố gắng chứng minh quyền ưu tiên bằng cách cho thấy  Công ty đã sử dụng nhãn hiệu tiếng Trung Quốc bị tranh chấp từ  trước khi phía Quảng Châu New Balance  nộp đơn đăng ký. Tuy nhiên, Công ty  không sử dụng nhãn hiệu tiếng  Trung Quốc một cách nhất quán. Trên thực tế, New Balance đã thay đổi nhãn hiệu và tên công ty bằng tiếng Trung ít nhất bốn lần (Hình dưới). Vì lý do này, Tòa án đã không thấy rằng New Balance có quyền ưu tiên đối với nhãn hiệu tiếng Trung Quốc từ  trước khi người đăng ký nộp đơn vào năm 2004.

Vì các lý do trên Tòa án cấp cao Bắc Kinh giữ nguyên bản án sơ thẩm

2. Xác định New Balance xâm phạm  nhãn hiệu “XINBAILUN”

2.1 Xét xử sơ thẩm

Trước đó, năm 2013 Quảng Châu New Balance đã kiện New Balance, đòi bồi thường vì đã sử dụng nhãn hiệu "Xinbailun" xâm phạm nhãn hiệu “XINBAILUN” được bảo hộ bằng cách: đã đánh dấu sản phẩm của mình bằng dấu hiệu "Xinbailun New Balance" trong các cửa hàng trực tuyến tại Tmall.com và JD.com, hai nhà cung cấp thương mại điện tử hàng đầu ở Trung Quốc, cũng như một số sự kiện khuyến mãi, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Nguyên đơn  cho biết việc sử dụng nhãn hiệu của Bị đơn đã phá hủy  mối liên hệ giữa Công ty  và nhãn hiệu "Xinbailun" và gây khó khăn cho Công ty sử dụng nhãn hiệu này để bán giày để tăng giá trị nhãn hiệu.

Bị đơn - New Balance lập luận rằng họ đã sử dụng rộng rãi "Xinbailun" làm tên doanh nghiệp  và nhãn hiệu sản phẩm của mình trước khi Nguyên đơn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, vì vậy đây là nhãn hiệu được Nguyên đơn đăng ký vội vàng và tòa án không nên ủng hộ yêu cầu đòi bồi thường .

Nhưng tòa án trung cấp Quảng Châu nhận xét rằng thật không trung thực khi Bị đơn chỉ sử dụng "Xinbailun" thay vì tên đầy đủ của công ty khi tiếp thị và quảng bá giày của mình. Đồng thời Nguyên đơn đã chứng minh rằng khi mọi người tìm kiếm "Bailun" và "Xinbailun" thông qua Baidu và Taobao, họ sẽ thấy hầu hết các liên kết có liên quan chặt chẽ đến các sản phẩm của Bị đơn, khiến người tiêu dùng nghĩ rằng giày có hai nhãn hiệu là từ Bị đơn.

Theo bằng chứng, Bị đơn đã kiếm được lợi nhuận 195,8 triệu nhân dân tệ trong thời gian vi phạm từ tháng 7 năm 2011, khi Nguyên đơn đăng ký nhãn hiệu "Xinbailun", cho đến khi tòa án bắt đầu tố tụng. Nhưng Tòa án cho rằng bị đơn không sử dụng nhãn hiệu trực tiếp trên các sản phẩm của mình mà chỉ để giới thiệu và quảng bá sản phẩm,  vì vậy Tòa quyết định bồi thường  bằng một nửa lợi nhuận, cụ thể là 98 triệu nhân dân tệ.

Với các lập luận trên Tòa án Trung cấp Quảng Châu đã phán quyết như sau:

- New Balance ngay lập tức phải ngừng sử dụng nhãn hiệu “新百伦”/ xīnbǎi lún để đánh dấu và quảng bá sản phẩm của mình;

- Bồi thường cho Nguyên đơn 98 triệu nhân dân tệ (~15 triệu USD); đồng thời

- Đăng lời xin lỗi trên trang web chính thức của New Balance (Trung Quốc) và trên các trang web của cửa hàng Tmall.

2.2  Xét xử phúc thẩm

Vào năm 2016 Tòa cấp cao Quảng Đông xử phúc thẩm tuy vẫn ra phán quyết khẳng định hành vi xâm phạm nhãn hiệu của Công ty New Balance nhưng chỉ yêu cầu Công ty này phải bồi thường 5 triệu nhân dân tệ (756.945 USD) tính theo thiệt hại của Nguyên đơn,  thấp hơn nhiều so với số tiền bồi thường (bằng một nửa lợi nhuận của Bị đơn) được quy định tại  bản án sơ thẩm  nêu trên.

3.  Nhận xét

(i) Không giống như Hoa Kỳ, Trung Quốc bảo hộ nhãn hiệu theo  hệ thống nộp đơn đầu tiên, tức là hệ thống nhãn hiệu của Trung Quốc là hệ thống mà quyền nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu được trao cho bên đầu tiên nộp đơn  đăng ký, thay vì bên đầu tiên sử dụng nhãn hiệu, ngay cả khi nhãn hiệu đó đã được sử dụng ở Trung Quốc.Đó là một trong những lý do mà New Balance không thành công trong việc thuyết phục Tòa án chống lại cáo buộc xâm phạm quyền khi cung cấp chứng cứ chứng minh việc sử dụng  nhãn hiệu tiếng Trung “新百伦”/ xīnbǎi lún trước ngày Nguyên đơn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “新百伦” theo Đăng ký số 4100879.

(ii) Việc Tòa phúc thẩm thay đổi mức bồi thường mà Tòa sơ thẩm đưa ra có thể  là căn cứ theo trình tự bồi  thường được quy định tại Điều 63 Luật Nhãn hiệu Trung Quốc[1], như sau  :

Số tiền bồi thường cho việc vi phạm quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu được xác định dựa trên tổn thất thực tế mà chủ sở hữu phải gánh chịu do hành vi xâm phạm. Trường hợp khó ước tính thiệt hại thực tế thì mức bồi thường được xác định theo số tiền lợi nhuận thu được của người vi phạm. Nếu có khó khăn trong việc xác định cả thiệt hại thực tế của chủ sở hữu hợp pháp và lợi nhuận mà người vi phạm nhận thu được, khoản bồi thường có thể được tính đến các khoản phí phải trả khi có được giấy phép nhãn hiệu, tăng lên nhiều lần.

Như vậy, theo quy định trên số tiền bồi thường trước hết phải xác định theo thiệt hại của chủ sở hữu, nếu khó khắn thì sau đó mới  tính đến lợi nhuận của người vi phạm.Việc quy định bồi thường theo lợi nhuận của Bị đơn trong khi vẫn có thể xác định được thiệt hại của Nguyên đơn như phán quyết của Tòa sơ thẩm  là không tuân theo trình tự mà Luật Nhãn hiệu quy định.

(iii) Trong hơn bốn mươi năm tiếp thị ở Trung Quốc, New Balance đã “không sợ hãi” khi dựa vào sự nổi tiếng của nhãn hiệu tiếng Anh để thực thi các quyền nhãn hiệu của mình New Balance. Công ty đã thành công trong một số trường hợp[2]. Nhưng bài học rút ra từ vụ việc không thành công này  là nhãn hiệu bản địa  tương tự  cũng cần được quan tâm và chú ý như nhãn hiệu tiếng Anh. Bất kỳ khoảng cách nào tồn tại  giữa mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu tiếng Anh và nhãn hiệu bản địa  tương tự  ở thị trường nước ngoài đều có thể dẫn đến thất bại trong việc thực thi quyền nhãn hiệu.

Kể từ thất bại trong vụ kiện năm 2016 nêu trên, không có dấu hiệu nào cho thấy NEW BALANCE có ý định thiết kế nhãn hiệu  tiếng Trung để quảng bá và quảng cáo sản phẩm của mình, Công ty này  đã đăng ký nhãn hiệu tiếng Trung “新平衡”(“xinpingheng”) tại Trung Quốc và nhãn hiệu cũng là là bản dịch của “NEW BALANCE” trong tiếng Trung. Đây có thể là một lựa chọn nếu họ cân nhắc chọn lại nhãn hiệu  tiếng Trung để quảng bá và quảng cáo sản phẩm ở Trung Quốc, tuy nhiên, thời gian và sự đầu tư sẽ là những vấn đề lớn cần quan tâm trước khi nhãn hiệu mới được công nhận rộng rãi trở lại, giống như “新百伦”(“xinbailun”) mà họ đã sử dụng trước đây.

Trường hợp “New Balance”  cho chúng ta một bài học về tầm quan trọng của việc đăng ký bản dịch tiếng Trung của nhãn hiệu nước ngoài trước khi kinh doanh ở Trung Quốc.

Nguồn : New Balance Fails to Invalidate Chinese New Balance Trademark (natlawreview.com); 
(++)