Trận chiến nhãn hiệu PUMA kiện KUMA

Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) đã quyết định hủy bỏ hiệu lực đăng ký nhãn hiệu số. 5661816 cho từ cách điệu “KUMA”, có nghĩa là 'gấu' trong tiếng Nhật, do giống và có khả năng gây nhầm lẫn với  nhãn hiệu thể thao nổi tiếng thế giới, PUMA. [Trường hợp hủy bỏ hiệu lực số. 2019-890021, ngày phát hành Công báo: 31/1/2020]

1. Nhãn hiệu KUMA

Nhãn hiệu bị phản đối bao gồm từ “KUMA” cách điệu với hình dạng một phần hòn đảo Hokkaido, hòn đảo chính ở cực bắc của Nhật Bản, được mô tả ở bên trong chữ “U”, được nộp vào ngày 24/10/2013 bởi một doanh nghiệp Nhật Bản có trụ sở kinh doanh chính ở Hokkaido đối với nhiều hàng hóa khác nhau trong Nhóm 25 bao gồm quần áo thể thao và giày dép.

Chủ nhãn hiệu đã sử dụng nhãn hiệu KUMA trên áo phông và các hàng hóa khác cùng hình con gấu

JPO đã chấp nhận đăng ký vào ngày 4/4/2014 và công bố phản đối vào ngày 13/5/2014.

2. Phản đối và hủy bỏ

2.1  Phản đối

Vào ngày 13/6/2014, PUMA SE đã đệ đơn phản đối nhãn hiệu KUMA dựa trên Điều 4(1)(vii) và 4(1)(xv) của Luật Nhãn hiệu, lập luận rằng người tiêu dùng hoặc thương nhân có liên quan có thể nhầm lẫn hoặc hiểu sai nguồn gốc của nhãn hiệu đang tranh chấp với nhãn hiệu  PUMA khi được sử dụng trên hàng hóa được chỉ định trong Nhóm 25 vì danh tiếng cao và sự giống nhau giữa  từ PUMA và nhãn hiệu KUMA.

Hội đồng Giải quyết  phản đối đã thừa nhận mức độ phổ biến và danh tiếng cao của nhãn hiệu chữ PUMA, tuy nhiên, Hội đồng đã bác bỏ hoàn toàn ý kiến ​​phản đối do khó có khả năng nhầm lẫn vì mức độ tương đồng thấp giữa các nhãn hiệu (Trường hợp phản đối số 2014-900177).

2.2. Đề nghị hủy bỏ

Vào ngày 3/4/2019, chỉ một ngày trước khi thời hiệu hết hiệu lực 5 năm (được đề nghị hủy bỏ nhãn hiệu trong thời hạn 5 năm kể từ ngày  đăng ký, đối với nhãn hiệu KUMA là 04/4/2014), PUMA SE đã yêu cầu  hủy  bỏ hiệu lực nhãn hiệu KUMA dựa trên Điều 4(1)(vii), (xi), (xv) và (xix) của Luật Nhãn hiệu Nhật Bản, cụ thể:

Điều 4.1 – Nhãn hiệu không được bảo hộ, nếu:

(vii) Có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách công  cộng;

(xi) Trùng hoặc tương tự với bất kỳ nhãn hiệu đã đăng ký  trước trên hàng hóa/dịch vụ giống hệt hoặc tương tự.

 (xv) Có thể gây nhầm lẫn liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến kinh doanh của người khác (ngoại trừ những người được liệt kê trong  mục x) .

(xix) Giống hoặc tương tự với một nhãn hiệu nổi tiếng với  người tiêu dùng tại Nhật Bản hoặc nước ngoài để chỉ ra hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người khác , nếu nhãn hiệu đó được sử dụng cho các mục đích không trung thực (đề cập đến mục đích đạt được lợi nhuận sai trái, mục đích gây thiệt hại cho người khác hoặc bất kỳ hành vi không với mục đích không  trung thực nào khác), ngoại trừ những mục đích đã được quy định trong các điều trước.

3. Quyết định của JPO

Hội đồng Hủy bỏ hiệu lục đã đảo ngược quyết định giải quyết phản đối của  JPO và ra  quyết định có lợi cho PUMA SE với nhận định như sau :

(i) Nhãn hiệu PUMA đã liên tục nổi tiếng ở Nhật Bản để chỉ nguồn PUMA liên quan đến giày thể thao, quần áo thể thao và những sản phẩm khác đối với người tiêu dùng và thương nhân có liên quan;

(ii) Một sự khác biệt đơn thuần về chữ cái đầu tiên của cả hai nhãn hiệu và hình dạng đảo Hokkaido sẽ không đủ để thay đổi ấn tượng tổng thể về nhãn hiệu từ quan điểm thị giác và ngữ âm. Về mặt khái niệm, nhãn hiệu KUMA, có nghĩa là gấu trong tiếng Nhật, sẽ tạo ra một ý nghĩa tương tự với logo PUMA là động vật có vú bốn chân. Nếu vậy, bằng cách xem xét mức độ danh tiếng và mức độ phổ biến cao của logo chữ PUMA, cả hai nhãn hiệu sẽ được coi là tương tự nhau.

(iii) Cấu hình logo chữ PUMA trông độc đáo, sáng tạo và ấn tượng;

(iv) Bên cạnh đó, do mối liên hệ chặt chẽ giữa hàng hóa được chỉ định trong Nhóm 25 và hoạt động kinh doanh của PUMA, người tiêu dùng có liên quan của hàng hóa được đề cập với sự quan tâm thông thường có khả năng nhầm lẫn nguồn gốc của nó với PUMA;

(v) Có lý do chính đáng để tin rằng người nộp đơn nhãn hiệu bị phản đối đã gian dối  khi sử dụng từ KUMA để đăng ký nhãn hiệu nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng của  PUMA;

(vi) Bởi vậy, từ những điều nói trên, cho thấy người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu KUMA  với mục đích xấu nhằm làm giảm uy tín hoặc làm tổn hại đến danh tiếng của PUMA, điều đó là không được phép để bảo vệ trật tự và đạo đức công cộng.

4. Nhận xét

- Theo tra cứu :Chủ sở hữu trước đây của nhãn hiệu KUMA cũng đã nộp đơn đăng ký các nhãn hiệu sau được coi là bắt chước nhãn hiệu PUMA: BUTA ( “lợn” trong tiếng Nhật) với hình con lợn và UUMA (“ngựa” trong tiếng Nhật) với hình con ngựa . Hơn nữa, các cụm từ quảng cáo trên trang web  mang nhãn hiệu KUMA có chữ  “PUMA biến thành KUMA, BUTA và UUMA” (Hình dưới).

JPO từ chối những nhãn hiệu này với lý do chúng có khả năng gây thiệt hại cho trật tự công cộng hoặc đạo đức. Người nộp đơn đã khiếu nại  quyết định này. Tuy nhiên, một lần nữa, Hội đồng Khiếu nại của JPO tuyên bố rằng những nhãn hiệu này trái với mục đích của Đạo luật Nhãn hiệu và cũng trái với đạo đức kinh doanh, và do đó ủng hộ quyết định từ chối đăng ký của JPO (Vụ khiếu nại 2008/10902 và 2008/10900).

- Nếu không có quá trình đăng ký nhãn hiệu như vậy (sao chép nhãn hiệu PUMA) thì cũng khó hiểu vì sao JPO lại hủy bỏ nhãn hiệu KUMA, bởi vì các nhãn hiệu “KUMA và PUMA khác biệt về nghĩa , phát âm và hình thức thể hiện…, đó cũng là lý do mà Hội đồng giải quyết phản đối của JPO đã bác bỏ đơn phản đối của phía Puma và giữ nguyên hiệu lực nhãn hiệu “KUMA” nêu trên.

Tuy nhiên việc người nộp đơn quảng cáo trên trang web cung cấp hàng hóa mang nhãn hiệu KUMA với nôi dung “PUMA biến thành KUMA, BUTA và UUMA” đã làm rõ ý định không trung thực trong việc đăng ký nhãn hiệu “KUMA” và JPO hoàn toàn có cơ sở để áp dụng Điều 4.1.xix về bảo hộ liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong Luật Nhãn hiệu Nhật Bản để hủy bỏ hiệu lực việc bảo hộ nhãn hiệu đó .Như vậy quyết định hủy bỏ  hủy bỏ nhãn hiệu KUMA không mâu thuẫn với quyết định giải quyết phản đối trước đó vì được căn cứ vào các chứng cứ không được trình bày trong quá trình giải quyết phản đối./.

Nguồn : https://blog.marks-iplaw.jp/2020/02/23/puma-vs-kuma-2/; 
https://www.linkedin.com/pulse/pumas-fight-against-logo-parody-masaki-mikami